Zweckmäßigkeit des Verfahrens nach Kapitel II PCT
Unabhängig davon, ob ein Antrag gestellt wird, erhalten Anmelder im Rahmen des internationalen Recherchenverfahrens einen vorläufigen, nicht bindenden schriftlichen Bescheid zur Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (WO-ISA, IPRP nach Kapitel I; vgl. 221 ff.). Bei jeder internationalen Anmeldung ist daher sorgfältig zu prüfen, ob eine internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT zweckmäßig ist.
PCT-Newsletter 4/2010, 8
5/2010, 8
9/2012, 13 - 15
Eine internationale vorläufige Prüfung lohnt sich im Allgemeinen nur dann, wenn Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34 PCT zur Berücksichtigung durch das EPA als IPEA eingereicht werden. Werden keine solchen Änderungen und/oder Gegenvorstellungen vorgelegt, hat das EPA als IPEA keinen Grund, zu einem anderen Ergebnis zu kommen als dem, das es als ISA im WO-ISA festgehalten hat.
Hat die ISA dem Anmelder eine Erklärung nach Artikel 17 (2) PCT zugesandt, dass kein ISR erstellt worden ist ("No-Search-Erklärung"), so wird davon abgeraten, einen Antrag zu stellen, denn Ansprüche, für die kein ISR erstellt worden ist, werden vom EPA als IPEA nicht geprüft (vgl. 382).
Ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung ist also im Allgemeinen nur dann sinnvoll, wenn der WO-ISA "negativ" ausgefallen und der Anmelder der Meinung ist, dass seine für das Verfahren nach Kapitel II PCT eingereichten Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu einem "positiven" IPER führen könnten. Mit anderen Worten erhält der Anmelder durch die internationale vorläufige Prüfung Gelegenheit, auf negative Feststellungen der ISA einmal - in der internationalen Phase - zu reagieren, statt mehrere Erwiderungen abfassen und bei den nationalen/regionalen Ämtern einreichen zu müssen, wenn die Anmeldung in die nationale Phase eintritt.