G 0007/93 (Verspätet beantragte Änderungen) of 13.5.1994

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1994:G000793.19940513
Datum der Entscheidung: 13 Mai 1994
Aktenzeichen: G 0007/93
Vorlageentscheidung: T 0830/91
Anmeldenummer: 87116757.3
IPC-Klasse: A61K 47/00
Verfahrenssprache: EN
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Fassungen: OJ
Bezeichnung der Anmeldung: -
Name des Anmelders: Whitby Research
Name des Einsprechenden: -
Kammer: EBA

Leitsatz:

1. Eine vom Anmelder nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents wird nicht bindend, sobald eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde. Nach einer solchen Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.
2. Bei der Ausübung dieses Ermessens nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ muß die Prüfungsabteilung allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen. Sie muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen. Da der Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ dem Zweck dient, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor gebilligten Fassung der Anmeldung abzuschließen, wird die Zulassung eines Änderungsantrags in diesem späten Stadium des Erteilungsverfahrens eher die Ausnahme als die Regel sein.
3. Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ sind keine Erfordernisse des EPÜ, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen.
Relevante Rechtsnormen:
European Patent Convention 1973 Art 96(2)
European Patent Convention 1973 Art 113(2)
European Patent Convention 1973 Art 123(1)
European Patent Convention 1973 Art 167(2)
European Patent Convention 1973 R 51(4)
European Patent Convention 1973 R 51(6)
European Patent Convention 1973 R 86(3)
Schlagwörter: Änderungen nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ - Ermessen der Prüfungsabteilung
Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ
Orientierungssatz:

-

Angeführte Entscheidungen:
-
Anführungen in anderen Entscheidungen:
T 0850/10
T 2165/10
T 1982/07
T 1214/12
T 0410/11
T 2415/09
T 0996/12
T 0544/12
T 1388/10
T 0573/12
T 0855/90
T 0142/97
T 0043/09
T 1198/10
T 1149/97
T 0849/08
J 0013/12
T 0109/08
T 1426/10
T 0972/97
T 0208/00
T 1834/11
T 0690/09
T 0333/01
T 0237/96
T 2102/08
T 0939/95
T 1064/04
T 0937/07
T 0578/08
R 0010/08
T 1872/08
T 1462/09
T 0556/95
T 0484/11
T 1849/12
T 0027/10
T 1066/96
T 0007/95
T 0208/05
T 1467/11
T 1117/10
T 0309/09
T 0118/11
T 0830/91
T 1225/97
T 1614/07
T 1067/08
T 0028/10
J 0025/95
T 1540/11
J 0003/99
T 2422/09
T 1125/08
T 0807/12
T 1788/12
T 0782/13
T 1788/06
J 0014/95
J 0024/95
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T 0888/07
T 1777/10
T 1743/09
T 0564/11
T 0937/09
T 0825/08
T 0755/96
T 0790/93
T 0936/09
T 0749/02
T 0015/01
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T 1880/11
J 0030/95
T 1707/07
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T 0425/02
T 0229/08
T 1326/11
R 0011/11
T 0782/08
T 0510/95
T 0798/95
T 0975/03

Sachverhalt und Anträge

I. In der vor der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 anhängigen Sache T 830/91 hatte die Prüfungsabteilung den Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ davon in Kenntnis gesetzt, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigte, und ihn aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären. Dieser Aufforderung kam der Anmelder fristgerecht nach.

Daraufhin erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, in der sie den Anmelder unter Setzung einer weiteren Frist aufforderte, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche einzureichen. In einem innerhalb dieser Frist eingegangenen Schreiben erklärte der Anmelder, er widerrufe sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung und billige statt dessen eine Fassung mit seinem Schreiben beigefügten geänderten Ansprüchen. Die vorgeschlagenen geänderten Ansprüche, in denen nach Aussage des Anmelders auch ein Schreibfehler in Anspruch 1 berichtigt worden war, umfaßten drei neue Anspruchssätze für drei benannte Vertragsstaaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) a) EPÜ geltend gemacht haben und daher bestimmen können, daß europäische Patente, die Schutz für bestimmte Gegenstände (insbesondere chemische Erzeugnisse, Nahrungs- oder Arzneimittel) gewähren, übereinstimmend mit ihren für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können.

In der daraufhin erlassenen Mitteilung stellte die Prüfungsabteilung fest, daß die Berichtigung des Schreibfehlers in Anspruch 1 nach Regel 88 EPÜ möglich sei, die anderen vorgeschlagenen Änderungen aber nicht zugelassen werden könnten, da der Anmelder an sein früher erklärtes Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung gebunden sei. In der Folge erließ die Prüfungsabteilung eine Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) und (2) EPÜ und begründete diese damit, daß keine gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliege, auf deren Grundlage ein Patent erteilt werden könne.

II. Im Rahmen der vom Anmelder hiergegen eingelegten Beschwerde hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Fragen vorgelegt:

1. Ist Regel 51 (6) EPÜ im Sinne von Artikel 113 (2) EPÜ dahingehend auszulegen, daß eine nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde?

2. Ist das Europäische Patentamt verpflichtet, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen?

III. In ihrer Vorlage-Entscheidung (T 830/91, ABl. EPA 1994, 728) hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 insbesondere auf folgendes aufmerksam gemacht:

Frage 1

i) Bisherige einschlägige Rechtsprechung

In der Entscheidung T 1/92 (ABl. EPA 1993, 685) habe die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 die Auffassung vertreten, daß das nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ erklärte Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung für den Anmelder nicht bindend sei, wenn es vor Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ für die Einverständniserklärung festgesetzten Frist widerrufen werde und Änderungen vorgeschlagen würden.

In der Sache T 675/90 (ABl. EPA 1994, 58) habe die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 festgestellt, daß es nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nicht mehr im Ermessen der Prüfungsabteilung gemäß Regel 86 (3) EPÜ liege, beantragte Änderungen an der zur Erteilung vorgesehenen Fassung zu berücksichtigen.

Der Sachverhalt in dem der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 nun vorliegenden Fall sei ähnlich gelagert wie in der Sache T 675/90.

ii) Artikel 113 (2) EPÜ

Diese Bestimmung gründe auf dem "im Zivilprozeß geltenden Recht der Parteien, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen" und vor allem den Inhalt der Patentanmeldung in jedem Verfahrensstadium selbst festzulegen. Regel 51 (6) EPÜ schränke dieses Recht nicht unbedingt ein, zumal Artikel 113 (2) EPÜ gemäß Artikel 164 (2) EPÜ den Vorschriften der Ausführungsordnung vorgehe.

iii) Regel 51 EPÜ

Regel 51 (6) EPÜ solle bei richtiger Auslegung wohl nichts anderes festschreiben als die Verpflichtung des EPA, den Anmelder (nachdem es sich von seinem Einverständnis mit der erteilungsreifen Fassung überzeugt habe) zur Zahlung bestimmter Gebühren und zur Einreichung der Übersetzungen aufzufordern.

iv) Interessenabwägung

Die Öffentlichkeit habe zwar ein Interesse an einem zügigen Erteilungsverfahren, die Erteilung nicht rechtsbeständiger Patente müsse aber dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen.

Es wäre inkonsequent, das Verfahrensrecht des Anmelders auf Änderungsanträge durch eine Bestimmung (R. 51 (4) EPÜ) einzuschränken, die gerade im Interesse der Anmelder aufgenommen worden sei. Zudem erscheine es widersinnig, Änderungen zuzulassen, wenn sie der Patentinhaber nach der Patenterteilung im Rahmen eines Einspruchs gegen sein eigenes Patent beantrage, nicht aber dann, wenn der Anmelder noch vor der Erteilung einen entsprechenden Antrag stelle (vgl. Entscheidung G 1/84, ABl. EPA 1985, 299).

Das Interesse des EPA an einem angemessenen Verwaltungsaufwand habe gegenüber dem Interesse des Anmelders bzw. der Öffentlichkeit zurückzutreten.

Frage 2

Grundsätzlich bestehe die Aufgabe des EPA in der Erteilung rechtsbeständiger Patente. Die Rechtsbeständigkeit eines Patents in Vertragsstaaten, die einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) EPÜ geltend gemacht haben, gehöre zwar nicht zu den im EPÜ aufgeführten unmittelbaren Patentierbarkeitsvoraussetzungen; in den Richtlinien (C-VI, 4.10) werde aber empfohlen, beantragte Änderungen zu berücksichtigen, wenn ansonsten ein nicht patentierbarer Gegenstand beansprucht würde. Daher erscheine die Schlußfolgerung gerechtfertigt, daß Änderungen, die sich aus Vorbehalten nach Artikel 167 (2) EPÜ ergäben, in dieser Hinsicht grundsätzliche Bedeutung beizumessen sei.

IV. Der Präsident des EPA nahm gegenüber der Großen Beschwerdekammer im wesentlichen wie folgt Stellung:

Frage 1

i) Das EPÜ mache dem EPA bestimmte Auflagen, die vor der Erteilung eines Patents erfüllt werden müßten:

- Einholung des Einverständnisses des Anmelders mit der mitgeteilten Fassung (Art. 113 (2) und 97 (2) a) EPÜ);

- Anforderung der Übersetzungen der Patentansprüche (Art. 97 (5) und R. 51 (6) EPÜ);

- Vereinnahmung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr sowie gegebenenfalls der Anspruchsgebühren (Art. 97 (2) und R. 31 (2) und 51 (7) EPÜ);

- Erlaß eines Erteilungsbeschlusses (Art. 97 (2) EPÜ);

- Druck der Patentschrift (Art. 98 EPÜ) und Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents im Europäischen Patentblatt (Art. 97 (4) EPÜ), die beide besondere technische Vorbereitungen erfordern.

Verfahrenstechnische Voraussetzung für diese Schritte sei wiederum, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Abschluß des Erteilungsverfahrens die endgültige Fassung des Patents festgeschrieben werde. Dieser Zeitpunkt müsse vor Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ liegen, da einige der genannten Schritte wie die Zahlung der Druckkostengebühr und etwaiger Anspruchsgebühren (seitens des Anmelders) und der Erlaß des Erteilungsbeschlusses sowie die Veröffentlichung des Patents (seitens des EPA) von der Festschreibung der maßgeblichen Fassung abhingen.

ii) Wie den Richtlinien für die Prüfung (C-VI, 4.9 - 4.11; C-VI, 15.1) und einer Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 20. September 1988 (ABl. EPA 1989, 43) zu entnehmen sei, gehe die Praxis des EPA dahin, weitere Änderungen nicht mehr zuzulassen, sobald der Anmelder die mitgeteilte Fassung gebilligt habe. Regel 86 (3) EPÜ biete hierfür die Rechtsgrundlage.

iii) Die "Bindungswirkung" einer Einverständniserklärung des Anmelders nach Regel 51 (4) EPÜ sei allerdings so geartet, daß das EPA auch noch nach Erhalt einer solchen Einverständniserklärung tätig werden müsse, wenn sich herausstelle, daß die Fassung den Erfordernissen des EPÜ nicht genüge.

iv) Entgegen der Aussage der Entscheidung T 1/92 entfalte eine Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ diese "Bindungswirkung" mit ihrem Eingang beim EPA.

v) Der nach Regel 86 (3) EPÜ bestehende Ermessensspielraum im Hinblick auf die Zulassung von Änderungen werde durch die der Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ innewohnende Bindungswirkung in dem Sinne eingeschränkt, daß weiteren vom Anmelder vorgeschlagenen Änderungen, die nicht der Beseitigung sachlicher Mängel der Anmeldungsunterlagen dienten, die Zustimmung versagt werde: Dies entspreche dem EPÜ und insbesondere den Artikeln 113 (2) und 125 EPÜ.

Frage 2

Die Prüfungsabteilungen seien im Rahmen des Artikels 96 (2) EPÜ nicht verpflichtet, Erfordernissen des nationalen Rechts Rechnung zu tragen. Das EPA gebe den Anmeldern aber freiwillig eine praktische Hilfestellung, indem es in jeder Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf die Möglichkeit hinweise, für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ geltend gemacht haben, gesonderte Anspruchssätze patentieren zu lassen.

Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ seien nicht als Erfordernisse des EPÜ im Sinne des Artikels 96 (2) EPÜ anzusehen.

V. Der Großen Beschwerdekammer liegt auch eine Stellungnahme des Anmelders zu den Ausführungen des Präsidenten vor. Er machte insbesondere geltend, daß eine unerwünschte Verzögerung des Prüfungsverfahrens doch gerade vermieden würde, wenn das EPA verpflichtet wäre, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die nach Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen. Geänderte Ansprüche für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ gemacht haben, müßten im Verfahren vor der Prüfungsabteilung allerdings auf jeden Fall eingereicht werden können, wenn das EPA den Anmelder nicht ausdrücklich auf die Notwendigkeit solcher geänderter Ansprüche hingewiesen habe.

Entscheidungsgründe

1. Hintergrund zu der vorgelegten Frage 1: Zusammenfassung des maßgeblichen Verfahrensablaufs

Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents beschließt, "teilt sie dem Anmelder" nach Regel 51 (4) EPÜ "mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf, ... sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären". Wird innerhalb der maßgeblichen Frist keine solche Einverständniserklärung eingereicht, so wird die Anmeldung nach Regel 51 (5) EPÜ zurückgewiesen.

Nachdem der Anmelder die mitgeteilte Fassung gebilligt hat, fordert ihn die Prüfungsabteilung nach Regel 51 (6) EPÜ auf, innerhalb einer von ihr bestimmten Frist, die zwischen 2 und 3 Monate betragen kann, "die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind". Etwaige noch nicht entrichtete Anspruchsgebühren sind ebenfalls innerhalb dieser Frist zu zahlen (R. 51 (7) EPÜ).

Nach Artikel 97 (2) EPÜ beschließt die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents, sofern feststeht, daß der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet und die bereits fälligen Jahresgebühren und Zuschlagsgebühren gezahlt worden sind. Die Entscheidung über die Erteilung des Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist (Art. 97 (4) EPÜ). Gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung hat das EPA eine Patentschrift herauszugeben, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind (Art. 98 EPÜ).

2. Frage 1

2.1 Die vorlegende Beschwerdekammer hat zu bedenken gegeben, daß Artikel 113 (2) EPÜ auf dem im Zivilprozeß geltenden Recht der Parteien gründe, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer leiten sich aus dieser Bestimmung des EPÜ keinerlei Rechte des Anmelders ab, die das EPA in irgendeiner Weise verpflichten würden, einen vom Anmelder gestellten Änderungsantrag zu berücksichtigen. Die Bestimmung besagt lediglich, daß das EPA der Prüfung einer Anmeldung und der Entscheidung darüber keine andere Fassung zugrunde legen darf als die "vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung".

Die Beantwortung der Frage, ob eine nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ ergangen ist, hängt vielmehr von der richtigen Auslegung des Artikels 123 (1) EPÜ in Verbindung mit der Regel 86 (3) EPÜ ab. Dabei ist insbesondere der letzte Satz dieser Regel ("Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.") zu beachten.

Diese Voraussetzung für eine Änderung gilt so lange, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach Artikel 97 (2) EPÜ die Erteilung des europäischen Patents beschließt. Sie gilt insbesondere auch unter den in der vorgelegten Rechtsfrage angesprochenen Umständen, d. h. nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ. Somit kann die Prüfungsabteilung kraft ihrer rechtlichen Befugnisse auch nach Erhalt der Einverständniserklärung des Anmelders mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung und auch noch nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nach eigenem Ermessen über die Zulassung einer Änderung der Anmeldung befinden, solange noch kein Erteilungsbeschluß ergangen ist.

Weder das Einverständnis des Anmelders mit der mitgeteilten Fassung noch der Erlaß einer Mitteilung des EPA nach Regel 51 (6) EPÜ "binden" den Anmelder oder das EPA im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. in der Weise, daß jede spätere Änderung der Anmeldung von vornherein ausgeschlossen wäre. Entgegen der Rechtsauffassung, die der Präsident in seiner Stellungnahme vor der Großen Beschwerdekammer vertreten hat, liegt es vor Erlaß eines Erteilungsbeschlusses im Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen auf Antrag des Anmelders oder von sich aus vorzunehmen.

Die Große Beschwerdekammer kann sich daher der in der Entscheidung T 675/90 vertretenen und später in der (unveröffentlichten) Entscheidung T 860/91 bestätigten und weiterentwickelten Auslegung dieser Bestimmungen der Regel 51 EPÜ nicht anschließen, wonach durch die am 1. Juni 1991 in Kraft getretenen Änderungen der Regel 51 EPÜ (ABl. EPA 1991, 4) der in Regel 86 (3) EPÜ vorgesehene Ermessensspielraum für die Zulassung von Änderungen ab Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eingeschränkt werde.

2.2 Wie die Prüfungsabteilung ihr Ermessen bei der Zulassung von Änderungen ausübt, muß sich, allgemein gesprochen, nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls und danach richten, in welchem Stadium des Erteilungsverfahrens sich die Anmeldung befindet.

Aus dem Wortlaut der Bestimmungen der Regel 51 (4) bis (6) EPÜ geht klar hervor, daß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ der Zweck zugrunde liegt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor mitgeteilten und gebilligten Fassung der Anmeldung zum Abschluß zu bringen. Insofern muß die Prüfungsabteilung, wenngleich die Zulassung von Änderungen auch in diesem Stadium des Erteilungsverfahrens noch in ihrem Ermessen liegt, bei der Ausübung dieses Ermessens dem tieferen Zweck der Bestimmung Rechnung tragen.

2.3 Die in Regel 86 (3) EPÜ verwendete Formulierung "Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden" bedeutet lediglich, daß die Prüfungsabteilung einem vom Anmelder gestellten Änderungsantrag stattgeben oder ihn ablehnen kann. Da die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, wie bereits unter Nummer 2.2 angesprochen, darauf abzielt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der gebilligten Fassung abzuschließen, sollte aber ein Änderungsantrag, den die Prüfungsabteilung nach dieser Mitteilung erhält, anders beurteilt werden als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlich früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens und insbesondere vor der Einverständniserklärung des Anmelders mit einer ihm mitgeteilten Fassung der Anmeldung eingeht. Der spätere Antrag sollte im Kontext des dann schon sehr weit fortgeschrittenen Erteilungsverfahrens und unter dem Aspekt gesehen werden, daß die Prüfungsabteilung ihre Sachprüfung der Anmeldung bereits abgeschlossen und der Anmelder zuvor mindestens eine Gelegenheit zur Änderung der Anmeldung erhalten hat. Vor diesem Hintergrund wird die Zulassung einer nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ beantragten Änderung eher die Ausnahme als die Regel sein. Es bleibt allerdings noch zu klären, unter welchen Umständen eine Ausnahme von der allgemeinen Regel gerechtfertigt ist.

2.4 Bei der Prüfung der Frage, unter welchen Umständen die Prüfungsabteilung guten Grund hat, in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 86 (3) EPÜ eine Änderung nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zuzulassen, gilt es nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu beachten, daß ein Änderungsantrag in diesem Stadium möglicherweise gestellt wird, weil dem Anmelder die Notwendigkeit einer Änderung klar geworden ist, weil die Prüfungsabteilung einen kritischen Punkt angesprochen hat oder weil damit Einwendungen Dritter gemäß Artikel 115 EPÜ Rechnung getragen wird. In all diesen Fällen sollte die Ermessensentscheidung über die Zulassung der Änderung nach denselben Kriterien getroffen werden. Es liegt auf der Hand, daß eine Prüfungsabteilung in dieser Phase des Verfahrens nur dann noch Einwände erheben sollte, wenn sie bereit ist, eine daraufhin beantragte Änderung zuzulassen.

2.5 Wenn eine Prüfungsabteilung in Ausübung ihrer Ermessensbefugnis nach Regel 86 (3) EPÜ darüber entscheidet, ob einem Änderungsantrag in diesem Stadium des Erteilungsverfahrens stattgegeben werden soll, muß sie nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen. Sie muß inbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent wie auch das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen.

Wie schon unter Nummer 2.3 erwähnt, wird die Zulassung einer in diesem Stadium beantragten Änderung der Ausnahmefall sein. Ein klares Beispiel für einen solchen Ausnahmefall, in dem die Zulassung einer Änderung angezeigt sein kann, liegt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer aber dann vor, wenn der Anmelder für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ gemacht haben, die ersatzweise Aufnahme gesonderter Anspruchssätze beantragt. In einem solchen Fall erübrigt sich möglicherweise jede weitere sachliche Prüfung, so daß eine etwaige kurze Verzögerung, die sich durch die Vornahme der erforderlichen Änderungen ergibt, angesichts der Bedeutung, die die Erteilung eines in diesen benannten Staaten rechtsbeständigen Patents für den Anmelder hat, kaum ins Gewicht fällt.

Desgleichen können auch andere kleinere Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zugelassen werden.

2.6 Ergänzend sei dabei auf folgendes hingewiesen: Wenn eine Prüfungsabteilung in einem konkreten Einzelfall in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ gegen den Anmelder entschieden hat und dieser die Art und Weise der Ermessensausübung mit einer Beschwerde anficht, ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muß nämlich bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. In Fällen wie demjenigen, der bei der vorlegenden Kammer anhängig ist, sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der unter Nummer 2.5 dargelegten richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat.

3. Frage 2

3.1 Nach Artikel 96 (2) EPÜ hat die Prüfungsabteilung festzustellen, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Mit einem Vorbehalt nach Artikel 167 (2) EPÜ behält sich ein EPÜ- Vertragsstaat das Recht vor, die in Artikel 167 (2) EPÜ angesprochenen Fragen durch eigene nationale Rechtsvorschriften zu regeln. Solche nationale Rechtsvorschriften sind eindeutig keine "Erfordernisse des EPÜ" im Sinne des Artikels 96 (2) EPÜ. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist die derzeitige diesbezügliche Praxis der Prüfungsabteilungen, wie sie in den Ausführungen zu Frage 2 unter Nummer IV zusammengefaßt ist, nicht zu beanstanden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind wie folgt zu beantworten:

1. Eine vom Anmelder nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents wird nicht bindend, sobald eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde. Nach einer solchen Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

2. Das Europäische Patentamt ist nicht verpflichtet, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen.

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