T 1225/13 (Fernrohr/SWAROVSKI) of 1.10.2014

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2014:T122513.20141001
Datum der Entscheidung: 01 October 2014
Aktenzeichen: T 1225/13
Anmeldenummer: 06007466.3
IPC-Klasse: G02B 23/14
Verfahrenssprache: DE
Verteilung: D
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Bibliografische Daten verfügbar in: DE
Fassungen: Unpublished
Bezeichnung der Anmeldung: Fernrohr mit großem Sehfeld und variabler Vergrößerung
Name des Anmelders: Swarovski-Optik KG
Name des Einsprechenden: Leica Camera AG
Analytik Jena AG
Carl Zeiss Sports Optics GmbH
Kammer: 3.4.02
Leitsatz: -
Relevante Rechtsnormen:
European Patent Convention 1973 Art 56
European Patent Convention 1973 Art 100(c)
European Patent Convention 1973 Art 111(1)
European Patent Convention 1973 Art 113(1)
European Patent Convention R 104
European Patent Convention R 106
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 10(1)
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 12(1)
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 12(2)
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 13
Schlagwörter: "Änderungen: Erweiterung über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (ja: Hauptantrag)"
"Zulässigkeit von in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchssätzen (nein: Hilfsanträge 1 und 3)"
"Antrag auf Nichtzulassung von Argumenten (abgelehnt)"
"Erfinderische Tätigkeit (nein: Hilfsantrag 2)"
"Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit (abgelehnt)"
"Rüge nach Regel 106 EPÜ (zurückgewiesen)"
Orientierungssatz:

-

Angeführte Entscheidungen:
G 0012/91
G 0002/92
R 0002/08
R 0010/09
R 0011/11
Anführungen in anderen Entscheidungen:
-

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentinhaberin, die Einsprechende 1 und die Einsprechende 3 richteten ihre Beschwerden gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent Nr. 1746451 (Anmeldenummer 06007466.3) gemäß dem damals geltenden ersten Hilfsantrag - und unter Zurückweisung des auf die erteilte Fassung des Patents gerichteten Hauptantrags - aufrechterhalten worden ist.

Mit den Einsprüchen der Einsprechenden 1, der Einsprechenden 2 und der Einsprechenden 3 war das Streitpatent in vollem Umfang, gestützt auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a), b) und c) EPÜ 1973, angegriffen worden, nämlich wegen mangelnder Neuheit bzw. fehlender erfinderischen Tätigkeit, wegen unzureichender Offenbarung und wegen unzulässiger Erweiterung.

In der angefochtenen Entscheidung befand die Einspruchsabteilung u. a., dass

- der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausginge (Artikel 100 c) EPÜ 1973), und

- das Patent gemäß dem damals geltenden ersten Hilfsantrag den Erfordernissen des EPÜ im Sinne von Artikel 101 (3) a) EPÜ genüge.

II. Folgende Dokumente und Beweismittel wurden unter anderen während des erstinstanzlichen Verfahrens herangezogen und von den Beteiligten im Beschwerdeverfahren wieder aufgegriffen:

- Zur geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung des Fernrohrs IOR-1-04804: Unterlagen E80, E81, E82, E82E, E83, E83E, E84, E92, E93, E93A, E97, E106 und E107, und Niederschrift über die Beweisaufnahme durch Einvernahme der Zeugin Frau Dana Granciu, aufgenommen am 13. März 2013;

- E1: US-A-5500769;

- E13: US-A-2207124;

- E26: "Bauelemente der Optik: Taschenbuch der technischen Optik", H. Naumann, Hanser, 6. Auflage (1992), Seiten 322 bis 352;

- E27: Kopie des Katalogs "Weaver-Scopes for 1978", W. R. Weaver Co. (US), 3 Seiten;

- E36: ISO 14132-1 (2002), "Optics and optical instruments, Part 1: General terms and alphabetical indexes of terms", 3 Seiten.

Zur Stützung ihrer Anträge haben die Einsprechenden während des Beschwerdeverfahrens u. a. das folgende Dokument eingereicht:

- E27a: Kopie des Katalogs "Weaver-Scopes for 1978", W. R. Weaver Co. (US), 4 Seiten.

III. Während des schriftlichen Beschwerdeverfahrens hat die Patentinhaberin im Hinblick auf ein bei einem nationalen Gericht anhängiges Parallelverfahren eine beschleunigte Behandlung der Beschwerde beantragt.

Die Beteiligten wurden zu einer mündlichen Verhandlung geladen.

Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung hat die Kammer in einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 30. Juni 2014 die in der mündlichen Verhandlung zu klärenden, strittigen Fragen aufgelistet.| |

IV. Es wurde am 30. September und 1. Oktober 2014 vor der Kammer - in einer Zusammensetzung mit fünf Mitgliedern gemäß Artikel 21 (4) (b) EPÜ 1973 - mündlich verhandelt.

Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang (Hauptantrag),

- hilfsweise, die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung am 30. September 2014 eingereichten Hilfsantrags 1,

- hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage des Hilfsantrags 2, d. h. der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung des Patents,

- hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung am 1. Oktober 2014 eingereichten Hilfsantrags 3,

- hilfsweise die Nichtzulassung der Argumente der Einsprechenden zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Vorbenutzung des Fernrohrs IOR-1-04804 in Kombination mit den Dokumenten E1, E13 und E27/E27a,

- hilfsweise die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung am 1. Oktober 2014 eingereichten Hilfsantrags 3.

Die Einsprechenden 1 und 3 beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Die Einsprechende 1 beantragte die Beschleunigung des Verfahrens.

Die Einsprechende 2 nahm nicht an der mündlichen Verhandlung teil, wie sie mit Schreiben vom 17. September 2014 mitgeteilt hatte. Die Einsprechende 2 hat sich während des Beschwerdeverfahrens zu den Beschwerden der anderen Beteiligten nicht geäußert und insbesondere auch keine Anträge gestellt.

Gegen Ende der mündlichen Verhandlung überreichte die Patentinhaberin schriftlich folgende Rügen gemäß Regel 106 und Artikel 112a EPÜ:

"1) Sollte dem Antrag auf Rückverweisung des Verfahrens an die erste Instanz (Einspruchsabteilung) auf Grund der im Beschwerdeverfahren neu erhobenen Einwände gegen die Erfinderische Tätigkeit nicht stattgegeben werden, so erachten wir das Recht der Patentinhaberin auf ein faires Verfahren Art 6 EMRK und rechtliches Gehör, welches über 2 Instanzen zu laufen hat als verletzt. Es handelt sich hierbei auch um einen Verfahrensmangel nach Art 112a EPÜ und Art 113 EPÜ.

2) Der Umfang und Gegenstand des Beschwerdeverfahrens wird festgelegt durch die Beschwerde und die Beschwerdebegründung Art 108 EPÜ iVm Regel 99 EPÜ. Eine darüber hinaus gehende Möglichkeit für den Patentinhaber als Beschwerdeführer ist im EPÜ nicht vorgesehen. Durch die Behandlung der Beschwerden als ein einziges Beschwerdeverfahren ist es somit dem Patentinhaber auch in dem 2. Beschwerdeverfahren genommen, neue Anträge gemäß Verfahrensordnung der Beschwerdekammer Art 12 b einzureichen. Da diese Frist bei der Behandlung als eine einzige Beschwerde nicht in Gang gesetzt würde und den Gegenstand des ersten Beschwerdeverfahrens unzulässig erweitern könnte ist eine Einreichung von Hilfsanträgen die gem Art 12 Verfahrensordnung der Beschwerdekammer Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind nicht möglich. Somit stellt die gemeinsame Behandlung der Beschwerdeverfahren als ein Beschwerdeverfahren einen wesentlichen Verfahrensmangel gem Art 112 dar."

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung von der Kammer verkündet.

V. Der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag lautet wie folgt:

"Fernrohr oder Zielfernrohr, mit einem Mittelrohr (6), das zwischen einem Objektiv (4) und einem Okular (5) angeordnet ist, wobei das Mittelrohr (6) einen maximalen Außendurchmesser von 35 mm aufweist,

- und wobei das Mittelrohr (6) ein Umkehrsystem (1) enthält, in das eine verstellbare Vergrößerungsoptik integriert ist und die in einem Bauteil ausgeführt und durch eine Linsenanordnung mit zumindest zwei relativ zueinander verschiebbaren optischen Elementen (3a, 3b) gebildet ist,

- wobei das Umkehrsystem (1) zwischen einer objektivseitigen Bildebene (9) und einer okularseitigen Bildebene (10) angeordnet ist,

- und wobei die objektivseitige Bildebene (9) zwischen dem Objektiv (4) und der dem Objektiv (4) zugewandten Seite des Umkehrsystems (1) liegt, und die okularseitige Bildebene (10) zwischen dem Okular (5) und der dem Okular (5) zugewandten Seite des Umkehrsystems (1) liegt,

- und wobei durch das Verschieben zumindest der optischen Elemente (3a, 3b) des Umkehrsystems (1) ein von dem Objektiv (4) in einer objektivseitigen Bildebene (9) entworfenes Zwischenbild mit einem veränderbaren Abbildungsmaßstab und aufgerichtet mit einem maximalen Zoom größer vierfach, in einer okularseitigen Bildebene (10) vergrößert abgebildet ist

- und wobei eine optische Strahlumlenkeinrichtung (2) in das Umkehrsystems (1) integriert ist, wobei die Strahlumlenkeinrichtung (2) durch eine zusätzliche Linsenanordnung gebildet ist, die auf der dem Okular (5) zugewandten Seite des Umkehrsystems (1) angeordnet ist und eine negative Brechkraft zwischen -20 dpt (Dioptrien) und -40 dpt aufweist,

- so dass bei allen Vergrößerungen, mit welchen das objektivseitige Zwischenbild in die okularseitigen Bildebene (10) abgebildet wird, ein subjektives Sehfeld (2omega') der fernoptischen Einrichtung von mindestens 22°, zumindest für Licht mit einer Wellenlänge von etwa 550 nm gewährleistet ist."

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem erteilten Patentanspruch 1 dadurch, dass der fünfte Absatz wie folgt lautet [Einfügung gegenüber dem erteilten Patentanspruch durch Unterstreichung hervorgehoben]:

"- und wobei durch das Verschieben zumindest der optischen Elemente (3a, 3b) des Umkehrsystems (1) ein von dem Objektiv (4) in einer objektivseitigen Bildebene (9) entworfenes Zwischenbild mit einer maximalen Vergrößerung größer vierfach und einem veränderbaren Abbildungsmaßstab und aufgerichtet mit einem maximalen Zoom größer vierfach, in einer okularseitigen Bildebene (10) vergrößert abgebildet ist"

und dass der folgende Absatz am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurde:

"- und wobei die optische Strahlumlenkeinrichtung (2) auf der vom Okular (5) wegweisenden Seite der okularseitigen Bildebene (10) des Fernrohrs oder Zielfernrohrs angeordnet ist."

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem erteilten Patentanspruch 1 dadurch, dass der zweite Absatz wie folgt lautet [Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch durch Unterstreichung hervorgehoben]:

"- und wobei das Mittelrohr (6) ein Umkehrsystem (1) enthält, in das eine verstellbare Vergrößerungsoptik mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung integriert ist, und die in einem Bauteil ausgeführt sind und die Vergrößerungsoptik durch eine Linsenanordnung mit zumindest zwei relativ zueinander verschiebbaren optischen Elementen (3a, 3b) gebildet ist,"

und dass der folgende Absatz am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurde:

"- und wobei die optische Strahlumlenkeinrichtung (2) auf der vom Okular (5) wegweisenden Seite der okularseitigen Bildebene (10) des Fernrohrs oder Zielfernrohrs angeordnet ist."

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von dem Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 2 dadurch, dass der folgende Absatz am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurde:

"- und wobei das Umkehrsystems (1) in der maximalen Vergrößerung eine Gesamtbrennweite von höchstens 11 mm, zumindest für Licht mit einer Wellenlänge von etwa 550 nm, aufweist."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin, die Beschwerde der Einsprechenden 1 und die Beschwerde der Einsprechenden 3 sind zulässig.

2. Patentgegenstand und Auslegung von Merkmalen

Das Patent bezieht sich auf ein Fernrohr oder Zielfernrohr mit einem Objektiv, einem Umkehrsystem, einem Okular und einer in das Umkehrsystem integrierten verstellbaren Vergrößerungsoptik. Ein von dem Objektiv in einer objektivseitigen Bildebene abgebildetes Zwischenbild wird durch das Umkehrsystem in einer okularseitigen Bildebene abgebildet. Das Fernrohr weist auch eine optische Strahlumlenkeinrichtung auf, die in das Umkehrsystem integriert ist und aus einer Linsenanordnung mit einer optischen Brechkraft zwischen -20 und -40 Dioptrien besteht.

Die Darstellung der Erfindung in der Beschreibung warf während des erstinstanzlichen Verfahrens und auch während des Beschwerdeverfahrens eine Vielzahl von Fragen auf, insbesondere hinsichtlich der Auslegung von mehreren Merkmalen des Patentgegenstandes.

2.1 So wird in der Patentschrift auf die Abbildung eines Zwischenbilds mit einem veränderbaren Abbildungsmaßstab und einem "maximalen Zoom größer vierfach" in einer Bildebene Bezug genommen. Der Begriff "maximaler Zoom" wurde in seinem technischen Kontext von der Einspruchsabteilung als Zoomfaktor oder Zoom-Verhältnis ausgelegt, d. h. als das Verhältnis "größter Zoom/kleinster Zoom", und daher - wie von der Einsprechenden 3 geltend gemacht - als das Verhältnis aus dem größten zu dem kleinsten Wert der verstellbaren Vergrößerung. Diese Auslegung hat zur Folge, dass dem Ausdruck "maximal" in der Formulierung "maximaler Zoom größer vierfach" keine technische Bedeutung beizumessen ist.

2.2 Ein weiteres Merkmal, das der Auslegung bedarf, ist das Merkmal "verstellbare Vergrößerungsoptik mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung". In der mündlichen Verhandlung waren sich die anwesenden Beteiligten darüber einig, dass die mehr als vierfache Vergrößerung im Kontext des besagten Merkmals nicht etwa dem Wert "Zoom größer vierfach" entspricht, sondern dass sie - wie von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung ausgeführt - den Abbildungsmaßstab, d. h. das Verhältnis der Größe der Abbildung durch die Vergrößerungsoptik zu der Größe des Objekts bezeichnet.

Hierzu ist allerdings anzumerken, dass der Begriff "Vergrößerung" im Zusammenhang mit dem gesamten Fernrohr - wie von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung ebenfalls ausgeführt - der Gesamtvergrößerung des Fernrohrs, d. h. dem Verhältnis des Ausgangs- und Eingangswinkels eines im Unendlichen liegenden Objekts, entspricht. Daraus folgt, dass obwohl der Wert der Vergrößerung des gesamten Fernrohrs von dem Wert der Vergrößerung der verstellbaren Vergrößerungsoptik abhängt, er mit diesem nicht identisch ist, da zu der Vergrößerung des gesamten Fernrohrs auch das Objektiv und das Okular beitragen, und zwar um den Quotienten aus Objektivbrennweite und Okularbrennweite (siehe z. B. Dokument E26, Seite 335).

2.3 Während des Verfahrens hat sich auch die Frage gestellt, ob die Vergrößerungsoptik mit dem Umkehrsystem identisch oder nur ein Teil desselben ist bzw. ob mit "Vergrößerung" in der Formulierung "verstellbare Vergrößerungsoptik mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" die Vergrößerung des verstellbaren Teils des Umkehrsystems oder die Vergrößerung (d. h. der Abbildungsmaßstab) des ganzen Umkehrsystems, in das die verstellbare Vergrößerungsoptik integriert ist, gemeint ist, und ob dabei die Vergrößerung mit oder ohne Strahlumlenkeinrichtung zu verstehen ist. Auch wenn diese Aspekte in der vorliegenden Entscheidung eine Rolle spielen, brauchen diese Fragen - wie aus den weiter unten stehenden Ausführungen hervorgeht - nicht abschließend geklärt zu werden.

2.4 Die Bedingung, wonach die Vergrößerungsoptik eine "mehr als vierfache Vergrößerung" aufweist, muss so ausgelegt werden, dass der Bereich von Vergrößerungen, die durch die Verstellbarkeit der Vergrößerungsoptik erreicht werden können, Werte beinhaltet - insbesondere den maximalen Wert der Vergrößerung -, die mehr als vierfach betragen. Diese Bedingung ist also nicht, entgegen der Auffassung der Einsprechenden 1, in dem Sinne zu verstehen, dass alle Werte des Vergrößerungsbereiches mehr als vierfach betragen. Letztere restriktive Auslegung durch die Einsprechende 1 wird durch den Wortlaut des besagten Merkmals nicht gestützt, und würde auch nicht im Einklang mit der Offenbarung der Erfindung in der Patentschrift stehen, in der auf Ausführungsformen Bezug genommen wird, bei denen die Vergrößerungsoptik so verstellbar ist, dass der Abbildungsmaßstab sowohl Werte größer als auch Werte kleiner als vierfach erreicht (vgl. Figuren 2 und 3 der Patentschrift und die entsprechende Beschreibung).

3. Hauptantrag - Artikel 100 c) EPÜ 1973

3.1 In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung im Hinblick auf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ 1973 unter anderem die Auffassung vertreten, dass das Weglassen des Merkmals "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" in dem erteilten Anspruch 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehe (Artikel 100 c) EPÜ 1973). Das besagte Merkmal war in der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 enthalten, der auf eine "Fernoptische Einrichtung, insbesondere Fernrohr oder Zielfernrohr, mit einem Umkehrsystem und einer verstellbaren Vergrößerungsoptik mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung [...]" gerichtet war. Insbesondere war die Einspruchsabteilung der Meinung, dass der erteilte Anspruch 1 Fernrohre umfasse, deren Vergrößerungsoptik einen Abbildungsmaßstab kleiner als vierfach aufweise (Punkt 14.2), und dass die ursprüngliche Anmeldung keine allgemeine Lehre enthielte, laut der auch solche Fernrohre ein subjektives Sehfeld von mindestens 22° für alle Vergrößerungen aufweisen würden.

3.2 Die Kammer stellt fest, dass das Merkmal "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" nicht nur in der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 (und auch in der Fassung des zweiten unabhängigen Anspruchs des ursprünglich eingereichten Anspruchssatzes, nämlich Anspruch 10) enthalten ist, sondern auch in der einleitenden Erläuterung zur Gattung der Erfindung in dem ersten Absatz der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung, der wie folgt lautet: "Die vorliegende Erfindung betrifft eine fernoptische Einrichtung, insbesondere ein Fernrohr oder Zielfernrohr, mit einem Umkehrsystem und einer verstellbaren Vergrößerungsoptik mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung." Das Merkmal ist auch Bestandteil des einzigen Ausführungsbeispiels der Erfindung in der Beschreibung (siehe Fig. 3a bis 3c und die entsprechende Beschreibung). Daraus wird deutlich, dass das Merkmal "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als wesentliches Erfindungsmerkmal dargestellt wurde.

Darüber hinaus bekommt der Fachmann aus der Offenbarung der Erfindung in der ursprünglichen Anmeldung keinen Hinweis darauf, dass dieses Merkmal als fakultativ betrachtet werden könnte. Im Gegenteil, die Vergrößerung des Fernrohrs hängt - wie unter Nr. 2.2 ausgeführt - u. a. von der Vergrößerung der Vergrößerungsoptik ab, und der Fachmann wird das Merkmal "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" nicht als ein technisch unwesentliches Merkmal betrachten, sondern als ein technisch bedeutungsvolles und unmittelbar eng mit der Erfindung verknüpftes Merkmal, das nicht ohne Weiteres weggelassen werden kann.

3.3 Die Patentinhaberin hat geltend gemacht, dass der erteilte Patentanspruch 1 bereits erfordere, dass das von dem Objektiv in der objektivseitigen Bildebene entworfene Zwischenbild "mit einem maximalen Zoom größer vierfach" in der okularseitigen Bildebene abgebildet ist, und dass die Offenbarung der ursprünglich eingereichten Anmeldung auf Seite 3, Zeilen 21 bis 24 das Weglassen des Merkmals "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" in dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 zulässt. Die von der Patentinhaberin als Stütze herangezogene Textstelle der Anmeldung lautet wie folgt: "Um nun ein subjektives Sehfeld von mindestens 22° bei einer fernoptischen Einrichtung mit einer maximalen Vergrößerung bzw. einem maximalen Zoom größer vier [...]".

Diese Argumentation kann die Kammer nicht überzeugen. Zum einen stellt diese isolierte Textstelle der Beschreibung der Anmeldung keine allgemeine technische Lehre dar, die isoliert und unabhängig vom Gattungsbegriff der Erfindung betrachtet werden könnte. Der Fachmann hatte somit keinerlei Anlass, die genannte Textstelle dahingehend zu interpretieren, dass bestimmte wesentliche Merkmale der Erfindung, insbesondere die mehr als vierfache Vergrößerung der verstellbaren Vergrößerungsoptik, ersetzt oder weggelassen werden könnten.

Zum zweiten stellt der Satz "eine fernoptische Einrichtung mit einer maximalen Vergrößerung bzw. einem maximalen Zoom größer vierfach" in der zitierten Textstelle keine Stütze in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen für das Ersetzen in dem ursprünglichen Anspruch 1 des Merkmals "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" durch das Merkmal "[Abbildung] mit einem maximalen Zoom größer vierfach" dar, und zwar unabhängig davon, ob der Ausdruck "bzw." - wie die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung annahm - als "genauer gesagt" oder - wie von der Patentinhaberin geltend gemacht - als "und/oder" zu interpretieren ist. So wird in der zitierten Textstelle Bezug auf die Vergrößerung der fernoptischen Einrichtung als Ganzes genommen, und nicht auf die Vergrößerung der verstellbaren Vergrößerungsoptik. Die Werte der Vergrößerung des gesamten Fernrohrs und der verstellbaren Vergrößerungsoptik sind allerdings - wie unter Nr. 2.2 oben bereits ausgeführt - miteinander nicht identisch. Im Übrigen bezeichnet der Begriff "Zoom" nur das Verhältnis aus größter zu kleinster Vergrößerung (vgl. Nr. 2.1 oben), so dass der Ausdruck "Zoom größer vierfach" allein nichts über den tatsächlichen Wert der Vergrößerung aussagt. Daher kann aus dem Satz "eine fernoptische Einrichtung mit einer maximalen Vergrößerung bzw. einem maximalen Zoom größer vierfach" keinesfalls abgeleitet werden, dass das Merkmal "[Abbildung] mit einem maximalen Zoom größer vierfach" das Merkmal "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" ersetzen oder überflüssig machen kann.

3.4 Die Patentinhaberin hat auch geltend gemacht, dass nach dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 das von dem Objektiv in der objektivseitigen Bildebene entworfene Zwischenbild einerseits "mit einem maximalen Zoom größer vierfach", und andererseits "vergrößert" in der okularseitigen Bildebene abgebildet ist, und dass sich auf diese beiden Bedingungen das Merkmal "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" implizit ableiten lasse.

Auch wenn zugunsten der Patentinhaberin angenommen wird, dass die Vergrößerungsoptik und das Umkehrsystem identisch sind bzw. dass mit der Vergrößerung der verstellbaren Vergrößerungsoptik die Vergrößerung des Umkehrsystems - ob mit oder ohne Strahlumlenkeinrichtung - gemeint ist (vgl. Nr. 2.3 oben, dritter Absatz), kann die Kammer dem Vorbringen der Patentinhaberin nicht zustimmen. So setzt die Argumentation der Patentinhaberin voraus, dass der Ausdruck "vergrößert" in der Formulierung "Zwischenbild mit einem veränderbaren Abbildungsmaßstab und [...] mit einem maximalen Zoom größer vierfach [...] vergrößert abgebildet" wörtlich so auszulegen ist, dass er als technisches Merkmal nur Abbildungsmaßstäbe größer als 1 bezeichnen würde und Abbildungsverkleinerungen, d. h. Abbildungsmaßstäbe kleiner als 1, ausschließen würde. Einer solchen rein wörtlichen Auslegung ohne Rücksicht auf den technischen Kontext des beanspruchten Gegenstands kann die Kammer nicht folgen. In dem allgemeinen Fachgebiet der Abbildungsoptik bezeichnet eine "vergrößerte" Abbildung eines Objekts im Allgemeinen eine Abbildung mit einem bestimmten Abbildungsmaßstab, wobei dieser sowohl größer als auch kleiner als 1 sein kann. Dies gilt insbesondere für die Abbildung von Zwischenbildern durch die Zoomoptik von fernoptischen Systemen der in Rede stehenden Art.

Im Übrigen bietet die Offenbarung der Erfindung auch keine klare Grundlage für die von der Patentinhaberin vertretene enge und restriktive Auslegung des Ausdrucks "vergrößert". So wird die Abbildung von Zwischenbildern in der Beschreibung durchweg in Verbindung mit einer "verstellbaren" Vergrößerung dargestellt, d. h. mit einem kontinuierlichen Bereich von Vergrößerungsstufen, und diese Offenbarung lässt nicht erkennen, dass die Verstellbarkeit der Vergrößerung durch Werte der Vergrößerung größer als 1 begrenzt wird. Außerdem werden in dem Ausführungsbeispiel veränderbare Abbildungsmaßstäbe zwischen 1 und 4 ohne Strahlumlenkeinrichtung und zwischen 1 und 6 mit Strahlumlenkeinrichtung (siehe Fig. 2 und 3 und entsprechende Beschreibung) offenbart; diese beispielhafte Offenbarung reicht nicht aus, eine beschränkende Auslegung des Patentanspruchs zu rechtfertigen, und dies bereits deshalb, weil der darin offenbarte Wert 1 des Abbildungsmaßstabs in Widerspruch zu der rein wörtlichen Auslegung des Ausdrucks "vergrößert" steht.

3.5 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass - wie von der Einspruchsabteilung entschieden - das Weglassen in dem erteilten Patentanspruch 1 des Merkmals "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" trotz Aufnahme anderer Merkmale eine Verallgemeinerung des ursprünglich beanspruchten Gegenstands darstellt, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Somit steht der auf Artikel 100 c) EPÜ 1973 gestützte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang (Hauptantrag) entgegen.

4. Hilfsantrag 1 - Zulässigkeit

4.1 Der Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 durch den Zusatz geändert, dass das in der objektivseitigen Bildebene entworfene Zwischenbild nun "mit einer maximalen Vergrößerung größer vierfach" in der okularseitigen Bildebene vergrößert abgebildet ist (vgl. Nr. V oben).

Der Anspruchssatz gemäß dem Hilfsantrag 1 wurde von der Patentinhaberin erst während der mündlichen Verhandlung eingereicht, und zwar nach der Erörterung der Frage, ob das Weglassen des Merkmals "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" in dem erteilten Patentanspruch 1 einen Einwand unter Artikel 100 c) EPÜ 1973 rechtfertigte. Dabei hatte die Kammer zum Ausdruck gebracht, dass die Frage zu bejahen wäre. Die Einsprechende 1 und die Einsprechende 3 haben den geänderten Antrag als verspätet gerügt und beantragt, diesen nicht in das Verfahren zuzulassen.

Entsprechend der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK, ABl. EPA 2007, 536) müssen die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten (Artikel 12 (1) und (2) VOBK), und es steht im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens der Beteiligten zu einem späteren Zeitpunkt zuzulassen und zu berücksichtigen (Artikel 13 VOBK). Zur Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens berücksichtigen die Beschwerdekammern die Komplexität des neuen Vorbringens, den Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie (Artikel 13 (1) VOBK, zweiter Absatz).| |

4.2 Im vorliegenden Fall kann die Kammer keine Umstände erkennen, die es gerechtfertigt hätten, den geänderten Anspruchssatz erst in der mündlichen Verhandlung vorzulegen. Die in dem Patentanspruch 1 vorgenommene Änderung stellt einen Versuch dar, den unter Nr. 3 oben dargestellten, auf Artikel 100 c) EPÜ 1973 gestützten Einwand auszuräumen. Dieser Einwand wurde bereits im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren geltend gemacht und war für die Zurückweisung des Hauptantrags durch die Einspruchsabteilung entscheidend (vgl. Nr. 3.1 oben). Demzufolge verfügte die Patentinhaberin über ausreichend Zeit, diesen Einwand mit entsprechenden Hilfsanträgen zu überwinden, was sie auch getan hatte. So wurde der Einwand nach Auffassung der Einspruchsabteilung mit dem damals geltenden ersten Hilfsantrag bereits beseitigt (vgl. Nr. 6.1 unten). Die Patentinhaberin hat zudem mit ihrer Beschwerdebegründung einen geänderten Anspruchssatz gemäß einem Hilfsantrag eingereicht, der darauf abzielt, den genannten Einwand auszuräumen - dieser Hilfsantrag wurde aber während der mündlichen Verhandlung nicht mehr weiterverfolgt und durch den vorliegenden Hilfsantrag 1 ersetzt. Letzteres geschah ohne objektive Veranlassung, insbesondere ohne dass eine Änderung der Sachlage durch Vorlage neuer Fakten vorausgegangen wäre bzw. ohne dass irgendwelche überraschenden neuen Aspekte aufgeworfen worden wären.

Darüber hinaus wurde durch die Änderung des Patentanspruchs 1, die das Weglassen des Merkmals "[Vergrößerungsoptik] mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" in dem erteilten Patentanspruch 1 ausräumen sollte, nicht das besagte Merkmal in den Patentanspruch unmittelbar aufgenommen, sondern eine Formulierung ("Zwischenbild mit einer maximalen Vergrößerung größer vierfach [...] vergrößert abgebildet"), die, erstens, in dieser Form erstmalig im Verfahren vorlag, zweitens, nicht ohne Weiteres geeignet war, den unter Artikel 100 (c) EPÜ 1973 beanstandeten Einwand zu überwinden und, drittens, eine Vielzahl von neuen Fragen aufwarf. So wurde von den Einsprechenden u. a. geltend gemacht, dass die Änderung nicht klar sei (Artikel 84 EPÜ 1973) und über den Inhalt der Anmeldung hinausgehe (Artikel 123(2) EPÜ).

In Anbetracht dieser Umstände übte die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, diesen Antrag nicht in das Verfahren zuzulassen. Da dem Hauptantrag, wie oben dargelegt, nicht stattgegeben werden konnte, war die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

5. Hilfsantrag 2 - Zulässigkeit

Die geänderte Fassung des Patents gemäß dem Hilfsantrag 2 entspricht dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden ersten Hilfsantrag, in dessen Umfang die Einspruchsabteilung das Patent in ihrer Zwischenentscheidung aufrecht zu erhalten beabsichtigte. Der Hilfsantrag 2 ist mithin auf die Zurückweisung der Beschwerden der Einsprechenden gerichtet.

Der Hilfsantrag 2 wurde von der Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung erneut vorgelegt, und zwar nach Erörterung der Frage der Zulässigkeit des Hilfsantrags 1. Die Einsprechenden 1 und 3 wandten sich gegen die Zulassung dieses Hilfsantrags in das Verfahren, weil dieser verspätet vorgelegt worden sei.

Es ist zuerst anzumerken, dass die Patentinhaberin keine Veranlassung hatte, bereits mit ihrer Beschwerdebegründung diesen Hilfsantrag zu stellen, da ihre Beschwerde auf die Beseitigung der Beschwer infolge der Zurückweisung des Hauptanspruches durch die Einspruchsabteilung gerichtet war. Mit der Erwiderung der Patentinhaberin vom 13. Januar 2014 auf die Beschwerden der Einsprechenden 1 und 3, die gegen den damals ersten Hilfsantrag gerichtet waren, stellte sie zwar formell keinen Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden bzw. auf Aufrechterhaltung des Patents gemäß diesem Hilfsantrag; sie nahm aber in ihrer Erwiderung zu den Beschwerdebegründungen der Einsprechenden Stellung und widersprach den darin vorgetragenen Auffassungen. Objektiv richtet sich daher das Vorbringen der Patentinhaberin auf die Zurückweisung der Beschwerden der Einsprechenden 1 und 3. Daher war während des Beschwerdeverfahrens zu erwarten, dass die Patentinhaberin auch formal auf diesen Hilfsantrag abstellen würde, wenn sie mit den mit ihrer Beschwerdebegründung vorgelegten Anträgen nicht durchdringen sollte. Außerdem enthielten die Beschwerdebegründungen der Einsprechenden 1 und der Einsprechenden 3 bereits den vollständigen Sachvortrag in Bezug auf den Teil der Entscheidung, durch den die Einsprechenden beschwert waren, d. h. in Bezug auf den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden ersten Hilfsantrag und nunmehr Hilfsantrag 2 (vgl. Artikel 12 (2) VOBK). Daher war der während der mündlichen Verhandlung gestellte Hilfsantrag 2 für die Einsprechenden 1 und 3 nicht überraschend.

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Unter diesen Umständen betrachtete es die Kammer als angemessen, den Hilfsantrag 2 in das Verfahren zuzulassen (Artikel 13 (1) VOBK).

6. Hilfsantrag 2 - Einspruchsgründe und Entgegenhaltungen

6.1 Der geänderte Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ergänzt den erteilten Patentanspruch 1 u.a. dahingehend, dass die verstellbare Vergrößerungsoptik "mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" in das Umkehrsystem integriert ist (vgl. Nr. V oben). Mit dieser Änderung wurde - wie von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung festgestellt - der unter Nr. 3 oben dargestellte, auf Artikel 100 c) EPÜ 1973 gestützte Einwand überwunden.

In der angefochtenen Entscheidung und auch während des Beschwerdeverfahrens wurden hinsichtlich der geänderten Fassung des Patents gemäß dem geltenden Hilfsantrag 2 neben der Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit eine Vielzahl von Einwänden angesprochen, die von den Einsprechenden im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikeln 100 (b), 100 (c), 83 und 84 EPÜ 1973 und Artikeln 123(2) und 123(3) EPÜ erhoben worden waren. Während der mündlichen Verhandlung kam die Kammer zu dem Schluss, dass die beanspruchte Erfindung - wie unter Nr. 8 unten erläutert wird - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, und zwar mit Bezug auf die behauptete öffentliche Vorbenutzung des Fernrohrs IOR-1-04804 und auf die Dokumente E1, E13 und E27/E27a. Demzufolge erübrigt sich jede Erläuterung zu den oben erwähnten Einwänden.

6.2 Während die Beweismittel zur behaupteten öffentlichen Vorbenutzung und die Dokumente E1, E13 und E27 bereits im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren eingereicht worden waren, wurde Dokument E27a von der Einsprechenden 1 mit ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung der Patentinhaberin eingereicht. Da aber die drei Seiten des Dokuments E27 eine Schwarzweiß-Kopie von drei Seiten eines Katalogs zeigen und Seiten 1, 2 und 3 des Dokuments E27a eine Farbkopie derselben Seiten und die Seite 4 eine vergrößerte Kopie der dritten Seite darstellen, sieht die Kammer keine Gründe, das Dokument E27a nicht in das Verfahren zuzulassen (Artikel 12(4) VOBK).

7. Dem Hilfsantrag 2 nachgeordneter Hilfsantrag auf Nichtzulassung von Argumenten

Während der mündlichen Verhandlung wurde seitens der Patentinhaberin hilfsweise beantragt, die Argumentation der Einsprechenden zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Vorbenutzung des Fernrohrs IOR-1-04804 als nächstkommendem Stand der Technik in Kombination mit den Dokumenten E1, E13 und E27/E27a nicht in das Verfahren zuzulassen.

Dieser Antrag, der von der Patentinhaberin dem Hilfsantrag 2 im Rang nachgeordnet gestellt wurde (vgl. Nr. IV oben), wurde in einem sehr späten Verfahrensstadium der mündlichen Verhandlung gestellt, nämlich nachdem die Beteiligten mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Hilfsantrags 2 hinsichtlich der Kombination der genannten Vorbenutzung mit den Dokumenten E1, E13 und E27/E27a bereits auseinandergesetzt hatten, und auch nachdem die Kammer ihre vorläufige Auffassung in dieser Hinsicht zum Ausdruck gebracht hatte.

Darüber hinaus stützt sich die in Frage gestellte Argumentation auf Dokumente und Beweismittel, mit denen sich die Beteiligten - wie unter Nr. 6.1 und 6.2 oben bereits ausgeführt - während des erstinstanzlichen Verfahrens bereits auseinandergesetzt hatten. Auch die Argumentation, die sich auf die genannte Kombination stützt, wurde bereits in der Beschwerdebegründung der Einsprechenden vorgetragen, und in der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 30. Juni 2014 (siehe Nr. 1.3.1 der Mitteilung) wurde u. a. auf diese Argumentation hingewiesen. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin ist den Punkten 9.12 bis 10 der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung einzig ein vorliegend unerheblicher Verzicht seitens der Einsprechenden 3 auf die Erhebung zusätzlicher Beweismittel betreffend die Vorbenutzung des Zielfernrohrs "Zielmultar" zu entnehmen, nicht jedoch eine Rücknahme der Dokumente E1, E13 oder E27 bzw. der darauf gestützten Argumente zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit.

Aus den genannten Gründen wurde der Antrag der Patentinhaberin, die genannte Argumentation gestützt auf Artikel 12 (4) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen, von der Kammer zurückgewiesen.

8. Hilfsantrag 2 - Neuheit und erfinderische Tätigkeit

8.1 In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung hinsichtlich des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemäß dem damals ersten Hilfsantrag und nunmehr geltenden Hilfsantrag 2 die Auffassung vertreten, dass

- die behauptete offenkundige Vorbenutzung des Fernrohrs IOR-1-04804 (nachfolgend "IOR" genannt) aufgrund der vorgelegten Beweismittel und der Anhörung der Zeugin Fr. Granciu ausreichend bewiesen sei,

- das beanspruchte Fernrohr neu im Hinblick auf die Vorbenutzung des Fernrohrs IOR sei,

- die Vorbenutzung des Fernrohrs IOR den nächstkommenden Stand der Technik darstelle, und

- das beanspruchte Fernrohr auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

8.2 Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung IOR betrifft ein Zielfernrohr der Firma IOR SA (Bukarest, Rumänien) mit der Bezeichnung "2-12x32/MP8/IL" und der Seriennummer 04804. Bei ihrer Feststellung hinsichtlich der Vorbenutzung IOR hat sich die Einspruchsabteilung auf folgende Erwägungen gestützt:

- Vor dem Prioritätstag des Streitpatents, nämlich im Februar 2005, wurden zwei Exemplare des Zielfernrohrs an die Firma Realex Capital OY (Espoo, Finnland) verkauft und ausgeliefert (siehe Kopien einer Rechnung, einer Packliste, eines Ausfuhrscheins und einer Zollbescheinigung, samt Übersetzungen, in Dokumenten E80, E81, E82, E82E, E83 und E83E);

- die öffentliche Zugänglichkeit des Zielfernrohrs vor dem Prioritätstag wird ebenfalls durch die Dokumente E92 (Fotographien eines Fernrohrs mit der Seriennummer 04804 und der Bezeichnung "2-12 x 32"), E93A (eidesstattliche Versicherung des Käufers eines Exemplars des Fernrohrs von der Firma Realex Capital OY), und E93 (Kopie des entsprechenden technischen Handbuchs und des Garantiezertifikats) bestätigt und auch dadurch, dass die Patentinhaberin selbst Kontakt mit einem Käufer eines nach Finnland ausgelieferten Fernrohrs mit der Bezeichnung 2-12x32/MP8/IL aufgenommen hatte (Brief vom 15. Oktober 2012);

- der Aufbau und die technischen Merkmale des Zielfernrohrs IOR werden u.a. in der eidesstattlichen Versicherung E84 von Fr. Granciu, die das Zielfernrohr entwickelt hatte, in der der Versicherung beigefügten Konstruktionszeichnung, und in den Röntgenaufnahmen eines Exemplars des Fernrohrs (Dokument E106) gezeigt; und

- die für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen werden durch die Aussagen der Zeugin Fr. Granciu bestätigt (Niederschrift über die Beweisaufnahme, aufgenommen am 13. März 2013).

Die Patentinhaberin hat während des Beschwerdeverfahrens bestritten, dass die Vorbenutzung IOR ausreichend nachgewiesen worden sei, und hat geltend gemacht, dass sich anhand der vorgelegten Beweismittel nicht zweifelsfrei feststellen lässt, welche technischen Merkmale die angeblich vorbenutzte Ausführungsform des Fernrohrs IOR tatsächlich aufweist. Sie hat insbesondere geltend gemacht, dass der Konstruktionszeichnung, die mit der eidesstattlichen Versicherung E84 von Fr. Granciu vorgelegt wurde, keine Beweiskraft zukommt, weil sich die Typenbezeichnung MP8/IL des Fernrohrs nicht auf der Zeichnung wiederfindet, die Zeichnung gemäß der Aussage von Fr. Granciu ungenau ist, und an der Zeichnung Änderungen vorgenommen wurden.

Es wird zuerst darauf hingewiesen, dass die Zeichnung des Dokuments E84 ein Informationsfeld mit der Bezeichnung "IOR-SA [...] Luneta de ochire 2-12x32 CU ILUMINARE RETICUL MP8" enthält und dass die Zeugin erklärt hatte, dass die Buchstaben "IL" in der Bezeichnung "2-12x32/MP8/IL" lediglich ein Abkürzung von "Iluminare" ist (Zeugenbefragungsprotokoll, Seite 10/31, erster bis vierter Absatz). Die Kammer sieht alle diese Bezeichnungen als kongruent an. Allein aus dem Fehlen der Bezeichnung "MP8/IL" auf der Zeichnung des Dokuments E84 mit der Bezeichnung "IOR-SA [...] 2-12x32 [...] ILUMINARE MP8" lässt sich unter diesen Umständen nicht in Zweifel ziehen, dass die Zeichnung das Fernrohr "2-12x32/MP8/IL" darstellt.

Fr. Granciu hatte bereits in der Erklärung E84 (Seite 2, Absatz 11) erklärt und während ihrer Einvernahme bestätigt (Protokoll der Zeugeneinvernahme, Seite 10/31, vorletzter Absatz, und Seite 11/31, zweiter Absatz), dass bei dem verkauften Fernrohr die erste Linsenfläche des Okulars, abweichend von der Konstruktionszeichnung des Fernrohrs gemäß Dokument E84, keine Planfläche ist, sondern eine konkave Fläche. Diese Abweichung betrifft aber nur ein optisches Element des Okulars, und die Patentinhaberin hat nicht dargelegt, inwiefern diese Abweichung die Feststellungen der Einspruchsabteilung in Frage stellen könnte. Außerdem geben die konsistenten Aussagen von Fr. Granciu - wie von der Einsprechenden I geltend gemacht - zu keinen Zweifeln an der Glaubhaftigkeit der Äußerungen bezüglich des tatsächlichen Aufbaus des Fernrohrs IOR Anlass. Gleiches gilt für die Argumente der Patentinhaberin, wonach laut Protokoll der Zeugeneinvernahme (Seite 8/31, fünfter Absatz, und Seite 13/31, letzten beiden Absätze) die Zeichnung gemäß Dokument E84 nicht den tatsächlichen Aufbau des verkauften Ausführungsform wiedergibt. Die Änderungen bzw. Abweichungen betreffen nicht die optischen Merkmale des Fernrohrs, sondern nur mechanische Teile (Niederschrift über die Beweisaufnahme, Seite 8/31, fünfter Absatz), und die Patentinhaberin hat keine Argumente vorgebracht, die auf eine durch die geänderten mechanischen Teile verursachte Änderung der optischen Merkmale, die für den hier zu beurteilenden Sachverhalt von Bedeutung sind, hinweisen würden.

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Die Patentinhaberin konnte während der mündlichen Verhandlung auch nicht überzeugend darlegen, weshalb die Bewertung der geltend gemachten Vorbenutzung durch die Einspruchsabteilung fehlerhaft gewesen sein sollte. Dem pauschalen Vorbringen der Patentinhaberin, wonach es nicht zweifelsfrei erwiesen sei, dass die Konstruktionszeichnung in Dokument E84 das tatsächlich verkaufte Fernrohr darstellt, so dass Unsicherheit über die tatsächlichen Merkmale des Fernrohrs IOR besteht, konnte die Kammer aufgrund der vorhandenen Beweismittel nicht folgen. So hat die Kammer festgestellt, dass die Einspruchsabteilung die Zeugenaussage und die vorgelegten Beweismittel mit Sorgfalt und im Detail geprüft und für glaubhaft gewürdigt hat, und sie kann keine Lücke bzw. keine objektiven Anhaltspunkte erkennen, die die Feststellungen der Einspruchsabteilung in dieser Hinsicht in Frage stellen würden. Insbesondere war die Aussage der Zeugin Fr. Granciu - wie bereits festgestellt - konsistent, und sie hat die Fakten überzeugend darlegen können.

Die Kammer folgt daher der Bewertung durch die Einspruchsabteilung der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung des Fernrohrs IOR und kommt zu dem Schluss, dass das Fernrohr IOR mit den von der Einspruchsabteilung festgestellten optischen Eigenschaften und dem festgestellten Aufbau Stand der Technik ist.

8.3 Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung IOR ist ein Fernrohr der mit dem Streitpatent beanspruchten Art, d. h. ein Fernrohr mit einem Objektiv, einem Umkehrsystem mit einer verstellbaren Vergrößerungsoptik, und einem Okular (siehe u.a. Konstruktionszeichnung E84). Das Fernrohr IOR weist auch eine objektivseitige Bildebene zwischen dem Objektiv und dem Umkehrsystem und eine okularseitige Bildebene zwischen dem Umkehrsystem und dem Okular auf, sowie eine optische Strahlumlenkeinrichtung, die aus einer Linsenanordnung mit einer optischen Brechkraft von -26,6 Dioptrien besteht. Aus der Bezeichnung "2-12x32" des Fernrohrs IOR bzw. aus dem variablen Abbildungsmaßstab des Umkehrsystems zwischen 0,45 und 2,73 lässt sich ein Zoom-Verhältnis 12:2 bzw. 2,73:0,45 von 6 ableiten, d. h. ein Zoom von 6-fach.

In ihrer Entscheidung ist die Einspruchsabteilung unter Würdigung der das Fernrohr IOR betreffenden Beweismittel (Anhörung von Fr. Granciu und Dokumente E84, E92, E93, E97, E106 und E107) zu dem Schluss gekommen, dass das beanspruchte Fernrohr sich von dem Fernrohr IOR durch folgende Merkmale unterscheidet:

i) Während das Umkehrsystem des Fernrohrs IOR einen variablen Abbildungsmaßstab zwischen 0,45 und 2,73 hat, weist die verstellbare Vergrößerungsoptik des beanspruchten Fernrohrs eine mehr als vierfache Vergrößerung auf;

ii) während die objektivseitige und die okularseitige Feldblende des Fernrohrs IOR bewirken, dass das Fernrohr ein subjektives Sehfeld von mindestens 22° bei einer Vergrößerung von 2,7 bis 12 und von kleiner 22° bei einer Vergrößerung von 2,0 bis 2,7 hat, weist das beanspruchte Fernrohr bei allen Vergrößerungen ein subjektives Sehfeld von mindestens 22° auf, und

iii) während die optische Strahlumlenkeinrichtung des Fernrohrs IOR in der okularseitigen Bildebene des Fernrohrs liegt und sie nur unter besonderen Voraussetzungen - z. B. für Objektentfernungen kleiner 96,5 m und bei einer Vergrößerung von 12 - auf der vom Okular wegweisenden Seite der okularseitigen Bildebene liegt, ist die Strahlumlenkeinrichtung bei dem beanspruchten Fernrohr auf der vom Okular wegweisenden Seite der okularseitigen Bildebene des Fernrohrs angeordnet.

Während des Beschwerdeverfahrens hat die Patentinhaberin die Feststellung der Einspruchsabteilung, wonach die Merkmale i), ii) und iii) die einzigen Unterscheidungsmerkmale des beanspruchten Fernrohrs gegenüber dem Fernrohr IOR seien, nicht bestritten.

Jedoch haben die Einsprechenden die Auffassung der Einspruchsabteilung in dieser Hinsicht bestritten. So wurde u. a. geltend gemacht, dass unter bestimmten Voraussetzungen - wie oben bereits ausgeführt - die Strahlumlenkeinrichtung des Fernrohrs IOR auf der vom Okular wegweisenden Seite der okularseitigen Bildebene liegt, und dass bei einer Dioptrie-Einstellung des Okulars des Fernrohrs IOR von größer als +5 Dioptrien das subjektive Sehfeld des Fernrohrs bei allen Vergrößerungen den Wert 22° erreicht, so dass sowohl das Merkmal ii) als auch das Merkmal iii) bei dem Fernrohr IOR verwirklicht seien. Die Kammer hat erhebliche Bedenken, sich dieser Argumentation anzuschließen, weil bei solchen Überlegungen spezielle Einstellungen bzw. konkrete Bedingungen (relativ kurze Objektentfernungen bzw. Einstellung des Okulars bei relativ großen Werten über +5 Dioptrien) bei der Verwendung des Fernrohrs IOR vorausgesetzt werden, die nicht im Einklang mit dem bei der Neuheitsprüfung anzuwenden Kriterium einer "unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung" im Stand der Technik gebracht werden können. Im Hinblick auf die vorliegende Entscheidung braucht diese Frage aber nicht entschieden zu werden, da nach Auffassung der Kammer der beanspruchte Gegenstand - wie nachfolgend dargestellt - keine erfinderische Tätigkeit aufweist, auch wenn alle Merkmale i), ii) und iii) als neu gegenüber dem Fernrohr IOR betrachtet werden.

8.4 Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem allgemein anerkannten Aufgabe-Lösungs-Ansatz wird die Kombination aller Merkmale der beanspruchten Erfindung als Lösung einer objektiven, von der Erfindung gelösten technischen Aufgabe betrachtet, wobei die objektive Aufgabe anhand der technischen Wirkungen derjenigen beanspruchten Merkmale ermittelt wird, die gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik neu sind. Dabei können nur technische Wirkungen in Betracht gezogen werden, die durch die beanspruchte Erfindung gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik tatsächlich erzielt werden.

8.4.1 Bei der Untersuchung der Frage, wie die Unterscheidungsmerkmale i), ii) und iii) mit den übrigen Merkmalen des beanspruchten Fernrohrs zusammenwirken und welche technischen Wirkungen sich aus dieser Zusammenwirkung tatsächlich ergeben, wurden während des Verfahrens im Wesentlichen drei technische Effekte in Betracht gezogen, nämlich eine Vergrößerung des Geländeausschnitts, der überblickt werden kann, eine Reduzierung des so genannten Tunneleffekts, und eine Vergrößerung des subjektiven Sehfelds. Das Problem des Tunneleffekts wurde in der angefochtenen Entscheidung als die durch die Erfindung zu lösende Aufgabe angesehen.

Unter dem Begriff "Tunneleffekt" ist im Allgemeinen das Nichtausfüllen von Feldblenden bzw. Bildebenen durch das entsprechende Zwischenbild gemeint. Bei einer fernoptischen Einrichtung der hier in Rede stehenden Art können verschiedene optische Elemente unterschiedliche Tunneleffekte hervorbringen. Die Patentinhaberin hat sich bei ihrem Vorbringen auf den Tunneleffekt bezogen, der sich dadurch ergibt, dass bei niedrigen Vergrößerungen das Bild in der okularseitigen Bildebene nicht die gesamte, zur Verfügung stehende Fläche der Bildebene ausfüllt und dadurch für den Betrachter ein schwarzer Ring um das Bild herum entsteht.

Das subjektive Sehfeld einer fernoptischen Einrichtung bezieht sich auf den Winkel, unter denen der beobachtete Gegenstand durch die Einrichtung für den Betrachter erscheint, und Sinn und Ziel einer solchen Einrichtung ist es, diesen Winkel zu vergrößern (Patentschrift, Absätze [0005] und [0022]). Laut Patentschrift besteht die Aufgabe der Erfindung darin, bei allen Vergrößerungen, insbesondere bei der niedrigsten Vergrößerung, "ein subjektives Sehfeld von mindestens 22°" zu gewährleisten (Absätze [0008] und [0009]).

Der Geländeausschnitt, der durch eine fernoptische Einrichtung überblickt werden kann, wird durch den optischen Aufbau der Einrichtung bestimmt, und laut Patentschrift (Spalte 2, Zeilen 13 bis 19 und 37 bis 41) ist es Aufgabe der Erfindung, über den gesamten Vergrößerungsbereich, insbesondere bei niedrigen Vergrößerungen, einen möglichst großen Geländeausschnitt überblicken zu können.

Die Beteiligten haben sich während des Verfahrens mit diesen drei Aspekten intensiv auseinander gesetzt und in den Vorbringen der Beteiligten wurde klar, dass diese drei Aspekte nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können, sondern dass sie technisch eng miteinander verknüpft sind, und dass jeder dieser Aspekte nur durch eine unmittelbare funktionelle Wechselwirkung zwischen den unterschiedlichsten Merkmalen des Fernrohrs erzielt werden kann. So wurde von der Patentinhaberin geltend gemacht, dass durch die beanspruchten Merkmale der Strahlumlenkeinrichtung der genannte Tunneleffekt vermindert und dadurch ein subjektives Sehfeld von mindestens 22° erreicht werde, wobei der Wert des subjektiven Sehfelds konstant bleibe. Die Einsprechenden 1 und 3 haben dieser Auffassung widersprochen und u. a. geltend gemacht, dass das subjektive Sehfeld u. a. von dem optischen Aufbau des Okulars bestimmt werde und der Patentschrift kein Merkmal hinsichtlich des Aufbaus des Okulars zu entnehmen sei, dass die beanspruchte Anordnung allein kein subjektives Sehfeld von mindestens 22° - geschweige denn ein konstantes subjektives Sehfeld - bei möglichst großem objektiven Sehfeld gewährleisten könne, und dass sich aus dem funktionellen Zusammenwirken der Merkmale i), ii) und iii) kein technischer Effekt ableiten lasse.

Aus den Vorbringen der Beteiligten folgt nach Auffassung der Kammer, dass durch die beanspruchte Erfindung kein konstantes subjektives Sehfeld erzielt werden kann, aber dass die beanspruchte Positionierung der Strahlumlenkeinrichtung - übereinstimmend mit dem Vorbringen der Patentinhaberin - durch Aufweitung des Strahlengangs den Tunneleffekt reduzieren und dadurch das subjektive Sehfeld vergrößern kann. Eine solche Positionierung der Strahlumlenkeinrichtung verursacht aber auch - wie von den Einsprechenden unter Verweis auf Dokument E13, Seite 2, zweite Spalte, Zeile 36 bis 46, und Dokument E36, Absatz 4.2.3 geltend gemacht - eine Erhöhung der Gesamtvergrößerung und damit eine Verkleinerung des objektiven Sehfelds bzw. des sichtbaren Geländeausschnitts, weil der Wert der Vergrößerung des Fernrohrs gleich dem Quotienten des Tangens des subjektiven und des Tangens des objektiven Sehfeldwinkels ist.

Daraus folgt, dass

- eine Reduzierung des Tunneleffekts sich nur soweit ergibt, als eine Erhöhung des subjektiven Sehfelds durch die beanspruchte Erfindung tatsächlich erzielt wird, und zwar im beanspruchten Umfang, d. h. so dass das subjektive Sehfeld mindestens 22° beträgt, und

- der "möglichst große Geländeausschnitt", der überblickt werden kann, für eine bestimmte Vergrößerung des Fernrohrs durch das erzielte subjektive Sehfeld bestimmt wird.

Eine darüber hinausgehende Wirkung auf den Tunneleffekt bzw. auf den überblickbaren Geländeausschnitt wurde durch das Vorbringen der Patentinhaberin nicht überzeugend nachgewiesen.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die einzige technische Wirkung, die sich aus den Unterscheidungsmerkmalen i), ii) und iii) überhaupt ergeben könnte und in Betracht käme, das Erreichen eines subjektiven Sehfelds von mindestens 22° ist. Daraus folgt auch, dass die Angabe im Patentanspruch 1 des unteren Grenzwerts 22° des subjektiven Sehfelds sich allenfalls in der unmittelbaren Wiedergabe der angestrebten technischen Wirkung erschöpfen würde und dass sie im Rahmen der Offenbarung der Erfindung zu keiner darüberhinausgehenden technischen Wirkung beitragen würde.

Während des Beschwerdeverfahrens wurde seitens der Patentinhaberin auch keine zusätzliche technische Wirkung geltend gemacht.

8.4.2 Es stellt sich zunächst die Frage, ob und inwieweit die technische Wirkung hinsichtlich des subjektiven Sehfelds gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik tatsächlich erzielt wird (vgl. Nr. 8.4 oben). Laut Patentschrift wird durch die Erfindung ein subjektives Sehfeld von mindestens 22° erreicht, und zwar bei allen Vergrößerungen des Fernrohrs und insbesondere "bei niedrigen Vergrößerungen" bzw. "bei der niedrigsten Vergrößerung" (Absatz [0009]). Die letzte Bedingung findet sich allerdings nicht im Patentanspruch 1. So wird der Bereich von Vergrößerungen des Fernrohrs in der beanspruchten Erfindung nur durch das Merkmal "mit einem maximalen Zoom größer vierfach" beschränkt, und der Patentanspruch 1 enthält keine andere Einschränkung hinsichtlich des Vergrößerungsbereichs des Fernrohrs, in dem die technische Wirkung erreicht werden soll, geschweige denn, dass dieser Bereich relativ niedrige Werte der Vergrößerung enthalten soll. Darüber hinaus kann dem beanspruchten Merkmal "verstellbare Vergrößerungsoptik mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung" an sich keine einschränkende Bedeutung in dieser Hinsicht zugeschrieben werden, da - wie unter Nr. 2.2 oben bereits ausgeführt - die Gesamtvergrößerung des Fernrohrs auch von der Brennweite des Objektivs und des Okulars abhängt und der Patentschrift keine Angabe hinsichtlich dieser Brennweiten zu entnehmen ist.

Daraus folgt, dass die technische Wirkung, die durch die beanspruchte Erfindung tatsächlich erzielt wird, darin besteht, dass ein subjektives Sehfeld von mindestens 22° in einem Bereich von Vergrößerungen des Fernrohrs, der einem Zoom-Verhältnis größer vierfach entspricht, erreicht wird.

Das Fernrohr IOR weist aber bereits ein subjektives Sehfeld von mindestens 22° in dem Bereich von Vergrößerungen zwischen 2,7 und 12 (vgl. Nr. 8.3 oben), d. h. in einem Bereich von Vergrößerungen, der einem Zoom-Verhältnis von etwa 4,4, und damit größer vierfach entspricht. Dies wurde von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung festgestellt (siehe Gründe der angefochtenen Entscheidung, Nr. 21.1.2; vgl. auch Nr.22.1, Absatz (d) der Entscheidung) und während des Beschwerdeverfahrens nicht bestritten. Folglich wird die oben formulierte technische Wirkung hinsichtlich des subjektiven Sehfelds, insofern sie durch die beanspruchte Erfindung gestützt ist, bereits in dem Fernrohr IOR inhärent erzielt. Der Vollständigkeit halber und zur Veranschaulichung sei noch angemerkt, dass es zwar nicht auszuschließen ist, dass die beanspruchte Erfindung Ausführungsformen mit einer verbesserten technischen Wirkung umfasst, die über die im Fernrohr IOR erzielte Wirkung hinausgeht, d. h. mit einem subjektiven Sehfeld von mindestens 22° in einem Bereich von Vergrößerungen, der einem Zoom-Verhältnis z. B. größer 4,4 entspricht; die Formulierung des Patentanspruchs 1 führt aber dazu, dass der beanspruchte Gegenstand auch Ausführungsformen - z. B. mit einer Gesamtvergrößerung von 2,7 bis 12 und dadurch mit einem Zoom-Verhältnis größer vier - umfasst, die eine solche verbesserte Wirkung nicht aufweisen.

Somit kann diese technische Wirkung keinen Beitrag bei der Ermittlung einer objektiven Aufgabe leisten, die nicht bereits durch das Fernrohr IOR gelöst wird.

8.4.3 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Auffassung der Einspruchsabteilung, wonach die beanspruchte Merkmalskombination gegenüber dem Fernrohr IOR das Problem eines Tunneleffekts löse, nicht gefolgt werden kann. Es lässt sich mit Blick auf die technische Wirkung der Unterscheidungsmerkmale auch keine andere technische Aufgabe ermitteln, die durch die beanspruchten Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik eindeutig gelöst würde.

Ausgehend von dem Fernrohr IOR kann daher die durch die beanspruchte Erfindung objektiv gelöste technische Aufgabe lediglich darin gesehen werden, eine alternative Ausführungsform des Fernrohrs IOR bereitzustellen.

8.5 Bei der objektiven Aufgabe, alternative Ausführungsformen des Fernrohrs IOR bereitzustellen, ist die Frage der erfinderischen Tätigkeit unabhängig von der Beseitigung von Nachteilen und der Erzielung von Verbesserungen zu entscheiden. Der Stand der Technik, den der Fachmann in Betracht ziehen würde, um alternative Ausführungsformen des Fernrohr IOR zu finden, wird daher nicht auf Dokumente beschränkt, die sich unmittelbar mit einer bestimmten Problematik befassen, sondern wird auch Dokumente umfassen, die Auskunft über unterschiedliche Aspekte von bekannten fernoptischen Einrichtungen geben.

Dabei wird der Fachmann auf Maßnahmen zurückgreifen, die in dem Stand der Technik vorgeschlagen werden und zu alternativen Ausführungsformen des Fernrohrs IOR führen werden, ohne dass es hierzu einer besonderen Veranlassung im Stand der Technik bedürfte. In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die Auffassung vertreten, dass der zusammengebaute Zustand des Fernrohrs IOR den Anreiz für den Fachmann, bestimmte technischen Maßnahmen zu ergreifen - im Kontext der angefochtenen Entscheidung, um den Tunneleffekt zu beheben -, wegen der voraussehbaren Schwierigkeiten praktischer Eingriffe in das Fernrohr stark in Frage stelle. Dieser Auffassung kann die Kammer nicht folgen. Ein Benutzer, insbesondere der Besitzer eines Fernrohrs, könnte durchaus abgeneigt sein, das Fernrohr aus- bzw. umzubauen. Maßgebend bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind aber nicht die Maßnahmen, die der Benutzer oder Besitzer des Fernrohrs durchführen könnte, sondern die, die der Fachmann im Sinne des Artikels 56 EPÜ 1973 ergreifen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Der maßgebliche Fachmann, vorliegend der Fachmann in dem hier maßgebenden Fachgebiet des optischen Designs, verfügt neben seinem Fachwissen über Fachkönnen und konzentriert sich darauf, welche praktischen Anweisungen zum technischen Handeln durch den einschlägigen Stand der Technik er erhält. Der Fachmann ist somit in der Lage, den optischen Aufbau des Fernrohrs IOR zu ermitteln, sei es durch invasive Verfahren (wie z. B. durch Zerlegen und eventuelles Wiederzusammensetzen) oder durch nicht-invasive Verfahren (wie z. B. durch Messungen und durch Röntgenaufnahmen), und für die Frage der erfinderischen Tätigkeit spielt es keine Rolle, ob der Fachmann die von ihm gewählten Maßnahmen tatsächlich bei einem Exemplar des Fernrohrs IOR realisiert, oder bei einem neuen, dem Fernrohr IOR nachgebauten Fernrohr, oder ob er lediglich ein geändertes Fernrohr konzipieren oder zeichnen würde.

8.6 Wie bereits oben ausgeführt, ergeben sich aus der Zusammenwirkung der Unterscheidungsmerkmale i), ii) und iii) keine technischen Effekte, die zur Ermittlung einer zu lösenden Aufgabe führen könnten. Dementsprechend ist es gerechtfertigt, die drei Unterscheidungsmerkmale - wie von der Einsprechenden 3 geltend gemacht - als eine Aggregation von Merkmalen zu betrachten, die folglich bei der Frage, ob sie vom Stand der Technik nahe gelegt sind, unabhängig voneinander zu behandeln sind. Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Nr. 8.5 oben gelangt die Kammer zur folgenden Auffassung:

8.6.1 Bei dem Unterscheidungsmerkmal i) betreffend die Vergrößerung der verstellbaren Vergrößerungsoptik (vgl. Nr. 8.3 oben) handelt es sich - wie von den Einsprechenden geltend gemacht - um eine aus Sicht des Fachmanns naheliegende Maßnahme, die auf eine größere Vergrößerung der Vergrößerungsoptik zielt, ohne dass dabei der Bedingung "eine mehr als vierfache Vergrößerung" - gemäß der in Nr. 2.4 oben vorgenommenen Auslegung - eine besondere Bedeutung zukommt. Während eine fernoptische Einrichtung der hier betreffenden Art durch den Wert der Gesamtvergrößerung gekennzeichnet ist und dieser Wert durch das Verhältnis der Brennweiten des Objektivs und des Okulars und durch die Vergrößerung des Umkehrsystems bzw. der Vergrößerungsoptik bestimmt wird (vgl. Nr. 2.2 oben), erschöpft sich die technische Bedeutung des konkreten Werts der Vergrößerung der Vergrößerungsoptik darin, dass er zur Gesamtvergrößerung der fernoptischen Einrichtung beiträgt, besonders dann, wenn, wie im Falle der beanspruchten Erfindung, die Werte der Brennweite des Objektivs und des Okulars und/oder der Wert der Gesamtvergrößerung des Fernrohrs unspezifiziert bleiben. Es liegt daher im fachmännischen Handeln, bei dem Fernrohr IOR mit einem variablen Vergrößerung von 2 bis 12 (vgl. Nr. 8.3 oben) anstelle eines Umkehrsystems mit einem variablen Abbildungsmaßstab in dem Bereich 0,45 bis 2,73 ein Umkehrsystem mit einer verstellbaren Vergrößerungsoptik mit einer mehr als vierfachen Vergrößerung einzusetzen - sofern dabei das Zoom-Verhältnis bzw. die Gesamtvergrößerung des Fernrohrs beibehalten wird -, und zwar unabhängig davon, ob mit "Vergrößerung der verstellbaren Vergrößerungsoptik" die Vergrößerung des verstellbaren Teils des Umkehrsystems oder die des ganzen Umkehrsystems gemeint ist (vgl. Nr. 2.3 oben, letzter Absatz).

Im Übrigen ist dem Vorbringen der Patentinhaberin keine Erläuterung zu entnehmen, weshalb diesem Merkmal, für sich genommen, ein eigener erfinderischer Beitrag beizumessen wäre, und die Kammer kann auch darin keinerlei erfinderische Bedeutung erkennen. Dies gilt umso mehr, als laut Patentschrift gerade bei niedrigen Vergrößerungen ein Problem gelöst werden soll, das durch das Fernrohr IOR mit einem Abbildungsmaßstab des Umkehrsystems bei den relativ niedrigen Werten 0,45 bis 2,73 bereits gelöst wird, aber laut Patentanspruch 1 die Vergrößerungsoptik eine mehr als vierfache Vergrößerung aufweisen muss (siehe auch Nr. 8.4.2 oben, erster Absatz).

8.6.2 Hinsichtlich des Unterscheidungsmerkmals ii) betreffend das subjektive Sehfeld ist zuerst festzustellen, dass - wie unter Nr. 8.4.2 oben ausgeführt - das Fernrohr IOR bereits einen Zoom-Bereich 2,7-12, d. h. einen Zoom-Bereich mit einem Zoom-Verhältnis größer vier, aufweist, und dass bei allen Vergrößerungen in diesem Bereich das subjektive Sehfeld mindestens 22° beträgt. Das Fernrohr IOR weist darüber hinaus noch einen Zoom-Teilbereich 2,0-2,7, in dem bei allgemeinen Einstellungen bzw. unter normalen Anwendungsbedingungen des Fernrohrs das subjektive Sehfeld unter 22° fällt (vgl. Nr. 8.3 oben). Die Neuheit des Unterscheidungsmerkmals ii) gegenüber dem Zielfernrohr IOR liegt allerdings nicht darin begründet, dass die Formulierung "bei allen Vergrößerungen" ein subjektives Sehfeld von mindestens 22° auch in dem Zoom-Teilbereich 2,0-2,7 des Fernrohrs IOR erfordern würde. Eine solche Voraussetzung ist durch die beanspruchte Erfindung nicht gestützt. So werden von dem beanspruchten Gegenstand Ausführungsformen - wie z. B. die unter Nr. 8.4.2 oben, vorletzter Absatz, angegebenen Ausführungsformen - umfasst, die eine solche Voraussetzung nicht erfüllen würden. In Anbetracht der beanspruchten Erfindung - z. B. der erwähnten Ausführungsformen - liegt die Neuheit des Unterscheidungsmerkmal ii) gegenüber dem Fernrohr IOR allenfalls darin, dass die beanspruchte Erfindung auf den Zoom-Teilbereich 2,0-2,7, in dem eine bestimmte, von der Patentinhaberin gewählte optische Eigenschaft - nämlich ein subjektives Sehfeld von mindestens 22° - nicht erfüllt ist, verzichtet wird, oder - wie von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung (Nr. 22.1, Absatz (d)) ausgeführt - dass der "effektive Zoombereich" des Fernrohrs IOR auf den Bereich beschränkt wird, in dem das subjektive Sehfeld mindestens 22° bei allen Vergrößerungen aufweist.

Dem bloßen Verzicht auf eine zusätzliche technische Funktionalität, die das Fernrohr IOR bietet, nämlich auf den Zoom-Teilbereich 2,0-2,7 - sei es weil eine solche Funktionalität nicht erwünscht ist oder weil sie bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt -, kann aber keine erfinderische Tätigkeit beigemessen werden. Der Fachmann ist nach Auffassung der Kammer in der Lage, die optischen Eigenschaften einer Zoomoptik zu ermitteln und die Verwendung bzw. die Einstellung des Zoombereichs auf denjenigen Teil des Zoombereichs einzuschränken, der irgendwelche optische Voraussetzungen erfüllt, die ihm aus irgendwelchen Gründen als wünschenswert erscheinen, so dass die Zoomoptik "bei allen Vergrößerungen" die gewünschte Voraussetzung erfüllt.

Bei dieser Sachlage kann die Kammer in dem Verzicht auf den Zoom-Teilbereich 2,0-2,7 des Fernrohrs IOR keine erfinderische Tätigkeit erkennen, und dies unabhängig davon, ob bei einem solchen Verzicht der Fachmann die Einstellung des Fernrohrs IOR auf den Zoom-Teilbereich 2,0-2,7 einfach umgehen bzw. ausschließen würde, oder ob er dabei - wie von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung dargestellt (vgl. Nr. 22.1 der Entscheidung, Absatz (d)) und von der Kammer in ihrem Bescheid nochmals erwähnt (vgl. Mitteilung vom 30. Juni 2014, Seite 11, letzter Absatz) - bestimmte technische Maßnahmen ergreifen würde, um eine solche Einstellung bei dem Fernrohr zu verhindern.

8.6.3 Hinsichtlich des Unterscheidungsmerkmals iii) betreffend die Position der Strahlumlenkeinrichtung ist zunächst darauf hinzuweisen, dass das Fernrohr IOR bereits eine Strahlumlenkeinrichtung aufweist, die aus einer Linsenanordnung mit einer optischen Brechkraft von -26,6 Dioptrien besteht, und dass sich die Position der Linsenanordnung in Bezug auf die okularseitige Bildebene mit der Zoom-Einstellung bzw. mit der Entfernung des Objekts verändert (vgl. Nr. 8.3 oben).

Im Übrigen ist es im Stand der Technik allgemein bekannt, bei fernoptischen Einrichtungen eine negative Linsenanordnung vor der okularseitigen Bildebene einzusetzen. Dies geht aus dem von den Einsprechenden herangezogenen Stand der Technik hervor:

- Die Druckschrift E1 offenbart ein monokulares bzw. binokulares Sichtsystem mit einem Objektiv, einem Umkehrsystem, einem Okular, einer verstellbaren Vergrößerungsoptik und einer einzig vorhandenen, okularseitigen Zwischenbildebene und lehrt, dass durch die Verwendung einer Linse mit negativer Brechkraft vor der Zwischenbildebene der Tunneleffekt minimiert und die Vergrößerung variiert werden kann, und dass diese Effekte im Allgemeinen auf andere optische Systeme anwendbar sind (Zusammenfassung und Fig. 1 und 4 i. V. m. Spalte 4, Zeilen 19 bis 26 und Zeilen 46 bis 59, und Spalte 6, Zeilen 12 bis 17). Die Druckschrift E1 offenbart auch ein Ausführungsbeispiel mit einer Negativlinse mit einer Brennweite von -41,3 mm (Fig. 4 und Tabelle 8), d. h. mit einer Brechkraft von etwa -24 Dioptrien.

- Die Druckschrift E13 offenbart ein Zielfernrohr eines Gewehres und lehrt, dass durch die Positionierung einer negativen Linse zwischen dem Umkehrsystem und der okularseitigen Bildebene die Vergrößerung erhöht und das objektive Sehfeld verringert wird, und dass die Brechkraft der Linse den bei Gewehren erforderlichen Sicherheitsabstand zwischen dem Okular und dem Auge des Benutzers beeinflusst (Fig. 1 und Seite 2, rechte Spalte, Zeilen 21 bis 23 und 33 bis 46).

- Dokument E27/E27a zeigt auf Seite 2 eine Abbildung einer Schnittdarstellung des Fernrohrs V9-W der Firma Weaver-Scopes der hier beanspruchten Art mit einer Vergrößerung 3,2-8,6 (vgl. Seite 3). Auf der Abbildung ist eine Negativlinse des Umkehrsystems identifizierbar, die vor der okularseitigen Bildebene angeordnet ist.

Die Kammer gelangt daher zur Auffassung, dass aufgrund aller dieser Offenbarungen der Fachmann in naheliegender Weise erwägen würde, eine Negativlinse, eventuell die im Fernrohr IOR bereits vorhandene Negativlinse, auf der vom Okular wegweisenden Seite der okularseitigen Bildebene des Fernrohrs IOR anzuordnen, mit entsprechenden, in den Dokumenten E1 bzw. E13 bereits beschriebenen technischen Effekten, wobei der Fachmann ohne Weiteres die notwendigen Justierungen durchführen wird, so dass dabei keines der übrigen, wesentlichen optischen Merkmale des Fernrohrs verändert wird.

8.7 Aufgrund der vorstehenden Ausführungen gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ 1973). Daher war der Antrag auf Zurückweisung der Beschwerden der Einsprechenden zurückzuweisen.

9. Hilfsantrag 3 - Zulässigkeit - Hilfsantrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit

Der geänderte Anspruchssatz gemäß dem Hilfsantrag 3 wurde von der Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung vorgelegt, und zwar am Nachmittag des zweiten Tages nach der Erörterung der Frage der erfinderischen Tätigkeit des Hilfsantrags 2 und nach Mitteilung der Auffassung der Kammer, dem Gegenstand des Hilfsantrags 2 keine erfinderische Tätigkeit zuzuerkennen. Der geänderte Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 3 (vgl. Nr. IV oben) stützt sich auf eine Kombination der Merkmale der Patentansprüche 1 und 5 gemäß dem Hilfsantrag 2, d. h. gemäß der mit der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung aufrecht erhaltenen Fassung des Patents. Diese Kombination wurde erstmals im Verfahren als unabhängiger Anspruch vorgelegt. Der Hilfsantrag 3 stellte somit eine Änderung des Vorbringens im Sinne von Artikel 13 VOBK dar, über dessen Zulassung die Kammer zu entscheiden hatte.

Die Patentinhaberin machte geltend, dass der Hilfsantrag 3 in Reaktion auf geändertes Vorbringen bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit erfolgt sei. Die Kammer sieht in der Entwicklung des Verfahrens, insbesondere in der vorausgehenden Erörterung der Sachlage in der mündlichen Verhandlung, keine besonderen, insbesondere keine unvorhersehbaren Umstände, die die Einreichung des geänderten Anspruchssatzes in einem so späten Stadium des Verfahrens hätte rechtfertigen können. So stützte sich die Erörterung der Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Hilfsantrags 2 während der mündlichen Verhandlung auf Tatsachen und Argumente, die von den Einsprechenden bereits während des schriftlichen Verfahrens vorgebracht worden waren. Die Kammer verweist diesbezüglich auf ihre Begründung in Punkt 7 betreffend den Antrag der Patentinhaberin auf Nichtzulassung der Argumentation der Einsprechenden zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Vorbenutzung des Fernrohrs IOR-1-04804 als nächstkommendem Stand der Technik in Kombination mit den Dokumenten E1, E13 und E27/E27a.

Die Patentinhaberin hat am Ende der mündlichen Verhandlung zudem verfahrensrechtliche Gründe für die späte Vorlage des Hilfsantrags 3 genannt. Diese werden unter Nr. 11 unten behandelt, stellen nach Auffassung der Kammer aber ebenfalls keine Rechtfertigung für die späte Vorlage des Hilfsantrags 3 dar.

Die Kammer kann sich auch nicht der Auffassung der Patentinhaberin anschließen, dass der Hilfsantrag 3 schon allein deswegen zugelassen werden sollte, weil sich die Änderung im Wesentlichen auf eine Kombination des Patentanspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 2 mit dem auf diesen bezogenen abhängigen Anspruch 5 (der dem erteilten abhängigen Anspruch 6 entspricht) beschränkt, die stets Gegenstand des Verfahrens gewesen sei. Angesichts der Tatsache, dass weder im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung noch im Beschwerdeverfahren eine solche geänderte Fassung des Patentanspruchs 1 Gegenstand der Diskussion war und die Patentinhaberin auf die technische Bedeutung des hinzugefügten Merkmals hinsichtlich der Gesamtbrennweite des Umkehrsystems in der maximalen Vergrößerung (vgl. Nr. V oben) nicht eingegangen ist, hatten weder die Einsprechenden noch die Kammer eine Veranlassung, sich in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung mit den Merkmalen des abhängigen Anspruchs 5 gemäß Hilfsantrag 2 zu befassen.

Die Zulassung des Hilfsantrags 3 in das Verfahren hätte eine umfangreiche und komplexe Diskussion eröffnet. So hatten die Einsprechenden während der mündlichen Verhandlung Einwände (insbesondere das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung und das Fehlen eines zusätzlichen Unterscheidungsmerkmals gegenüber dem Zielfernrohr IOR) erhoben.

Während der mündlichen Verhandlung wurde seitens der Patentinhaberin hilfsweise auch beantragt, die Angelegenheit auf der Grundlage des Hilfsantrags 3 an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Dies, um dem Einwand zu begegnen, dass es im Falle der Zulassung dieses Hilfsantrags den Einsprechenden nicht zuzumuten gewesen wäre, in der mündlichen Verhandlung zu dem geänderten Vorbringen Stellung zu nehmen.

Gemäß Artikel 111 (1) EPÜ 1973 steht es im Ermessen der Kammer, ob sie in der Sache selbst entscheidet oder die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverweist. Unter den oben dargelegten Umständen hatte die Kammer keine Veranlassung, ihre Entscheidung in der Sache aufzuschieben. Die mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren stellt den abschließenden Verfahrensschritt dar, an deren Ende eine Entscheidung der Beschwerdekammern zu erwarten ist. Artikel 12 und 13 VOBK verpflichten die Beteiligten im Interesse eines fairen Verfahrens, sämtliche Angriffs- und Verteidigungsmittel vollständig zu Beginn des Verfahrens vorzutragen, und die beiden Artikel stellen es in das Ermessen der Kammer, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zu berücksichtigen, die bereits im Verfahren vor der Vorinstanz hätten vorgebracht werden können. Mithin obliegt es einem Beteiligten, der eine Entscheidung zu seinen Gunsten anstrebt, sich aktiv am Verfahren zu beteiligen und dies zum angemessenen Zeitpunkt und von sich aus zu tun (siehe R 2/08 vom 11. September 2008, Nrn. 8.5 und 9.10 der Entscheidungsgründe). Dieser Verpflichtung handelt ein Beteiligter im Grundsatz zuwider, der mit der Vorlage eines Angriffs- oder Verteidigungsmittels bis kurz vor Abschluss des Beschwerdeverfahrens durch eine Entscheidung in der mündlichen Verhandlung zuwartet, so dass dem Gehörsanspruch der Gegenpartei nur durch Ansetzen einer zweiten mündlichen Verhandlung oder durch Zurückverweisung an die Vorinstanz Rechnung getragen werden kann. Insoweit wird die Möglichkeit zur Äußerung durch das Gebot der Fairness gegenüber dem anderen Beteiligten und der Verfahrensbeschleunigung begrenzt. Vorliegend hätte die Patentinhaberin den Hilfsantrag 3, wenn nicht bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung, so doch spätestens mit ihrer Antwort auf die Beschwerden der Einsprechenden vorgelegen müssen. Eine Zulassung dieses Antrags unter Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz hätte der Patentinhaberin gestattet, aus ihrer Säumnis einen Vorteil zu ziehen. Dies zum Nachteil der Rechtssicherheit durch eine abschließende Entscheidung.

Die unter Nr. 7 oben genannte Argumentation, die die Frage der erfinderischen Tätigkeit betrifft und von der Patentinhaberin als im Beschwerdeverfahren neu erhobene Einwände betrachtet wurde, stellt auch keinen Grund dar, den Hilfsantrag 3 zuzulassen und die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Diese Argumentation war - wie unter Nr. 7 bereits ausgeführt - Teil des Vorbringens der Einsprechenden in ihren Beschwerdebegründungen, und sie stützt sich auf Beweismittel und Dokumente, die während des erstinstanzlichen Verfahrens bereits berücksichtigt wurden. Die Vorlage eines geänderten Einspruchssatzes während der mündlichen Verhandlung als Reaktion auf diese Argumentation rechtfertigt für sich allein keine Zurückverweisung an die erste Instanz (siehe auch Nr. 11 unten).

Im Übrigen steht eine solche Zurückverweisung der Angelegenheit mit dem von der Patentinhaberin selbst gestellten Antrag auf eine beschleunigte Behandlung der Beschwerde - und ebenfalls mit dem entsprechenden Antrag, den die Einsprechende 1 während der mündlichen Verhandlung gestellt hat, - nicht im Einklang.

Unter diesen Umständen übte die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, den Hilfsantrag 3 nicht in das Verfahren zuzulassen (Artikel 13(1) VOBK) und den Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuweisen.

10. Da keine der Fassungen des Streitpatents gemäß den zulässigen Anträgen der Patentinhaberin gewährbar war, war die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

11. Einwände der Patentinhaberin nach Regel 106 EPÜ

Gegen Ende des letzten Tages der mündlichen Verhandlung überreichte die Patentinhaberin zwei Rügen gemäß Regel 106 EPÜ (siehe Nr. IV oben).

Der erste Einwand stützt sich - wiewohl ein Hinweis auf die präzise Rechtsgrundlage und damit den genauen Überprüfungsgrund trotz des ausdrücklichen vorgängigen Hinweises der Kammer an der mündlichen Verhandlung fehlt - erkennbar auf Artikel 112a (2) c) EPÜ. Den Vertretern der Patentinhaberin sollte aber auf Grund der ständigen Praxis der Beschwerdekammern (siehe dazu z.B. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 7. Auflage 2013, Kapitel IV.E.4, "Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren") klar sein, dass die Zulassung geänderter Patentansprüche während des Beschwerdeverfahrens in das Ermessen der Kammer gestellt ist, das in Abwägung der Gesamtumstände des jeweiligen Falls ausgeübt wird. Die Ausübung dieses Ermessens kann mittels eines Antrags nach Artikel 112a EPÜ grundsätzlich nur unter dem Gesichtspunkt überprüft werden, ob der Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ unterlaufen ist (R 10/09, Nr. 2.3 und 3.2 der Entscheidungsgründe; R 11/11, Nr. 6, 8 und 10 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall wurde die Frage der Zulassung im Verfahren behandelt. Die Patentinhaberin war in ihrem Vortrag, weshalb der Hilfsantrag 3 berücksichtigt werden sollte, nicht eingeschränkt. Bei Ausübung des Ermessens berücksichtigte die Kammer diese Argumente in Würdigung der gesamten Umstände. Wie aus der zitierten Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer hervorgeht, ist in der pflichtgemäßen Ausübung des durch Artikel 13 VOBK eingeräumten Ermessens per se kein Verstoß gegen die Verfahrensgrundsätze des rechtlichen Gehörs (und eines fairen Verfahrens) zu sehen. Gleiches gilt für die Ausübung des durch Artikel 111(1) EPÜ eingeräumten Ermessens. Von daher war der erste Einwand zurückzuweisen.

Dem zweiten Einwand ist nicht klar zu entnehmen, auf welchen der in Artikel 112a (2) EPÜ und in Regel 104 EPÜ abschließend genannten Überprüfungsgründe er sich stützt. Schon deswegen war er unzulässig und von der Kammer zurückzuweisen. Aber auch in der Sache konnte die Kammer keinen schwerwiegenden Verfahrensmangel erkennen. Die Patentinhaberin wendet sich gegen die Behandlung ihrer Beschwerde sowie der beiden Beschwerden der Einsprechenden 1 und 3 im selben Verfahren. Die Patentinhaberin übersieht, dass dies schon aufgrund von Artikel 10 (1) VOBK, von dem vorausgesetzt werden kann, dass er der anwaltlich vertretenen Patentinhaberin bekannt ist, geboten ist. Eine weitere Notwendigkeit ergibt sich aus der Berücksichtigung der in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer der G 2/92 (ABl EPA 1994, 875, s. insbes. Nr. 9 bis 12 der Entscheidungsgründe) aufgestellten Verfahrensgrundsätze und der Vermeidung von Widersprüchen, die bei einer Behandlung der gegengerichteten Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden in separaten, voneinander unabhängigen Verfahren denkbar wären. Schließlich geht auch der Einwand fehl, die Patentinhaberin sei in ihrem Recht beschnitten worden, sich zu den Beschwerden der Einsprechenden 1 und 3 zu äußern und durch Vorlage geeigneter Anspruchssätze zu reagieren. Die Patentinhaberin verkennt mit ihrer Argumentation, dass eine Beschwerde gegen eine Zwischenentscheidung, mit der ein Patent in eingeschränktem Umfang aufrecht erhalten wird, unter den allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen allen Beteiligten, dem Patentinhaber und dem oder den Einsprechenden, gleichermaßen offen steht. Mit einer Beschwerde eines Beteiligten, der nicht vollständig obsiegt hat, muss der andere Beteiligte rechnen. Als Beschwerdegegner haben alle Beteiligten die Möglichkeit, all das, was sie für die Zurückweisung der gegnerischen Beschwerde und zur Verteidigung gegen diese für notwendig und zweckmäßig halten, im Beschwerdeverfahren vorzubringen. Diese Erwiderungen auf die Beschwerdebegründungen liegen nach Artikel 12 (1) b) VOBK dem Beschwerdeverfahren zugrunde und sind nach Artikel 12 (4) VOBK grundsätzlich zu berücksichtigen. Vorliegend wurde der Patentinhaberin mit Formschreiben vom 26. August 2013 eine Kopie der Beschwerdebegründungen der Einsprechenden 1 und 3 zugestellt. Zugleich wurde ihr für eine eventuelle Erwiderung auf diese Beschwerden eine (verlängerbare) Frist von vier Monaten ab Zustellung des Formschreibens gesetzt. Mit Formschreiben vom 10. Januar 2014 wurde der Patentinhaberin sodann eine von ihr beantragte Fristverlängerung von zwei Monaten gewährt. Die Patentinhaberin hatte somit ausreichend Zeit und Gelegenheit, sich zu den Beschwerden der Einsprechenden zu äußern und die erforderlichen Anträge zu stellen.

Die Einwände der Patentinhaberin nach Regel 106 EPÜ wurden daher von der Kammer zurückgewiesen.

12. Mit Schreiben vom 14. Oktober 2014 hat die Patentinhaberin weitere Ausführungen eingereicht und neue Anträge gestellt. Die sachliche Debatte wurde aber gegen Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 1. Oktober 2014 für beendet erklärt, und mit der Verkündung der Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer wirksam. Die Kammer hat daher den Inhalt der Eingaben vom 14. Oktober 2014 nicht berücksichtigt (siehe Entscheidung G 12/91, Abl. EPA 1994, 285, Nr. 2 und 3 der Entscheidungsgründe).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Einwand der Patentinhaberin nach Regel 106 EPÜ wird zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

3. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

4. Das Patent wird widerrufen.

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