Die in den nachfolgenden Kapiteln aufgeführte Rechtsprechung zu Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestehen, ist, soweit nicht anders angegeben, von der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01 entwickelt worden.
In der Sache T 931/95 (ABl. 2001, 441) wurde im ersten Hilfsantrag Schutz für eine Vorrichtung zur Steuerung eines Pensionssystems begehrt. Die Kammer wies darauf hin, dass die Verbesserung, die mit der anmeldungsgemäßen Erfindung erzielt werden solle, im Wesentlichen wirtschaftlicher Art sei, also das Gebiet der Wirtschaft betreffe und somit nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könne. Patentfähig wird der Gegenstand erst mit der Programmierung eines Computersystems zur Ausführung der Erfindung. Die erfinderische Tätigkeit muss daher aus der Sicht eines Software-Entwicklers oder Anwendungsprogrammierers beurteilt werden, der sich als einschlägiger Fachmann mit dem Konzept und der Struktur des verbesserten Pensionssystems und den zugrunde liegenden Plänen zur Informationsverarbeitung auskennt. Da die technischen Merkmale der beanspruchten Vorrichtung durch genau die Schritte der Informationsverarbeitung funktionell definiert werden, die zum Wissensstand des Fachmanns gehören, und die Anwendung von Computersystemen im Bereich der Wirtschaft am Prioritätstag (Anmeldetag) der Anmeldung bereits allgemein üblich war, musste dem beanspruchten Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit abgesprochen werden.
In der grundlegenden Entscheidung T 641/00 (ABl. 2003, 352) betraf das Streitpatent ein Verfahren in einem digitalen Mobiltelefonsystem des GSM-Typs, bei dem einem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) zumindest zwei wahlweise aktivierbare Kennungen zugeteilt sind, sodass die Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen aufgeteilt werden können. Die Kammer befand, dass bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale besteht und als Ganzes technischen Charakter aufweist, in Bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit nur die Merkmale zu berücksichtigen sind, die zu diesem technischen Charakter beitragen. Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, können das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen. Die Kammer verwies auf T 158/97, wonach die Veränderung einer bekannten Vorrichtung ohne Bezug zu einer technischen Funktion nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen kann (s. auch T 72/95, T 157/97 und T 176/97).
In T 27/97 ließ die Kammer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein Merkmal, durch das sich der beanspruchte Gegenstand vom Stand der Technik unterschied, außer Acht, weil keine kausal dem Merkmal zuzuschreibende technische Wirkung belegt war.
In T 1001/02 betraf das kennzeichnende Merkmal vornehmlich eine gestalterische Maßnahme, mit der das Erscheinungsbild des gesamten Heizkörpers vereinheitlicht und verbessert werden sollte. Da damit nach Auffassung der Technischen Beschwerde-kammer 3.2.03 dieses Merkmal nicht als technisches Merkmal angesehen werden konnte, wurde es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt.
In der Sache T 531/03 betraf das Streitpatent ein System für den Ausdruck von Rabattgutschriften in einem Einzelhandelsgeschäft. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.03 erklärte, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit könnten Merkmale, die sich auf eine Nichterfindung im Sinne des Art. 52 (2) EPÜ 1973 bezögen (sogenannte "nichttechnische Merkmale"), nicht das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit stützen. Der Patentinhaber argumentierte, dass die vorliegende Erfindung auf einer Kombination aus einer technischen und einer nichttechnischen erfinderischen Tätigkeit beruhe und als Fachmann somit ein Team aus einer nichttechnischen und einer technischen Person zu sehen sei. Die Kammer wies diese Argumentation zurück und erklärte, dass ein Versuch, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den Beitrag nichttechnischer und technischer Aspekte gleichberechtigt zu berücksichtigen, nicht mit dem Übereinkommen in Einklang stünde, weil das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei einem solchen Ansatz auf Merkmale zurückgeführt würde, die nach der Definition im Übereinkommen keine Erfindung sind.
In T 619/02 (ABl. 2007, 63) stellten der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag keine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ 1973 dar. Der zweite Hilfsantrag betraf ein Verfahren zur Herstellung eines parfümierten Erzeugnisses, das die Parfümierung mit einem Duftstoff umfasst, wobei der Duftstoff nach einem Verfahren ausgewählt wird, in dem das (unparfümierte) Erzeugnis selbst oder alternativ ein anderes gewünschtes Attribut als Träger verwendet wird. Die Beschwerdekammer 3.4.02 stellte fest, dass der Anspruch auf die Herstellung eines parfümierten Erzeugnisses gerichtet sei, der die Aufbringung des ausgewählten Duftstoffs auf das Erzeugnis erforderlich mache und damit einen Prozess oder eine Tätigkeit definiere, die ihrer Natur nach technisch seien und zum technischen Gebiet des Parfümierens gehörten. Die Kammer wies darauf hin, dass das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nur auf der Grundlage der technischen Aspekte der Unterscheidungsmerkmale und der durch die beanspruchte Erfindung gegenüber dem Stand der Technik erzielten Wirkung festgestellt werden könne. Das beanspruchte Verfahren weiche vom nächstliegenden Stand der Technik dahin gehend ab, dass der Duftstoff nach einem bestimmten Selektionsverfahren ausgewählt worden sei. Jedoch seien weder das Selektionsverfahren, noch der daraus resultierende ausgewählte Duftstoff technischer Natur gewesen. Haben die Unterscheidungsmerkmale einer Erfindung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik im Rahmen der beanspruchten Erfindung keine technische Funktion oder erzielen keine technische Wirkung, abgesehen von einem vielleicht kommerziell vielversprechenden, jedoch rein ästhetischen oder emotionalen und daher technisch willkürlichen Effekt, so kann nach Auffassung der Kammer eine spezifische objektive technische Aufgabe durch die Erfindung nicht als gelöst gelten (s. auch T 1212/04).
In T 912/05 betraf die Anmeldung Postzustellungssysteme, die Post auf physischem und/oder elektronischem Wege zustellen können. Bereitgestellt wurde im Wesentlichen ein Postzustellungsdienst, der den Empfänger über das Vorliegen neuer Nachrichten informiert und diese dann entsprechend den Anweisungen des Empfängers zustellt. Der unabhängige Verfahrensanspruch aller Anträge umfasste einen Schritt, der sich auf die Informationsübermittlung per E-Mail bezog. Nach Auffassung der Kammer 3.5.02 umfasste das in Anspruch 1 beschriebene Postzustellungsverfahren mindestens einen Schritt, zu dessen Ausführung technische Mittel erforderlich waren, weil die betreffende Form der Kommunikation zwangsweise die Verwendung technischer Mittel (z. B. Computer) voraussetzt. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern können solche Verfahren als "Erfindungen" im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ angesehen werden. Im vorliegenden Fall hielt es die Kammer aber nicht für notwendig, zwischen hauptsächlich geschäftsbezogenen und somit für die Lösung einer technischen Aufgabe irrelevanten Merkmalen und solchen zu unterscheiden, die als im Wesentlichen technische Merkmale bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden sollten. Sie kam zu dem Schluss, dass der erfinderische Charakter eines geschäftsbezogenen Verfahrens auch ohne eine vorherige klare Trennung zwischen geschäftsbezogenen und technischen Merkmalen beurteilt werden könne.