Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein nicht offenbarter Disclaimer zulässig sein kann, wenn er dazu dient:
- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt;
- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Art. 54 (2) EPÜ abgrenzt; und
Die Große Kammer betonte, dass bei der Definition der Situationen, in denen ein Disclaimer zugelassen werden kann, sorgfältig darauf geachtet wurde, dass die Rechtfertigung für den Disclaimer nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang steht.
Sie widersprach der Auffassung, dass ein Disclaimer ausgehend von der Prämisse, dass er immer lediglich ein Verzicht auf einen Teil der Erfindung sei, für jeden beliebigen Zweck verwendet werden könne, also auch für den Ausschluss nicht funktionsfähiger Ausführungsformen. Sie befand, dass ein nicht funktionsfähige Ausführungsformen umfassender Anspruch ‑ je nach den Umständen ‑ unterschiedliche Folgen haben könne.
Wenn es eine Vielzahl denkbarer Alternativen gebe und die Patentschrift ausreichende Angaben zu den relevanten Kriterien enthalte, anhand deren mit vertretbarem Aufwand geeignete Alternativen aus dem beanspruchten Bereich ausgewählt werden könnten, sei der Einschluss nicht funktionsfähiger Ausführungsformen ihrer Auffassung nach unschädlich. Ein Disclaimer sei dann weder notwendig noch angebracht.
Wenn das nicht der Fall und die beanspruchte Erfindung nicht wiederholbar sei, könne dies für die Erfordernisse der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant werden. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Erfüllung des zweiten Erfordernisses müsse der Anmelde- oder der Prioritätstag sein, und diesbezügliche Mängel könnten nicht im Verlauf des Verfahrens vor dem EPA geheilt werden (in Abkehr von T 170/87 und T 313/86).
Somit wurde der restriktivere Ansatz der Entscheidung T 323/97 zurückgewiesen, wonach jede Änderung eines Anspruchs, die durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützt wird und darauf abzielt, den beanspruchten Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik weiter abzugrenzen, gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 verstoße. Zudem wurde der Rahmen, in dem Disclaimer zulässig sind, genauer abgesteckt, wodurch ein Teil der früheren Rechtsprechung (vgl. T 313/86, T 623/91, T 1050/93) überholt ist. Nach dieser Rechtsprechung sollte ein Disclaimer auch dann zulässig sein, wenn ein Teilbereich des bereichsmäßig definierten Erfindungsgegenstands nicht im Hinblick auf den Stand der Technik, sondern deshalb ausgeschlossen werden sollte, weil er die technische Aufgabe nicht löste.