Zur Formulierung von Disclaimern führte die Große Beschwerdekammer in G 1/03 und G 2/03 (ABl. 2004, 413 und 448) aus, dass der Disclaimer nicht mehr ausklammern sollte als notwendig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder den aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgenommenen Gegenstand auszuschließen.
Auf jeden Fall müsse ein Anspruch, der einen Disclaimer enthalte, die in Art. 84 EPÜ 1973 verankerten Erfordernisse der Klarheit und Knappheit erfüllen. Demnach sei ein Disclaimer nicht zulässig, wenn die erforderliche Beschränkung einfacher durch positive ursprünglich offenbarte Merkmale gemäß R. 29 (1) Satz 1 EPÜ 1973 (R. 43 (1) EPÜ) ausgedrückt werden könne. Die Aufnahme mehrerer Disclaimer könne zudem zu einer Anspruchsformulierung führen, die es der Öffentlichkeit unvertretbar schwer mache, zu erfassen, was geschützt ist und was nicht. Es müsse für Ausgewogenheit gesorgt werden zwischen dem Interesse des Anmelders, angemessenen Schutz zu erlangen, und dem der Öffentlichkeit, den Schutzumfang mit vertretbarem Aufwand bestimmen zu können.
Im Interesse der Transparenz des Patents solle aus der Patentschrift klar hervorgehen, dass und warum sie einen nicht offenbarten Disclaimer enthalte. Der ausgeklammerte Stand der Technik sollte in der Beschreibung gemäß R. 27 (1) b) EPÜ 1973 (R. 42 (1) b) EPÜ) angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer sollte aufgezeigt werden.
Auch soweit es um die Formulierung von Disclaimern geht, baut die Große Beschwerdekammer auf der bisherigen Rechtsprechung auf, die in großen Teilen weiterhin anwendbar sein dürfte.
Der Entscheidung T 11/89 zufolge müssen Ansprüche, die einen Disclaimer enthalten, klar erkennen lassen, durch welche technischen Merkmale sich der beanspruchte vom ausgeschlossenen Gegenstand unterscheidet. Die Veröffentlichungsnummer einer Patentschrift ist offensichtlich kein technisches Merkmal; sie ist daher nicht geeignet, den Umfang eines Disclaimers zu bestimmen. Der Entscheidung lag ein Anspruch der Art "X-Derivate der allgemeinen Formel I [...] mit Ausnahme der in der Patentschrift Nr. [...] offenbarten X-Derivate der allgemeinen Formel I" zugrunde (s. aber T 623/91, in welcher der Ausschluss einer Zusammensetzung unter Bezugnahme auf eine Handelsmarke oder eine Handelsbezeichnung zugelassen wurde; zum Thema Bezug auf eine Marke, allerdings mit anderem Ergebnis, s. auch T 480/98).
In T 161/02 stellte die Kammer fest, dass der Disclaimer Merkmale miteinander kombinierte, die zwei verschiedenen Dokumenten des Stands der Technik entnommen waren, wobei sich aus der Kombination dieser Merkmale ein Disclaimer ergab, der weder der Offenbarung des ersten noch der Offenbarung des zweiten Dokuments entsprach und der – wie der Beschwerdeführer einräumte – technisch völlig unsinnig war. Die Kammer befand, dass ein derartiger Disclaimer den Anspruch unklar im Sinne von Art. 84 EPÜ 1973 mache, da es der Öffentlichkeit nicht möglich sei, zu erkennen, was geschützt bzw. nicht geschützt sei.
Zur Begründung der Ausschlussbestimmung "nicht therapeutische Verwendung" am Anfang des streitigen Anspruchs hatte sich der Beschwerdeführer in der Sache T 67/02 auf G 1/03 und G 2/03 (ABl. 2004, 413 und 448) berufen, wonach "Disclaimer" für gemäß Art. 52 bis 57 EPÜ 1973 von der Patentierbarkeit ausgenommene Gegenstände zulässig seien. Die Kammer stellte jedoch fest, dass im vorliegenden Fall eine eindeutige Abgrenzung zwischen kosmetischer Anwendung und therapeutischer Behandlung nicht gezeigt werden konnte. Die Ausschlussbestimmung führte daher nach Ansicht der Kammer zu einem Mangel an Klarheit des beanspruchten Gegenstands.
In T 201/99 ersetzten die Beschwerdeführer (Patentinhaber) im fraglichen Anspruch die Angabe "1 – 10 Minuten" für die Behandlungsdauer durch die Angabe "1 – 6 Minuten". Sie trugen vor, durch die Angabe eines Bereichs von 1 bis 6 Minuten werde der Teilbereich einer Behandlungsdauer von mehr als 6 bis höchstens 10 Minuten ausgeschlossen und die Überschneidung zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem Stand der Technik somit beseitigt. Die Kammer wies jedoch darauf hin, dass die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/03 und G 2/03 (Nr. 3 der Entscheidungsgründe) die Möglichkeit ausdrücklich ausschließen, einen Disclaimer dadurch zu verstecken, dass man nicht offenbarte positive Merkmale verwendet, um den Unterschied zwischen dem ursprünglichen Anspruch und der Vorwegnahme zu definieren, da dies die Transparenz des Patents beeinträchtigen würde (Art. 84 EPÜ 1973).
In T 286/06 sah der fragliche Anspruch 1 vor, dass das beanspruchte Stoffgemisch vorgegebene Mengen eines Bindungsinhibitors enthielt, bei dem es sich um eine quaternäre Ammoniumverbindung handelte, und enthielt folgenden Disclaimer: "wobei der Bindungsinhibitor keine biologisch abbaubare quaternäre Ammoniumverbindung sein darf". Der betreffende Disclaimer war im Einspruchsverfahren aufgenommen worden, um gegenüber der Offenbarung von Dokument (1) die Neuheit wiederherzustellen. In den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen wurden keine Dokumente zitiert, die als Auslegungshilfe zur Klärung der Frage gedient hätten, welche quaternäre Ammoniumverbindungen als "biologisch abbaubar" anzusehen seien.
Aus dem Zweck des Art. 84 EPÜ 1973, der Rechtssicherheit gewährleisten solle, ergebe sich, dass der Wortlaut eines Anspruchs nicht durch Berücksichtigung der Lehre weiterer Veröffentlichungen ausgelegt werden kann, auf die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht ausdrücklich als für die Auslegung bestimmter in der Beschreibung oder in den Ansprüchen verwendeter Begriffe relevant Bezug genommen wird. Dies gelte auch im Fall eines Disclaimers, da die einzige Rechtfertigung für seine Aufnahme in einen Anspruch darin bestehe, eine neuheitsschädliche Offenbarung auszuschließen, und er dem Anmelder oder Patentinhaber nicht die Möglichkeit geben solle, seine Ansprüche willkürlich zu ändern (s. G 1/03, ABl. 2004, 413). Die Kammer prüfte die Deutlichkeit von Anspruch 1 darauf hin, was der Fachmann beim Lesen nur des Anspruchs unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens verstanden hätte und gelangte zu dem Schluss, dass Anspruch 1 unklar sei.