III.A.3. Technischer Beitrag - Hinzufügung oder Streichung eines Merkmals
Laut G 1/93 (ABl. 1994, 541) liegt Art. 123 (2) EPÜ 1973 der Gedanke zugrunde, dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Schließe jedoch ein hinzugefügtes Merkmal lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus, so könne man vernünftigerweise nicht unterstellen, dass seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfe oder die Interessen Dritter beeinträchtige. Daher sei ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt werde, nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ 1973 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, wenn es - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränke, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließe (s. auch T 112/95).
Die Frage, ob ein hinzugefügtes Merkmal einen technischen Beitrag leistet oder ob es lediglich eine Einschränkung des Schutzbereichs bewirkt, wurde in mehreren Entscheidungen erörtert.
In T 384/91 vom 27.9.1994 (ABl. 1995, 745) wurde festgestellt, dass das hinzugefügte Merkmal einen technischen Beitrag leiste. Dieser Entscheidung lagen folgende Überlegungen zugrunde: Das von der Großen Beschwerdekammer genannte Beispiel, dass ein beschränkendes Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führe, sei dann einleuchtend, wenn das Merkmal nicht ausschließlich beschränkend sei. Jedoch scheine die Grenze, ab der ein Merkmal nicht mehr als technischer Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung, sondern nur noch als Einschränkung des Schutzbereichs anzusehen sei, weiter in der Richtung geringerer Relevanz des betreffenden Merkmals für die Erfindung zu liegen. Nach Auffassung der Kammer steht dies im Einklang mit der Tatsache, dass die Große Beschwerdekammer das Kriterium der Relevanz für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit abgelehnt hatte, die ja auch einen Vergleich mit den Entgegenhaltungen implizieren würde. Die Kammer führte aus, dass der Begriff "Erfindung" nicht zwangsläufig auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit schließen lasse, wie aus dem Wortlaut von Art. 52, 54 und 56 EPÜ 1973 deutlich hervorgehe.
Nach Ansicht der Kammer besteht kein Anlass für die Berücksichtigung von Entgegenhaltungen; vielmehr sollte die Beurteilung, ob die Ausnahmeregelung für bloße Beschränkungen auf einen konkreten Fall anzuwenden ist, allein auf die technische Beziehung zwischen dem hinzugefügten Merkmal und dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung, wie ihn ein fachkundiger Leser versteht, gestützt werden. Ein Merkmal geht auf jeden Fall dann über eine bloße Beschränkung ohne technischen Beitrag zur Erfindung hinaus, wenn es eine Wechselwirkung mit der Art und Weise eingeht, wie die anderen Merkmale des Anspruchs die technische Aufgabe lösen, die der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen ist.
In T 64/96 hatte die Einspruchsabteilung ein Patent widerrufen, in dem es um einen Deckel für Fahrzeug-Sonnenblendenspiegel aus gleichartigen rechteckigen Platten ging, die sich überlappen und in kettenartiger Aufeinanderfolge verbunden sind. In Anspruch 1 wurde im Rahmen des dritten Hilfsantrags als Änderung das zusätzliche Merkmal aufgenommen, dass Ansätze "an den Platten selbst ausgebildet werden".
Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) machte zunächst geltend, dass dieses Merkmal zumindest implizit in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war. Nach seiner Aussage würde der Fachmann nicht ernsthaft daran denken, die Platten, die laut Beschreibung aus Kunststoff sind, ohne Ansätze auszubilden und diese erst nachträglich anzubringen, da sich dadurch die Herstellung dieses letztlich in Massenproduktion erzeugten Artikels unnötig verteuern würde. Als alternatives Argument brachte er ferner vor, dass die geforderte Ausbildung der Ansätze "an den Platten selbst" in die nach G 1/93 (ABl. 1994, 541) zulässige Klasse von Merkmalen falle (die keinen technischen Beitrag leisten). Der Beschwerdeführer führte hierzu insbesondere aus, dass er lediglich den Schutzbereich des Patents durch eine nicht erfinderische Auswahl beschränke, da die ursprüngliche Anmeldung sowohl an den Platten selbst ausgebildete als auch gesondert geformte und nachträglich an den Platten angebrachte Ansätze abdecke.
Die Kammer wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer in seiner ersten Argumentationskette zwei grundverschiedene Fragen verquicke, nämlich zum einen, wie der Fachmann die Lehre der ursprünglichen Anmeldung vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens in die Praxis umsetzen würde, und zum anderen, was ihm die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbare. Die Antwort auf die zweite Frage laute, dass der Fachmann einfach nur erfahre, dass die Platten mit Ansätzen "versehen" seien. Diese Aussage schließe zwar zweifellos die Möglichkeit ein, die Ansätze zusammen mit den Platten auszubilden; offenbart werde dies jedoch nicht.
Nach Prüfung der zweiten Argumentationskette gelangte die Kammer dann zu dem Schluss, dass man bei Anwendung des in G 1/93 (ABl. 1994, 541) und T 384/91 (ABl. 1995, 745) aufgestellten Kriteriums auf den vorliegenden Fall erkennen könne, dass das fragliche Merkmal sehr wohl einen technischen Beitrag zum Gegenstand des Anspruchs leiste, da die Ausbildung der Ansätze an den Platten selbst die Deckelkonstruktion vereinfache und billiger mache. Genau das sei zumindest implizit als technische Aufgabe vorgegeben, die die Erfindung lösen solle. Damit verstieß die im Rahmen des dritten Hilfsantrags vorgesehene Aufnahme dieses Merkmals in Anspruch 1 gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973.
Bei der Prüfung der Frage, ob der Gegenstand des Patents entgegen Art. 100 c) EPÜ 1973 über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, ist nach Auffassung der Kammer in T 1269/06 im Wesentlichen zu untersuchen, ob durch die in der Beschreibung oder – wie hier – in den Ansprüchen erfolgten Änderungen dem Fachmann tatsächlich zusätzliche, technisch relevante Informationen zur Verfügung gestellt wurden, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht enthalten waren. Dies kann sich jedoch weder allein aus der Tatsache, dass in den Anmeldungsunterlagen nicht vorhandene Begriffe nachträglich eingeführt wurden, noch aus einer rein semantischen Analyse der beanstandeten Passagen ergeben. Vielmehr muss die den Einwand vorbringende Partei oder Instanz die vermeintlich neu hinzugefügte technische Lehre auch als solche eindeutig bestimmen können.
In T 931/00 stellte die Kammer fest, dass Zahlen in Beispielen zwar unter bestimmten Bedingungen zur Einschränkung eines Bereichs verwendet werden können, der bereits in der ursprünglich eingereichten Anmeldung vorgelegen hatte, nicht jedoch zur Herstellung einer völlig neuen Beziehung zwischen Parametern, die zuvor nie miteinander verbunden gewesen waren. Mit solchen willkürlichen neuen Verbindungen zwischen bestehenden Parametern wird entgegen den Erfordernissen der Art. 123 (2) und Art. 100 c) EPÜ 1973 ein neuer Gegenstand eingeführt.
Es stellte sich außerdem die Frage, ob die Streichung eines Merkmals einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet.
Im Ex-parte-Verfahren T 802/92 (ABl. 1995, 379) ging es um die Frage, ob die Weglassung eines Merkmals einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet. In der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt die Anmeldung nur Erzeugnisansprüche betreffend "eine p-i-n-Fotodiode mit doppeltem Heteroübergang und wenigstens drei Schichten aus verschiedenen Halbleitermaterialien, die zusammen aus wenigstens vier Elementen zusammengesetzt sind, [...] wobei [...] der erste und der zweite ohmsche Kontakt [...]". Im Laufe des Prüfungsverfahrens beanspruchte der Anmelder dann auch ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Fotodiode. Im Verfahrensanspruch war jedoch kein Merkmal im Zusammenhang mit der Bildung des ersten und des zweiten ohmschen Kontakts enthalten.
Die Kammer stimmte der Weglassung dieses Merkmals in den Verfahrensansprüchen zu. Das Ziel der Erfindung bestehe darin, eine Fotodiode mit bestimmten Eigenschaften bereitzustellen. Dieses Ziel werde durch die Verwendung dreier Schichten aus verschiedenen Halbleitern erreicht, die aus wenigstens vier verschiedenen Elementen zusammengesetzt seien. Nach Auffassung der Kammer geht aus der Beschreibung hervor, dass das Vorhandensein ohmscher Kontakte "keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet" und dass es für die Ausführung der beschriebenen Erfindung unerheblich ist, ob sie vorhanden sind oder nicht. Die Kammer stützte sich dabei auf die oben erwähnten Grundsätze, die die Große Beschwerdekammer in G 1/93 (ABl. 1994, 541) der Auslegung des Art. 123 (2) EPÜ 1973 zugrunde legte. Nach Ansicht der in der vorliegenden Sache entscheidenden Kammer sind diese Grundsätze auch dann anwendbar, wenn ein Merkmal aus einem Anspruch gestrichen oder weggelassen wird, sodass der Schutzbereich erweitert wird. Die Weglassung eines Anspruchsmerkmals, das keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet und dessen Wegfall lediglich den vom Anspruch bestimmten Schutzbereich erweitert, verstößt damit nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973.
In der Sache T 10/97 fanden nicht alle im ursprünglichen Anspruch aufgeführten Verbindungen Eingang in den geänderten Anspruch 1. Da die beanspruchte Gruppe von Verbindungen nicht dadurch zustande kam, dass ein ursprünglich offenbarter, generisch definierter Substituent in einer allgemeinen Formel durch einen bestimmten Substituenten aus den Ausführungsbeispielen ersetzt wurde, sondern vielmehr aus einer Liste einzeln aufgeführter, gleichermaßen brauchbarer Verbindungen einige gestrichen wurden, um die Patentierungsaussichten gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern, befand die Kammer, dass solche Streichungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als zulässig gelten müssen (s. T 393/91). Eine besondere technische Wirkung der verbliebenen Verbindungen wurde nicht offenbart und auch nicht geltend gemacht.
Im Fall T 592/99 hatte die Einspruchsabteilung das Patent nach Art. 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen. Im Beschwerdeverfahren hielt die Kammer fest, dass sich - weil das ursprünglich offenbarte Merkmal durch das nach Art. 100 c) EPÜ 1973 beanstandete Merkmal ersetzt worden war - der Anspruch als solcher auf unterschiedliche Erzeugnisse bezog. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass gemäß Nr. 1 der Entscheidungsformel aus G 1/93 (ABl. 1994, 541; s. oben) das Streitpatent Gegenstände enthielt, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen, was nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 unzulässig ist. Mithin konnte das Patent nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ 1973 seiner Aufrechterhaltung entgegenstand. Geändert werden konnte es jedoch, wie die Kammer bemerkte, auch nicht, da eine Streichung der beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen den Schutzbereich erweitert hätte, was nach Art. 123 (3) EPÜ 1973 unzulässig ist.
Bei einem Erzeugnisanspruch in Bezug auf eine Zusammensetzung, die durch ihre Bestandteile und deren als Bereiche angegebenen relativen Mengen definiert ist, kann der Kammer zufolge nicht akzeptiert werden, dass die Bereiche, die erfindungswesentliche Merkmale sind, keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten, wie vom Beschwerdeführer behauptet. Jede Änderung der Bereiche verändert unweigerlich den beanspruchten Gegenstand und stellt damit einen technischen Beitrag dar. Würde der neu beanspruchte, eingeschränkte Bereich - obwohl er nicht gestützt wird - gebilligt, müsste jede nachfolgende, auf diesem neuen Bereich beruhende Auswahlerfindung als nicht neu zurückgewiesen werden, was sonst nicht unbedingt der Fall wäre. Eine Billigung würde dem Patentinhaber natürlich zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen, was dem Zweck von Art. 123 (2) EPÜ 1973 zuwiderliefe. Genau dies ist nach Auffassung der Kammer mit dem "typischen Beispiel" unter Nr. 16 der Entscheidungsgründe in G 1/93 gemeint, wo "das beschränkende Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führt, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ist und sich auch sonst nicht daraus ableiten lässt" (Hervorhebung durch die Kammer). In dem zitierten Text konnte eine solche "erfinderische Auswahl" ganz offensichtlich nichts anderes bedeuten als eine potenzielle (erfinderische) Auswahl. Daher stellte das neue Merkmal einen hinzugefügten Gegenstand dar.
Die Kammer hielt fest, dass von den Beschwerdegegnern nicht verlangt werden könne, den potenziellen Charakter der Auswahl nachzuweisen, ohne - zwangsläufig - eine weitere Auswahlerfindung zu machen. Deshalb könne die Beweislast vernünftigerweise nicht auf die Beschwerdegegner übergehen, wie dies vom Beschwerdeführer beantragt worden war.
In T 1004/01 hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ 1973 nicht erfüllt seien. Insbesondere das Merkmal einer Schälfestigkeit von "mindestens 24 g", auch wenn es nur in einem spezifischen Beispiel genannt sei, stehe mit einer Vielzahl weiterer Merkmale dieses Beispiels in Verbindung und lasse sich nicht von diesen trennen. Die Beschwerdekammer hatte die Frage zu beantworten, ob es in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür gebe, das beanspruchte Laminat durch eine Schälfestigkeit von mindestens 24 Gramm zu definieren. Die Schälfestigkeit des Laminats war in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung durch einen offenen Bereich als wesentliches Merkmal der Erfindung definiert. Weder in der allgemeinen Beschreibung noch in den Ansprüchen fand sich ein weiterer Hinweis auf eine bevorzugte Schälfestigkeit.
Nach Auffassung der Kammer illustrierten die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung genannten Beispiele nur bestimmte Laminate, die aus bestimmten Polymergemischen und einem bestimmten Vliesgewebe unter bestimmten Laminierungsbedingungen hergestellt wurden und bestimmte Werte für die Schälstärke aufwiesen. Somit seien die als Beispiele herausgegriffenen Laminate und deren Schälstärken nur in einem konkreten technischen Kontext offenbart worden, ohne dass eine Präferenz für eine Schälstärke von mindestens 24 Gramm ausgedrückt worden wäre. Ebenso wenig sei in der Beschreibung eine solche Präferenz genannt worden, die diese Untergrenze rechtfertigen könnte. Da jedoch eine Schälstärke von 24 Gramm offenbart gewesen sei, stelle sich die Frage, unter welchen Bedingungen ein solches beispielhaft genanntes Merkmal die Grundlage eines neuen Bereichs bilden könne, wie er nun beansprucht werde. Die Schälstärke von 24 Gramm könne nicht losgelöst von den als Beispiel angeführten Laminaten als Grundlage für eine generelle Untergrenze der beanspruchten Schälstärke herangezogen werden, ohne die anderen eng damit zusammenhängenden Besonderheiten zu berücksichtigen. Das bedeute, dass der beanspruchte Gegenstand aller Ansprüche sich nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleiten lasse. Im Hinblick auf den technischen Beitrag erklärte die Kammer, dass das geänderte Merkmal mit anderen Merkmalen in einem wechselseitigen Zusammenhang stehe, d. h. einen technischen Beitrag zur Erfindung leiste und keine bloße Beschränkung eines Bereichs sei. Die Kammer betonte ferner, dass die in G 1/93 (ABl. 1994, 541) niedergelegten allgemeinen Kriterien erfüllt sein müssten, wonach die Beschränkung keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten und dem Patentinhaber keinen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen dürfe. Da die beanspruchte Schälstärke einen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leiste, könne die Frage, ob das beschränkende Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führe, unbeantwortet bleiben. Somit könne das hinzugefügte Merkmal nicht als bloße Beschränkung des Schutzbereichs gelten.