IV.3. Einzelfälle
Die Entscheidung T 176/90 geht von dem Grundsatz aus, dass die Erfindung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung so klar und vollständig offenbart sein müsse, dass sie vom Fachmann ausgeführt werden könne. Bei einer Erfindung, die sich auf eine generische Klasse chemischer Verbindungen beziehe, setze dies die Offenbarung der Struktur der Klasse - meist durch eine allgemeine Formel - und die Angabe eines Herstellungsverfahrens voraus.
In T 118/91 untersuchte die Kammer das Argument, dass die Einreichung einer Teilanmeldung zur Aufgabe von deren Gegenstand in der Stammanmeldung führe, die demnach nicht mehr als zur ursprünglichen Offenbarung dieser Anmeldung gehörig angesehen werden könne. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass sich weder in Art. 76 EPÜ 1973 noch in irgendeiner anderen Bestimmung des EPÜ eine Grundlage für diese Behauptung findet, und stellte ausdrücklich fest, dass der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung logischerweise durch die spätere Einreichung einer Teilanmeldung nicht reduziert werden kann.
In T 211/95 hatte die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dass eine Merkmalsgruppe des ursprünglichen Anspruchs 1 der Stammanmeldung im Anspruch 1 der Teilanmeldung ganz fehle, was die Bestimmungen von Art. 76 (1) EPÜ 1973 verletze. Die Kammer konnte dem nicht zustimmen. Denn es lagen zwei technisch unverknüpfte technische Lehren vor, die getrennt beansprucht werden konnten. Für den Fachmann war klar, dass die Merkmalsgruppe gemäß dem in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstand für den in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand unwesentlich war. Der Gegenstand der Teilanmeldung war in der Stammanmeldung unmittelbar und unzweideutig offenbart.
In der Sache T 1088/06 wurde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde eingelegt, die als Teilanmeldung eingereichte europäische Patentanmeldung mit der Begründung zurückzuweisen, dass sie über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Der Ausdruck "10-4 bis 10-9" kam in der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sechsmal vor. Der Ausdruck "104 bis 109", der sich vom vorstehend genannten Ausdruck durch das umgekehrte Vorzeichen des Exponenten unterschied, kam in der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ebenfalls sechsmal vor. Es stellte sich die Frage, ob der Bereich der elektrostatischen Ableitungskapazität und der Bereich, in dem elektrostatische Energie abgeleitet werden kann, die beide mit "zwischen rund 104 und 109 Ohm/cm2" angegeben waren, über den Umfang der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen. Die Prüfungsabteilung hatte entschieden, dass sich der richtige Bereich nicht "unmittelbar und eindeutig aus der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt". Die Kammer vertrat die folgende Auffassung: Ist eine Angabe für den Fachmann objektiv als unrichtig erkennbar und kann er die richtige Angabe der Gesamtheit der Unterlagen der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen, dann gehört die richtige Angabe zum Inhalt der früheren Anmeldung und kann bei der Entscheidung herangezogen werden, ob eine Teilanmeldung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 76 (1) EPÜ). Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass der Bereich 104 bis 109 Ohm/cm2 keinen Gegenstand einführt, der über den Umfang der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.
Das Vorbringen des Beschwerdeführers (Einsprechenden) in T 341/06 bestand im Wesentlichen darin, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung gemäß der angefochtenen Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging und damit nicht die in der Entscheidung G 1/06 (ABl. 2008, 307) aufgestellten Kriterien erfüllte. Dieser Anspruch beziehe sich auf ein Dachmodul mit einem integrierten Schiebedach und sei deshalb zum Zwecke der Überprüfung der Erfüllung der Anforderungen des Art. 76 (1) EPÜ 1973 mit dem Anspruch 3 der Stammanmeldung, welcher sich ebenfalls mit einem solchen Dachmodul befasst, zu vergleichen. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) argumentierte damit, dass in der Stammanmeldung eine zweite Lehre unmittelbar und eindeutig offenbart sei, die sich mit der Befestigung des Schiebedaches am Dachmodul befassen solle. Die Kammer stellte jedoch vorliegend fest, ein Fachmann entnehme der Stammanmeldung nicht den geringsten Hinweis dahin gehend, dass diese Anmeldung zusätzlich zu der beanspruchten, eine weitere, dem Anspruch 1 gemäß vorliegendem Hauptantrag entsprechende Erfindung enthalte. Die von dem Patentinhaber zitierten Textstellen weisen weder auf die Befestigung des Schiebedachrahmens an dem Verstärkungsrahmen hin, noch enthalten sie eine Zweckangabe oder Aufgabenformulierung, die sich mit dieser Problematik beschäftigt. Die Kammer sah in diesen Passagen lediglich die Beschreibung der dritten Ausführungsform der in der Stammanmeldung offenbarten Erfindung in Verbindung mit einer Schiebedacheinheit. Der Beschwerdegegner habe möglicherweise nachträglich erkannt, dass es für ihn von Interesse sein könne, bestimmte Merkmale der Befestigung des Schiebedachrahmens unabhängig von der Gestaltung des Dachhimmels zum Patent anzumelden. Die Unabhängigkeit dieser Merkmale sei jedoch der Stammanmeldung nicht zu entnehmen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gehe daher als eigenständige Merkmalskombination aus dem Offenbarungsinhalt der Stammanmeldung nicht eindeutig und unmittelbar hervor.
In der Sache T 1387/05 waren in der Stammanmeldung zwei verschiedene Bereiche der Übertragung von Videosignalen offenbart. Der erste bezog sich auf die Übertragung von einem Kodierer auf Senderseite zu einem Dekodierer auf Empfängerseite und war Gegenstand des Schutzbegehrens der vorliegenden Anmeldung. Der zweite betraf eine Aufzeichnungseinheit, beispielsweise einen Videokassettenrekorder, auf Kodiererseite und eine Wiedergabeeinheit, beispielsweise einen Videokassettenspieler, auf Dekodiererseite und war in der Stamm- und in der Ursprungsanmeldung verfolgt worden. Das Vorbringen des Beschwerdeführers (Anmelders) beruhte auf dem Grundverständnis, dass in der Stammanmeldung zwei getrennte Bereiche als Alternativen offenbart seien und die Ansprüche der vorliegenden Teilanmeldung nur den ersten Bereich beträfen. Die Kammer erklärte dagegen, dass in der Stammanmeldung nicht unmittelbar und eindeutig alternative Vorrichtungen beschrieben seien, die diesen beiden alternativen Bereichen entsprächen. Dort werde vielmehr eine Aufzeichnungs-/Wiedergabevorrichtung mit der Funktion offenbart, dass ein Übertragungssignal gesendet und/oder empfangen werden könne. Die Kammer akzeptierte das Argument des Beschwerdeführers, dass in der Entscheidung G 1/06 (ABl. 2008, 307) nicht festgestellt worden sei, dass sich die Gegenstände einzeln aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lassen müssten. Das bedeute jedoch nicht, dass Merkmale, die in einem gegebenen Zusammenhang offenbart worden seien, in einem anderen Zusammenhang beansprucht werden dürften oder spezifische Merkmale ohne eine entsprechende Grundlage in der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung verallgemeinert werden dürften. Da die gleichen Grundsätze sowohl auf Art. 76 (1) EPÜ als auch auf Art. 123 (2) EPÜ 1973 anzuwenden sind, sei es nach Art. 76 (1) EPÜ 1973 in der Regel nicht zulässig, aus mehreren ursprünglich in einer Stammanmeldung nur in Kombination miteinander offenbarten Merkmalen einzelne herauszugreifen und diese in einer Teilanmeldung isoliert von ihrem Kontext, also der in der Stammanmeldung offenbarten Kombination, zu beanspruchen.
In Anlehnung an die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern hob die Kammer in den verbundenen Entscheidungen T 1500/07, T 1501/07 und T 1502/07 hervor, dass in Fällen, in denen ein neu beanspruchter Gegenstand auf dem isolierten Herausgreifen von Merkmalen aus ursprünglich in Kombination miteinander offenbarten Merkmalen (z. B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) beruhe, die Bedingungen des Art. 76 (1) EPÜ 1973 erfüllt seien, wenn zwischen den Merkmalen kein klar erkennbarer funktioneller oder struktureller Zusammenhang bestehe, d. h. wenn sie nicht untrennbar miteinander verknüpft seien. Entscheidend sei zu bestimmen, welche spezifischen Merkmalskombinationen ursprünglich in der Stammanmeldung offenbart waren und ob der Fachmann aus dem gesamten Offenbarungsgehalt - im Kontext betrachtet und unter Heranziehung seines Fachwissens - sofort und unmissverständlich erkennen könne, dass bestimmte Merkmale, und zwar welche, für das ordnungsgemäße Funktionieren dieser spezifischen Ausführungsformen unerheblich und ohne Folgen für die verbleibenden Merkmale verzichtbar seien. Im vorliegenden Fall waren diese Kriterien nicht erfüllt, weil die hier beanspruchten Merkmale nicht besonders herausgestellt und funktionell wie strukturell mit den übrigen Merkmalen verbunden waren.