Gemäß Art. 123 (1) EPÜ kann die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung geändert werden. R. 137 (3) EPÜ (früher R. 86 (3) EPÜ 1973) kommt hier besondere Bedeutung zu.
Nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder gemäß R. 137 (3) EPÜ von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern, sofern die Änderung gleichzeitig mit der Erwiderung auf den Bescheid eingereicht wird. Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden. Der Prüfungsabteilung wird daher insoweit ein Ermessen eingeräumt.
Bei der Erteilung oder Versagung ihrer Zustimmung hat die Prüfungsabteilung ihr Ermessen pflichtgemäß und im Einklang mit den in der Entscheidung G 7/93 (ABl 1994, 775) entwickelten Grundsätzen auszuüben, die zwar im Hinblick auf Änderungen im Vorfeld der Patenterteilung aufgestellt wurden, aber gleichwohl allgemeingültig sind. Die Große Beschwerdekammer hat betont, dass eine Prüfungsabteilung bei der Ausübung ihres Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ (jetzt R. 137 (3) EPÜ) allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen muss. Sie muss insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent wie auch das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlass eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluss zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen (T 1982/07).
Über die Art und Weise, in der die Prüfungsabteilung ein derartiges Ermessen ausgeübt hat, sollte eine Beschwerdekammer sich nur hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die Prüfungsabteilung ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt hat und damit das ihr eingeräumte Ermessen überschritten hat (s. T 237/96 mit besonderem Verweis auf G 7/93, ABl. 1994, 775 und T 182/88, ABl. 1990, 287).
In T 43/83 stellte die Kammer fest, dass es nach R. 86 (2) und (3) EPÜ 1973 dem Anmelder frei steht, seine Patentanmeldung von sich aus zweimal zu ändern. Im vorliegenden Fall hatte der Anmelder von diesen beiden Möglichkeiten keinen Gebrauch gemacht. Nach R. 86 (3) EPÜ 1973 war zu weiteren Änderungen die Zustimmung der Prüfungsabteilung erforderlich, sodass es dieser völlig frei stand, nach Erlass des ersten Bescheids über die Anmeldung zu entscheiden und sie ausschließlich aus bereits im ersten Bescheid aufgeführten Gründen zurückzuweisen, womit auch Art. 113 (1) EPÜ 1973 Genüge getan war.
In T 951/97 erklärte die Kammer, ob die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung erteile, sei in ihr Ermessen gestellt und hänge von den Umständen des konkreten Einzelfalls, von der Art der Gründe, aus denen eine Änderung beantragt werde, sowie von dem Verfahrensstadium ab. Eine Änderung lasse sich in einem früheren Stadium leichter durchsetzen als in einem späteren Stadium (vgl. T 529/94, T 76/89).
In T 1105/96 (ABl. 1998, 249) stellte die Kammer fest, dass es im Ermessen der Prüfungsabteilung liegt, ob sie nach der Erwiderung auf ihren ersten Bescheid eingereichte Haupt- oder Hilfsanträge zulässt (R. 86 (3) EPÜ 1973). Ein solches Ermessen müsse dem Gesetz entsprechend ausgeübt werden und die entscheidenden Umstände des konkreten Einzelfalls berücksichtigen. Teile eine Prüfungsabteilung, wie im vorliegenden Fall, mit, sie halte einen weiteren Antrag mit einer geänderten Fassung des Hauptanspruchs einer Anmeldung für gewährbar, seien Umstände nur schwer vorstellbar, unter denen sie in rechtsfehlerfreier Ausübung ihres Ermessens die Zulässigkeit eines derartigen Antrags verneinen könne. Im vorliegenden Fall stellte die von vornherein bekundete Absicht, den Hilfsantrag zurückzuweisen, wenn der Anmelder nicht auf alle früheren Anträge verzichtete, zweifellos einen Verfahrensmissbrauch und einen Missbrauch des der Prüfungsabteilung durch R. 86 (3) EPÜ 1973 eingeräumten Ermessens dar, und damit auch einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von R. 67 EPÜ 1973.
In T 166/86 (ABl. 1987, 372) entschied die Kammer, dass nach R. 86 (3) EPÜ 1973 weitere Änderungen - und damit auch die Vorlage eines gesonderten Anspruchssatzes für einen Vertragsstaat - nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden könnten (vgl. Rechtsauskunft Nr. 4/80, ABl. 1980, 48). Die Prüfungsabteilung habe die Entscheidung über ihre Zustimmung zur beantragten Änderung nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Dabei habe sie insbesondere das Interesse des EPA an einer zügigen Erledigung des Verfahrens gegen das Interesse des Anmelders, ein in allen Vertragsstaaten rechtsbeständiges Patent zu erhalten, gegeneinander abzuwägen. Die Prüfungsabteilung dürfe ihre Zustimmung zu einer Änderung nicht versagen, wenn der Anmelder aus triftigen Gründen erst so spät in der Lage gewesen sei, die Änderung zu beantragen, oder wenn die beantragte Änderung für ihn ersichtlich wesentlich sei und ihre Berücksichtigung keine nennenswerte Verzögerung des Erteilungsverfahrens zur Folge habe. Letzteres war nach Ansicht der Kammer hier der Fall.
In T 182/88 (ABl. 1990, 287) und in T 166/86 (ABl. 1987, 372) entschied die Kammer, dass der in einem späten Verfahrensstadium vorgelegte gesonderte Anspruchssatz unter den gegebenen Umständen zulässig war. Sie fügte hinzu, dass bei der Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens der Gesichtspunkt der Benutzerfreundlichkeit des EPA keine Rolle spielen darf; die Bereitschaft, den Verfahrensbeteiligten entgegenzukommen, dürfe nicht mit ordnungsgemäßer Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens verwechselt werden. Sie war zudem der Auffassung, wenn eine Entscheidung von der Ausübung eines Ermessens abhänge, sei diese Entscheidung zu begründen.
In T 872/90 entschied die Kammer, weder die Bemerkung "dass der Anmelder den Anspruch bereits einmal geändert hat" noch ein Verweis auf R. 86 (3) EPÜ 1973 könnten als Begründung angesehen werden, da derartige Aussagen lediglich einen Hinweis auf das der Prüfungsabteilung von der oben genannten Regel eingeräumte Ermessen darstellten.
In T 246/08 erklärte die Prüfungsabteilung in einem Fax, dass sie ihre Zustimmung zu weiteren Änderungen nach R. 86 (3) EPÜ 1973 nicht geben werde. Eine ähnliche Erklärung, wonach weiteren Änderungen nicht zugestimmt würde, wurde im Protokoll über die mündliche Verhandlung sowie in einer späteren Mitteilung wiederholt, obwohl dem Verhandlungsprotokoll ein neues Argument zu entnehmen war. Die Kammer stellte fest, dass die Befugnis der Prüfungsabteilung, Änderungen nach R. 137 (3) EPÜ zuzulassen, nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Ermessensbefugnis ist, die unter Berücksichtigung aller im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren und unter Abwägung insbesondere des Interesses des Anmelders an der Erlangung eines angemessenen Schutzes für seine Erfindung und des Interesses des EPA an einer effizienten und zügigen Erledigung des Prüfungsverfahrens auszuüben ist. Außerdem ist die Ermessensentscheidung zu begründen, da sie sonst willkürlich wäre. In ihrer Entscheidung T 872/90 hatte die damalige Kammer festgestellt, dass weder der Hinweis "der Anmelder hat den Anspruch bereits einmal geändert" noch die Verweisung auf R. 86 (3) EPÜ 1973 als Begründung angesehen werden könne, weil damit lediglich auf die der Prüfungsabteilung durch diese Regel verliehene Befugnis verwiesen werde. Folglich konnte die noch vor der Einreichung jeglicher Änderungen verweigerte Zustimmung zu Änderungen keine der Billigkeit entsprechende Ermessensausübung nach R. 137 (3) EPÜ darstellen. Dies stellte nach Auffassung der Kammer ipso facto einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, da ein Anmelder davon abgehalten werden konnte, eine Änderung vorzunehmen, die ihm billigerweise nicht hätte untersagt werden können. Die Kammer stellte klar, dass Welten zwischen einer vorsorglich abgegebenen förmlichen Erklärung liegen, wonach keine Änderungen zugelassen würden, und einer Belehrung des Anmelders über das bestehende Ermessen, Änderungen zuzulassen oder zu versagen, das bei Einreichung von Änderungen ausgeübt würde.