Die Zulassung von Anspruchsänderungen im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung ist nach R. 137 (3) Satz 2 EPÜ (die gegenüber der früheren R. 86 (3) Satz 2 EPÜ 1973 unverändert ist) Ermessenssache.
Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache laut T 63/86 (ABl. 1988, 224) an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Auf diese Weise bleibt dem Anmelder das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten, die sich sowohl auf die Ausübung des Ermessens nach (der damaligen) R. 86 (3) EPÜ 1973 als auch auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann. Mehrere Beschwerdekammern folgten dieser Rechtsprechung in ihren Entscheidungen; z. B. T 200/86, T 296/86, T 341/86, T 98/88, T 423/88, T 501/88, T 47/90 (ABl. 1991, 486), T 184/91, T 919/91, T 599/92, T 1032/92, T 1067/92, T 96/93 und T 186/93.
In T 746/91 wandte die Kammer die in T 63/86 aufgestellten Grundsätze an und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung zurück mit der Auflage, zu prüfen und zu entscheiden, ob das Ermessen zugunsten des Beschwerdeführers ausgeübt werden sollte und, wenn ja, ob die Ansprüche die Bestimmungen des Übereinkommens erfüllen. Die Kammer trug mit dieser Entscheidung den besonderen Umständen des betreffenden Falls Rechnung. Das Einspruchsverfahren war nämlich relativ zügig und ohne mündliche Verhandlung durchgeführt worden, sodass dem Grundsatz Genüge getan war, wonach so schnell wie möglich festgestellt werden muss, ob ein Patent aufrechterhalten wird oder nicht. Außerdem waren die geänderten Ansprüche bereits zusammen mit der Beschwerdebegründung, also im frühestmöglichen Stadium des Beschwerdeverfahrens, eingereicht worden.
Wie die Kammer in der Sache T 462/94 feststellte, sollten die Beteiligten in einer Sache, bei der im Beschwerdeverfahren durch Änderungen eine völlig neue Situation geschaffen wird, die Gelegenheit erhalten, ihre Ansprüche und Vorbringen vor zwei Instanzen geltend zu machen. Die Sache wurde zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückverwiesen.
In T 125/94 verwies die Kammer die Sache an die erste Instanz zurück, weil die geänderten Ansprüche nicht nur den faktischen Rahmen der angefochtenen Entscheidung wesentlich veränderten, sondern zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik möglicherweise eine Recherche in einer weiteren Klassifikationseinheit erforderlich machten.
Wenn also der Kammer zufolge in T 1201/00 die Sache voraussichtlich an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der nicht erörterten Frage der erfinderischen Tätigkeit zurückzuverweisen ist, so kann ausnahmsweise ein erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer überreichter neuer Hilfsantrag zum Ausräumen des Einwands fehlender Neuheit gegenüber einer Entgegenhaltung zugelassen und dieser Hilfsantrag an die Einspruchsabteilung auch zur abschließenden Neuheitsprüfung gegenüber dieser Entgegenhaltung zurückverwiesen werden, falls keinem der vorrangigen Anträge wegen fehlender Neuheit stattgegeben werden kann. Die Notwendigkeit für die erste Instanz, auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem gesamten entgegengehaltenen Stand der Technik einzugehen, hat zur Folge, dass die Neuheitsprüfung gegenüber einer Entgegenhaltung nicht zu einer nennenswerten Verzögerung des Einspruchsverfahrens führt.
In Ausübung des ihr nach Art. 111 (1) EPÜ 1973 eingeräumten Ermessens hatte die Kammer dann entschieden, den neuen Hilfsantrag zuzulassen und die Sache zur weiteren Entscheidung darüber an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Die etwaige kurze Verzögerung, die sich durch eine solche Neuheitsprüfung in Hinblick auf eine einzige Entgegenhaltung ergibt, wird angesichts der unumgänglichen Überprüfung der erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf den gesamten entgegengehaltenen Stand der Technik kaum ins Gewicht fallen.
In T 111/98 stellte die Kammer fest, dass eine Änderung der Ansprüche infolge der Einführung eines neuen Dokuments in das Beschwerdeverfahren keinen ausreichenden Grund für eine Zurückverweisung des Falls an die erste Instanz darstellt. In Anlehnung an T 111/98 verwies die Kammer in T 98/00 die Sache trotz eines Antrags des Beschwerdeführers (Patentinhabers) nicht an die erste Instanz zurück. Es wäre sinnlos, wenn die Kammern ipso facto zur Zurückverweisung verpflichtet wären, sobald im Beschwerdeverfahren neues Material präsentiert wird, unabhängig davon, wie dieses beschaffen ist.
In T 908/07 befand die Kammer, dass ein verspätet eingereichter Anspruch, den sie in Ausübung ihres Ermessens hauptsächlich deswegen zulässt, weil von der Kammer und vom Einsprechenden eindeutig zu erwarten ist, dass sie die aufgebrachten Punkte ohne Verschiebung der mündlichen Verhandlung klären, in der Regel nicht zwecks Überprüfung im Hinblick auf die Einspruchsgründe, die der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde lagen, an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte.
In T 1300/06 erinnerte die Kammer daran, dass gemäß G 9/91 (ABl. 1993, 408) in den Fällen, in denen Art. 100 c) EPÜ 1973 ursprünglich kein Einspruchsgrund war und er von der Einspruchsabteilung auch nicht nach eigenem Ermessen in das Einspruchsverfahren eingeführt wurde, eine Anwendung dieses Artikels auf die erteilten Ansprüche im Beschwerdeverfahren nur mit Zustimmung des Patentinhabers möglich sei. Dies hindere die Kammer jedoch nicht daran, die formalen Erfordernisse des EPÜ in Bezug auf jeglichen anderen Antrag erneut zu prüfen, der Änderungen enthalte und zur Ausräumung ursprünglicher Einspruchsgründe eingereicht werde. Die Tatsache, dass unter diesen Artikeln erhobene Einwände - und die diesbezüglichen Argumente - auch für die erteilten Ansprüche hätten relevant sein können, hielten die Kammer nicht davon ab, sie im Kontext des neuen geänderten Antrags zu betrachten, da jeder Antrag einzeln geprüft werden müsse. Die Sache wurde daher zurückverwiesen.