Die Beschwerdekammern haben verschiedene Kriterien für die Ausübung ihres Ermessens im Hinblick auf die Zulassung geänderter Ansprüche entwickelt, die zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung vorgelegt werden, ohne dass für diese Verspätung eine rechtlich relevante Rechtfertigung vorliegt. Eindeutig nicht gewährbare Ansprüche werden in der Regel nicht zugelassen.
Zudem erfährt die Zulassung neuer Anträge, die trotz eines im Ladungsbescheid zur Einreichung solcher Anträge bestimmten Zeitpunkts vom Patentinhaber erst in der mündlichen Verhandlung eingereicht werden, im Beschwerdeeinspruchsverfahren durch R. 116 EPÜ (R. 71a (2) EPÜ 1973, unverändert) und Art. 13 (3) VOBK 2007 eine deutliche Einschränkung. Diese Hilfsanträge können auf der Grundlage von R. 71a EPÜ 1973 als verspätet zurückgewiesen werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind (T 1105/98, T 494/04).
Im Fall T 1105/98 wurde der Hilfsantrag am Anfang der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer überreicht. Die Kammer war der Auffassung, dass ein solcher Antrag auf der Grundlage von R. 71a (2) EPÜ 1973 (jetzt R. 116 EPÜ) als verspätet zurückgewiesen werden kann. Das durch R. 71a (2) EPÜ 1973 eingeräumte Ermessen gilt nur für einen unveränderten, dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalt. Bei der Ausübung des Ermessens sei darauf zu achten, dass die geänderten Ansprüche formal in Ordnung und sachlich erfolgversprechend seien, wobei der für die Prüfung notwendige Zeitaufwand sowie das rechtliche Gehör zu berücksichtigen seien. Diese Voraussetzungen seien nicht erfüllt, wenn eine weitere Recherche für die Prüfung notwendig wäre, sodass entweder die mündliche Verhandlung vertagt oder die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen werden müsste. In T 681/02 machte sich die Kammer den in T 1105/98 vertretenen Standpunkt zu eigen. Wenn der Hilfsantrag als Reaktion auf die zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung abgegebene vorläufige Stellungnahme der Kammer gedacht war, so hätte er vor der in dieser Stellungnahme genannten Frist bis einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterschied sich vom erteilten Anspruch 1 durch ein zusätzlich aufgenommenes Merkmal. Daher sei prinzipiell davon auszugehen, dass dieses Merkmal bisher nicht recherchiert wurde.
In T 831/92 entschied die Kammer, dass es dem Grundsatz der Fairness im Verfahren widerspreche, wenn im Einspruchsverfahren während einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer ein Hilfsantrag gestellt werde. Für einen Einsprechenden sei es schwierig, auf einen nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrag einzugehen (T 1333/05). In T 667/04 stellte die Kammer fest, dass die Zulassung des Antrags möglicherweise zu einer Vertagung der mündlichen Verhandlung geführt und damit den Abschluss des Beschwerdeverfahrens in unvertretbarer Weise verzögert hätte. Da keine außergewöhnlichen Umstände genannt wurden, die die verspätete Einreichung dieses Antrags gerechtfertigt hätten, hätte dessen Zulassung gegen den Grundsatz der Verfahrensgerechtigkeit verstoßen (s. auch T 233/05).
In T 406/86 (ABl. 1989, 302) reichte die Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren Änderungsvorschläge zu einem Zeitpunkt ein, zu dem die Prüfung der Beschwerde gemäß Art. 110 EPÜ 1973 praktisch abgeschlossen war und ein Entscheidungsentwurf bereits vorlag. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass die Zulassung dieser Änderungen die zügige Verfahrensführung beeinträchtigen und möglicherweise auch die Rechte Dritter berühren würde. Sie räumte ein, dass sich in Ausnahmefällen eine andere Beurteilung aufdrängen könnte, z. B. wenn die Gewährbarkeit der geänderten Fassung sofort erkennbar gewesen wäre (s. auch T 304/92).
In T 206/93 beantragte der Beschwerdeführer eine weitere Gelegenheit zur Einreichung neuer Ansprüche, falls die in der Akte enthaltenen, verspätet eingereichten und nicht eindeutig gewährbaren Ansprüche nach der Erörterung nicht akzeptiert werden sollten. Die Kammer lehnte dies als einen Hilfsantrag ohne Spezifizierung der zur erörternden Ansprüche ab. Wäre dem Antrag stattgegeben worden, hätten die Beschwerdegegner unzumutbare Schwierigkeiten damit gehabt, sich auf die neuen Ansprüche einzustellen, und eine etwaige Vertagung hätte das Verfahren auf nicht zu vertretende Weise verzögert. In T 231/95 wurde der Hilfsantrag 2 erst am Ende der mündlichen Verhandlung eingereicht mit der Begründung, dass sich die Notwendigkeit einer weiteren Einschränkung des beanspruchten Gegenstands erst während der mündlichen Verhandlung gezeigt habe. Die Kammer stellte jedoch fest, dass sich die Diskussionen in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen auf die schon vorher im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Einwände beschränkt hatten, ohne dass irgendwelche überraschenden neuen Aspekte aufgeworfen wurden, die eine für den Beschwerdegegner neue Sachlage hätten begründen können (s. auch T 710/99, T 107/05). Auch in T 1194/02 hatte sich die Diskussion in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen auf die schon vorher im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Einwände beschränkt, ohne dass irgendwelche überraschenden Aspekte aufgeworfen wurden, die eine neue Sachlage begründen konnten. Daher wurden die Anträge, die erst am Ende der mündlichen Verhandlung gestellt werden, als verspätet nicht zugelassen.
In der Sache T 14/02 bat der Beschwerdegegner (Patentinhaber) während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer darum, weitere Anträge einreichen zu dürfen, um den beanspruchten Gegenstand enger eingrenzen zu können. Die Kammer wies dieses Gesuch aus zwei Gründen zurück: Zum einen war die Notwendigkeit eines weiteren Antrags schon vor der mündlichen Verhandlung ersichtlich gewesen, da die Kammer in einem Bescheid eine negative vorläufige Stellungnahme dazu abgegeben hatte, warum der Hauptantrag nicht erfinderisch schien; zum zweiten würde der vorgeschlagene Gegenstand der Anträge weitere Recherchen durch die andere Partei erforderlich machen und zu einer eventuellen Zurückverweisung führen.
Im Ex-parte-Verfahren T 1273/04 befand die Kammer, dass Ansprüche, die offensichtlich nicht gewährbar sind, in der Regel nicht zugelassen werden. Wenn die Ansprüche jedoch diese erste niedrige und einfache Hürde nehmen, sollten sie zugelassen werden, wenn:
i) die Änderungen gemäß den Bestimmungen des EPÜ, in denen die Änderung der Anmeldung explizit oder implizit geregelt ist, offensichtlich gewährbar sind,
ii) der neu definierte Gegenstand eine konvergente Weiterentwicklung des Gegenstands ist, der die Grundlage des bisherigen Prüfungs- und Beschwerdeverfahrens gebildet hat und
iii) der Gegenstand der geänderten Ansprüche eindeutig neu ist.
Der allgemeine Grundsatz für die Zulassung eines in der mündlichen Verhandlung verspätet eingereichten geänderten Anspruchs lautet somit, dass dieser aufgrund einer offensichtlich zulässigen Änderung offensichtlich gewährbar sein muss (T 1311/05).
In T 1067/03 (inter partes) ließ die Kammer den Hilfsantrag, der erst im Laufe der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde, ins Verfahren zu. Die Kammer betrachtete die Präzisierung im Hilfsantrag als eine Reaktion auf die vorausgegangene Erörterung in der mündlichen Verhandlung. Die Änderung war auch nicht so komplex, dass sie eine abschließende Beurteilung während der mündlichen Verhandlung unmöglich gemacht hätte.