In den Entscheidungen J 14/82 (ABl. 1983, 121), T 197/88 (ABl. 1989, 412), T 716/89 (ABl. 1992, 132), T 197/91, T 640/91 (ABl. 1994, 918), T 734/91, T 880/91, T 392/92, T 892/92 (ABl. 1994, 664), T 951/92 (ABl. 1996, 53), T 1045/92, T 1101/92, T 220/93, T 479/94, T 778/98, T 594/00 und T 1039/00 wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, da ein Verstoß gegen den in Art. 113 (1) EPÜ 1973 (Art. 113 (1) EPÜ) verankerten Grundsatz des rechtlichen Gehörs vorlag, insbesondere wegen fehlender Möglichkeit der Stellungnahme zu den Gründen der angefochtenen Entscheidung.
In T 18/81 (ABl. 1985, 166) führte die Beschwerdekammer aus, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt sei, wenn sich die Zurückweisungsentscheidung im Wesentlichen auf Druckschriften stützt, die vom Anmelder zu seinen Gunsten angezogen, in der Entscheidung aber gegen ihn verwendet werden, ohne dass er vorher Gelegenheit gehabt hätte, sich dazu zu äußern.
In J 7/82 (ABl. 1982, 391) ordnete die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da die angefochtene Entscheidung keines der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente berücksichtigt und sich auf einen Grund gestützt hat, zu dem er sich nicht hatte äußern können. In diesem Zusammenhang wurde in T 197/88 (ABl. 1989, 412) ausgeführt, dass die Überrumpelung eines Beteiligten einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.
In der Sache T 246/08 wies die Kammer auf wesentliche Verfahrensfehler hin. Zur Wahrung des Anspruchs eines Beteiligten auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ muss aus einer Entscheidung hervorgehen, dass alle von diesem Beteiligten vorgebrachten möglicherweise gegen die Entscheidung sprechenden Argumente tatsächlich widerlegbar sind. Wie in T 763/04 festgestellt wurde, "genügt es nicht, Art. 113 (1) EPÜ rein formal zu entsprechen, indem dem Anmelder im Verfahren Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird." Daher gelangte die Kammer in der Sache T 246/08 zu der Auffassung, dass der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör diesem unter Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ vorenthalten worden war, da bei der Entscheidung des Falls versäumt worden war, ein von ihm vorgebrachtes potenzielles Gegenargument gebührend zu berücksichtigen; dies stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Der Anmelder dürfe erwarten, dass die Gelegenheit zur Stellungnahme nach Art. 113 (1) EPÜ keine bloße Formalie sei, sondern eine echte Gelegenheit, seine Argumente vorzutragen und darüber zu verhandeln. Andernfalls wäre die Aufforderung, weitere Argumente vorzubringen, völlig wertlos. Außerdem stellte die Kammer in dieser Sache fest, dass die noch vor der Einreichung jeglicher Änderungen verweigerte Zustimmung zu Änderungen keine der Billigkeit entsprechende Ermessensausübung nach R. 137 (3) EPÜ (früher R. 86 (3) EPÜ 1973) sein könne und ipso facto einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle.
In T 783/89 wurde den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung nur 10 Minuten Zeit gegeben, sich mit einer neuen Fassung des Hauptanspruchs zu befassen. Die Kammer führte aus, dass die Beschwerdeführer mit dieser Vorgehensweise überrascht worden seien und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen habe.
Der Erlass einer Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ 1973, in der Änderungen vorgeschlagen werden, von denen nicht erwartet werden kann, dass der Anmelder sie ohne weitere Erörterung billigt, stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar (T 121/06).
Die Beschwerdekammer hielt in T 740/94 die Tatsache, dass die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht auf einen Einwand eingegangen war, der aufgrund des Art. 100 b) EPÜ 1973 gegen einen geänderten Anspruch erhoben worden war, ganz klar für einen wesentlichen Verfahrensmangel (s. G 10/91, ABl. 1993, 420, Nr. 19 der Entscheidungsgründe).
In T 666/90 wurde eine nicht erfolgte Klarstellung der Antragslage in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet.
In den Verfahren T 666/90, T 543/92, T 647/93 (ABl. 1995, 132) und T 89/94 wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, weil eine Verletzung der Bestimmung des Art. 113 (2) EPÜ 1973 vorlag, nach der sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat (s. auch T 898/96 und Kapitel VI.B.4 über Art. 113 (2) EPÜ).
In T 960/94 hatte sich die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung im Zeitraum zwischen der mündlichen Verkündung der Entscheidung und deren schriftlicher Abfassung geändert. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, dass der Erlass der schriftlichen Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung, deren erstes Mitglied am Tag der mündlichen Verhandlung nicht anwesend gewesen sei, sowohl im Hinblick auf Art. 113 (1) EPÜ 1973 als auch Art. 116 EPÜ 1973 einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, da sie namens eines ersten Mitglieds erlassen worden war, vor welchem den Parteien keinerlei Gelegenheit eingeräumt worden war, sich in der mündlichen Verhandlung zu äußern. Die schriftliche Entscheidung musste aufgehoben werden. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühren beider Beschwerdeführer wurde angeordnet.
In der Sache T 611/01 entschied die Kammer, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel dadurch entstanden war, dass die Prüfungsabteilung den Beschwerdeführern die Möglichkeit in Aussicht gestellt hatte, weitere Argumente vorzubringen, bevor eine weitere Entscheidung getroffen würde. Im vorliegenden Fall wurde den Beschwerdeführern dieses Recht verweigert, und die Entscheidung erging ohne weitere Möglichkeit zum Vorbringen von Argumenten. Der Fall wurde zur Bearbeitung durch eine anders besetzte Prüfungsabteilung an die erste Instanz zurückverwiesen (bezüglich des falschen Eindrucks über geänderte Patentansprüche, s. auch T 309/94).
In der Sache T 1982/07 stellte die Kammer fest, dass es für den Grundsatz eines fairen Verfahrens grundlegend ist, dass dem Anmelder, der im Rahmen der Prüfung mit neuen Dokumenten aus dem Stand der Technik konfrontiert wird, nicht nur das Recht gegeben wird, sich dazu zu äußern, sondern auch, mit einer Änderung der Ansprüche zu reagieren, um die Entgegenhaltungen zu entkräften. Im fraglichen Fall sahen sowohl die Prüfungsabteilung als auch der Anmelder das neu eingeführte Dokument D3 als hochrelevanten Stand der Technik an, der der Patentierbarkeit der Anmeldung vermutlich im Wege stehen würde. Angesichts einer derartigen hochrelevanten Entgegenhaltung hätte dem Anmelder Gelegenheit gegeben werden müssen, die Ansprüche - gegebenenfalls durch Einführung von Merkmalen der Beschreibung - zu ändern. Die Prüfungsabteilung habe ihr Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ 1973 (jetzt R. 137 (3) EPÜ) somit fehlerhaft ausgeübt, da dem Anmelder nicht Gelegenheit gegeben worden war, angemessen zu reagieren, sondern ihm vielmehr die Hände in einer Weise gebunden worden waren, die weder im Sinne der Verfahrenseffizienz geboten noch in Anbetracht der zitierten Dokumente aus dem Stand der Technik gerechtfertigt war. Die Prüfungsabteilung habe ihr Ermessen ungebührend restriktiv ausgeübt und damit einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen. Vor diesem Hintergrund hätte die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung gemäß Art. 109 (1) EPÜ revidieren müssen, was nicht geschehen war. Die Kammer ordnete daher die Zurückverweisung an eine bislang nicht mit dem Fall befasste Prüfungsabteilung an.
In der Entscheidung T 281/03 vom 17. Mai 2006 urteilte die Kammer, dass ein wesentlicher Verfahrensfehler im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorliegt, wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer sich für den Fall, dass Neuheit bejaht würde, zur erfinderischen Tätigkeit hatte äußern wollen, diese Frage in der mündlichen Verhandlung jedoch nicht erörtert wurde und die Einspruchsabteilung unmittelbar im Anschluss an die Beratung und die Verkündung ihrer Entscheidung zur Neuheit die Entscheidung verkündet hatte, die Einsprüche zurückzuweisen. Dass der Einsprechende/ Beschwerdeführer sich früher zur erfinderischen Tätigkeit hätte äußern können, wurde für nicht relevant gehalten.
Anbei einige Fallbeispiele, in denen die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt wurde:
In T 451/06 trug der Beschwerdeführer/Einsprechende vor, er habe zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung klar und deutlich erklärt, dass er einen Hauptantrag habe, der auf den Widerruf des Patents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nur gegenüber D1 gerichtet sei, und einen Hilfsantrag, mit dem er mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 in Verbindung mit einem oder mehreren der Dokumente D2, D3, D4, D5 und D7 geltend mache. Die Einspruchsabteilung habe nach seinen Einlassungen zum Hauptantrag die mündliche Verhandlung unterbrochen, habe sich zur Beratung zurückgezogen und die Zurückweisung des Einspruchs beschlossen, ohne ihn aufzufordern, seine Argumente zur Stützung des Hilfsantrags vorzubringen. Nach Auffassung des Beschwerdeführers war dies eine analoge Situation, wie sie der Entscheidung T 281/03 zugrunde lag, in der die Kammer entschieden hatte, dass die Einspruchsabteilung einen Verfahrensfehler begangen hatte, als sie nach Erörterung der Neuheit, nicht aber der erfinderischen Tätigkeit ihre Entscheidung verkündet hatte, den Einspruch zurückzuweisen. Die mit dem vorliegenden Fall befasste Kammer wies darauf hin, dass dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu entnehmen sei, dass der Vorsitzende, nachdem er die Beteiligten aufgefordert hatte, ihre Anträge zu stellen, angekündigt hatte, zur Debatte stehe die Frage der "erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 des angegriffenen Patents gegenüber dem Stand der Technik". Der Vorsitzende habe somit nur den Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit genannt und die Substantiierung nicht angesprochen. Dies könne nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass die Debatte in anderer Weise beschränkt worden sei als hinsichtlich des Einspruchsgrunds. Die Aufforderung des Vorsitzenden, alle Einwände zur erfinderischen Tätigkeit vorzubringen, sei tatsächlich eine Aufforderung an den Einsprechenden gewesen, sowohl seine "Haupt- wie auch seine Hilfsanträge" zu stellen. Zum Argument des Beschwerdeführers/Einsprechenden, die Einspruchsabteilung hätte ihn, nachdem nur seine Argumente zu D1 zur Sprache gekommen seien, auffordern müssen, sein zuvor angekündigtes, auf D1 sowie den Dokumenten D2, D3, D4, D5 und D7 basierendes "hilfsweises" Vorbringen vorzutragen, stellte die Kammer fest, dass die Einspruchsabteilung zu einer derartigen weiteren Aufforderung nicht verpflichtet sei, weil nach der einleitenden Erklärung des Vorsitzenden, zur Debatte stehe die Frage mangelnder erfinderischer Tätigkeit, für die Substantiierung des Einspruchsgrundes ausschließlich der Einsprechende verantwortlich gewesen sei. Die vorliegende Situation unterscheide sich von derjenigen in T 281/03: In dem T 281/03 zugrunde liegenden Fall hatte es die Einspruchsabteilung versäumt, dem Einsprechenden Gelegenheit zu geben, sich zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit zu äußern und hatte ihm damit jede Möglichkeit vorenthalten, einen Einspruchsgrund zu substantiieren (s. G 1/95). Hingegen war dem Einsprechenden im vorliegenden Fall Gelegenheit gegeben worden, den Einspruchsgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit zu substantiieren. Dementsprechend könne die Begründung aus T 281/03 nicht analog auf den vorliegenden Fall übertragen werden.
In der Sache T 33/93 argumentierte der Beschwerdeführer, dass die angefochtene Entscheidung auf einem wesentlichen Verfahrensmangel beruhe, da darin erstmals auf eine Entscheidung einer Beschwerdekammer Bezug genommen werde, zu der er sich nicht habe äußern können. Die Kammer stellte fest, dass die Bezugnahme auf die Entscheidung zur Stützung des Zurückweisungsbeschlusses kein neuer Grund und kein neues Beweismittel im Sinne von Art. 113 (1) EPÜ 1973, sondern lediglich eine Wiederholung von Argumenten sei, da damit nur die dem Beschwerdeführer ordnungsgemäß zur Kenntnis gebrachte Auffassung bestätigt werde. Im Verfahren T 990/91 entschied die Kammer, dass die fehlende Gelegenheit zur Stellungnahme nicht als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werden könne, weil die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung das neue Argument nicht hätte vorbringen müssen, um die Anmeldung zurückweisen zu können.
In T 238/94 stellte die Kammer fest, dass die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zwar nirgends direkt auf das Vorbringen des Beschwerdeführers zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit Bezug genommen hatte, aber sehr wohl auf die Offenbarung aller vom Beschwerdeführer und vom Beschwerdegegner angezogenen Dokumente und auch auf mögliche Kombinationen ihrer Lehren eingegangen war. Auf diese Weise wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers nach Auffassung der Kammer bei der Entscheidungsfindung zumindest indirekt berücksichtigt (s. auch T 1004/96).
In der Sache T 725/05 untersuchte die Kammer, ob ein Beteiligter in einem inter partes Verfahren durch ein obiter dictum in der Entscheidung einer Einspruchsabteilung beschwert sein kann. Die Kammer verwies auf T 473/98 (ABl. 2001, 231), wo entschieden wurde, dass dies nicht der Fall ist und dass zudem die Aufnahme eines obiter dictum durch eine Einspruchsabteilung sachdienlich ist, weil sie eine Zurückverweisung verhindern könnte. Sie befand, dass die Einspruchsabteilung mit der Aufnahme eines obiter dictum am Ende der angefochtenen Entscheidung keinen wesentlichen Verfahrensmangel begangen hatte.
In T 1098/07 entschied die Kammer, dass die unterlassene Berücksichtigung von Beweismitteln in der Regel insofern einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, als ein Beteiligter dadurch der in den Art. 117 (1) und 113 (1) EPÜ verankerten fundamentalen Rechte beraubt wird. Nach Auffassung der Kammer könnte die Schwere des Mangels aber durch verschiedene Faktoren gemildert werden. Ob die Tatsache, dass von einem Beteiligten zur Stützung seines Vorbringens vorgelegte Unterlagen in einer Entscheidung nicht ausdrücklich genannt wurden, einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt oder nicht, ist also vom (prima facie) Stellen- und Beweiswert dieser Unterlagen abhängig. Dabei sind folgende Fragen zu beantworten: Welche Sachverhalte sollen nachgewiesen werden, wie relevant sind die Unterlagen für diese Sachverhalte und mit welcher Wahrscheinlichkeit kann der Nachweis erbracht werden?
Die nachstehenden Fälle betreffen Zeugen:
Im Fall T 269/00 befand die Kammer, dass es keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn ein Zeuge, der von einem Beteiligten zur Bestätigung eines Sachverhalts angeboten wurde, nicht zur mündlichen Verhandlung geladen wird. Die Kammer unterschied die Sachlage von der in T 142/97, wo die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, als Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör erachtet worden war. In der Sache T 142/97 war die Kammer zu dem Schluss gekommen, die Einspruchsabteilung habe den Anspruch des Einsprechenden auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ 1973 durch den Verzicht auf die Vernehmung eines Zeugen verletzt, der im Zusammenhang mit einer in der Einspruchsschrift ausreichend substantiierten Vorbenutzung angeboten worden war. Die jetzige Kammer hielt den vorliegenden Fall für anders gelagert, weil die Begründung der Vorbenutzung nicht während der Einspruchsfrist ausreichend substantiiert, sondern im Verlauf des Einspruchsverfahrens nach und nach vorgebracht worden war. Somit ging es hier darum, ob die Einspruchsabteilung bei der Nichtzulassung verspätet vorgebrachter Beweismittel ihr Ermessen nach Art. 114 (2) EPÜ 1973 korrekt ausgeübt hat.
In T 959/00 war die Einspruchsabteilung nicht auf das Angebot des Einsprechenden eingegangen, einen Zeugen zur angeblichen Vorbenutzung vernehmen zu lassen. Die Kammer befand, dass die Nichtvernehmung des Zeugens durch die Einspruchsabteilung und das Fehlen jeglicher Begründung in der angefochtenen Entscheidung, warum die Zeugenvernehmung nicht erforderlich gewesen sei, einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.
In der neueren Sache T 716/06 stellte die Kammer Folgendes fest: Anders als in den von der Kammer angeführten Fällen, in denen eine Zeugenvernehmung in der Regel nicht erforderlich sei, sei vorliegend festzustellen, dass die zuständige Abteilung des EPA dem Antrag eines Einsprechenden, einen Zeugen zu einer angeblichen öffentlichen Vorbenutzung und zur Offenbarung eines bestimmten Merkmals im Rahmen dieser Vorbenutzung zu vernehmen, in der Regel stattgeben müsse, bevor sie entscheide, dass die angebliche Vorbenutzung weder nachgewiesen sei noch eine neuheitsschädliche Vorwegnahme darstelle, weil das fragliche Merkmal darin nicht offenbart werde. Zum Beweisangebot durch Zeugen für eine behauptete Vorbenutzung s. auch die Entscheidung T 1100/07.
In der Sache T 909/03 entschied die Kammer, dass einem Beteiligten vor dessen Befragung eines Zeugen der Gegenpartei kein Exemplar der Niederschrift über die Zeugenaussage ausgehändigt werden müsse. In der mündlichen Verhandlung habe der Beteiligte ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Aussage des Zeugen Stellung zu nehmen, auch ohne dass die Niederschrift den Beteiligten vorgelegen habe. Somit sei kein wesentlicher Verfahrensmangel aufgetreten.