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I.D.6. Espérance de réussite - biotechnologie et génie génétique
Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une démarche peut être considérée comme évidente au sens de l'art. 56 CBE 1973, dans le cas où l'homme du métier l'aurait appliquée, parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque (T 2/83, JO 1984, 265). En d'autres termes, il n'y a pas uniquement évidence lorsque l'on peut clairement prévoir les résultats, mais également lorsque l'on peut raisonnablement escompter une réussite (T 149/93).
Dans certaines décisions ayant trait au génie génétique, la chambre s'est demandé si, dans les affaires en question, il était évident pour l'homme du métier d'essayer de suivre, avec une espérance de réussite raisonnable, une démarche, une voie ou une méthode suggérée (T 60/89, JO 1992, 268). Pour de plus amples informations sur les inventions biotechnologiques et la définition de l'homme du métier, se référer au chapitre I.D.7.1.3.
Dans l'affaire T 296/93, la chambre a estimé qu'en ce qui concerne l'activité inventive, le fait que d'autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet pourrait faire penser qu'il était "évident d'essayer" ou qu'il s'agissait d'un domaine méritant d'être exploré ; cela ne signifie cependant pas nécessairement qu'il y ait eu une "espérance de réussite raisonnable". Il convient de ne pas confondre l'espérance raisonnable de réussite avec "l'espoir", légitime, "de réussir". L'espérance raisonnable de réussite suppose que l'homme du métier est en mesure de prévoir, à partir des connaissances disponibles avant le lancement d'un projet de recherche, que celui-ci peut être mené à bien dans un délai raisonnable. Plus un domaine de recherche technique est inexploré, plus il est difficile d'en prévoir la réussite et, par conséquent, plus l'espérance de réussite est faible (T 694/92, JO 1997, 408). Selon la décision T 207/94 (JO 1999, 273), l'"espoir de réussir" est seulement l'expression d'un souhait, tandis que l'"espérance raisonnable de réussite" exige une appréciation scientifique des faits en présence.
Dans l'affaire T 187/93, la chambre a déclaré qu'en fait, même s'il est évident pour un homme du métier de tenter une expérience, cela ne signifie pas forcément qu'il aurait eu une espérance raisonnable de réussite.
Dans l'affaire T 223/92, la chambre a relevé que compte tenu de l'état de la technique en 1981, l'homme du métier n'aurait choisi la technique de la recombinaison de l'ADN, en dépit de la très faible espérance de réussite d'une telle entreprise, que s'il avait eu confiance dans sa chance, son habileté et son esprit inventif pour surmonter les problèmes connus et ceux encore inconnus liés à cette entreprise, tandis que l'homme de métier de compétence moyenne se serait attendu à un échec.
Dans certaines décisions, les chambres de recours avaient nié l'existence d'une activité inventive parce que l'homme du métier se trouvait dans une situation "try and see". Une telle situation est réputée s'être produite si l'homme du métier, au vu de l'enseignement de l'état de la technique, a déjà clairement envisagé un groupe de composés ou un composé et qu'il a ensuite déterminé, à l'aide de tests de routine, si ce(s) composé(s) avait (avaient) l'effet désiré (T 889/02, T 542/03, T 1241/03, T 1599/06). Dans la décision T 91/98, la chambre a déclaré que l'approche de "l'espérance de réussite raisonnable", se justifiait par le fait que si l'on peut aisément concevoir des inventions à réaliser par génie génétique, leur mise en oeuvre risque néanmoins de poser des problèmes, étant donné les difficultés connues ou expérimentées lors du lancement du projet. En l'occurrence, pour déterminer si des dérivés de l'azidothymidine agissent contre des rétrovirus humains en restant non toxiques pour les cellules, il suffit d'effectuer de façon routinière des tests in vitro d'infectivité virale bien connus, de sorte qu'il convient plutôt de suivre une approche "try and see".
Dans l'affaire T 1396/06, la chambre a indiqué que l'homme du métier n'est pas assuré de réussir, même lorsqu'il applique des méthodes de routine en vue de résoudre un problème technique étroitement lié. L'assurance de réussir n'est toutefois pas requise selon la jurisprudence des chambres de recours, qui opère une nette distinction entre une chance raisonnable de réussite et l'assurance de réussir (T 918/01). Au contraire, en dépit des incertitudes compréhensibles qui caractérisent toujours les expériences biologiques, l'homme du métier n'aurait eu aucune raison d'adopter une attitude sceptique. Il aurait eu soit quelques espérances de réussite, soit, au pire, aucune espérance particulière, mais uniquement une approche "try and see", qui n'équivaut pas à une absence de chance raisonnable de réussite (voir également T 759/03).
Dans l'affaire T 111/00, la chambre a relevé que cette approche visait en particulier à prendre en compte la complexité inhérente à certaines techniques de l'ADN recombinant, complexité qui pourrait compromettre le résultat final des expériences faisant appel à ces techniques. Dans la présente espèce, l'homme du métier aurait considéré le clonage de ADNc humain comme une question de routine, puisque la sonde nécessaire était disponible (document 1) et qu'aucun problème ne se posait.
Compte tenu de l'état de la technique le plus proche, le problème technique à résoudre dans l'affaire T 886/91 consistait, selon la chambre, à identifier et à caractériser de manière précise des séquences d'ADN du sous-type adyw du génome HBV. La chambre a souligné que dans cette affaire, la situation n'était pas comparable à celle qui a fait l'objet des décisions T 223/92 et T 500/91, où la production d'une protéine en partie connue dans un système d'ADN recombinant avait été menée à bien et considérée comme inventive eu égard au fait que dans les circonstances particulières de ces affaires, il n'y avait aucune espérance de réussite raisonnable. En l'espèce, l'état de la technique le plus proche avait déjà divulgué le clonage et l'expression du sous-type adyw du génome HBV. Pour identifier et caractériser les séquences particulières revendiquées du même génome, il suffisait que l'homme du métier effectue des expériences à l'aide de moyens ordinaires dans le cadre d'une pratique usuelle consistant à combler les lacunes du savoir en appliquant les connaissances existantes.
Dans l'affaire T 923/92 (JO 1996, 564), la chambre devait se demander si l'homme du métier aurait tenté de préparer de l'ADNc codant du t-PA humain avec une espérance raisonnable de réussite, ou si, comme en l'espèce, il aurait pu prévoir, sur la base des connaissances existantes, la réussite du projet de recherche dans des délais raisonnables avant de le lancer. La chambre a tenu compte du fait que, comme indiqué dans la décision T 816/90, "même lorsque l'on peut concevoir en théorie une approche directe pour résoudre un problème technique spécifique, l'homme du métier peut rencontrer des difficultés inattendues lors de la mise en pratique de la stratégie conçue". Elle a déclaré que tout en espérant réussir dans son entreprise, l'homme du métier qui lance un tel projet sait que sa réussite dépend non seulement des compétences techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la série d'étapes précises décrites dans le protocole expérimental, mais également dans une large mesure de l'aptitude à prendre les bonnes décisions tout au long du projet, lorsque des difficultés d'ordre expérimental le requièrent. On ne pouvait donc pas dire que l'homme du métier avait une espérance raisonnable de réussite.
Dans l'affaire T 386/94 (JO 1996, 658), la chambre s'est également référée à la décision T 816/90 et a constaté que dans le domaine du génie génétique, il n'y a aucune activité inventive lorsque l'homme du métier peut espérer, à la date de priorité, réaliser relativement facilement le clonage et l'expression d'un gène, et que le clonage, bien qu'exigeant beaucoup de travail, ne présente pas de difficultés telles que l'espérance de réussite se révèle être infondée.
Lorsque l'invention revendiquée a pour objet l'expression d'un ADN cloné dans un hôte étranger défini, on ne peut évaluer l'espérance raisonnable de réussite qu'en tenant compte des difficultés réelles liées à cette étape. Aussi, pour pouvoir être prise en considération, toute allégation selon laquelle certaines caractéristiques compromettent l'espérance raisonnable de réussite doit-elle être fondée sur des faits techniques (T 207/94, JO 1999, 273).
Dans la décision T 737/96, la chambre de recours a estimé qu'il n'était pas opportun d'essayer d'évaluer les chances de succès d'une technique aléatoire telle que la mutagénèse, où les résultats dépendent d'événements fortuits. En effet, l'homme du métier sait pertinemment que, à moins qu'une méthode de sélection spécifique ait pu être mise au point, ce qui n'était pas le cas dans le brevet en cause, la persévérance et le hasard jouent un rôle majeur pour obtenir un succès, étant donné qu'aucune forme de contrôle ne peut être exercée sur les phénomènes de mutation. Dans ces conditions, l'espérance de réussite, comme par exemple dans un jeu de loterie, varie toujours considérablement - elle peut être nulle ou élevée - et ne peut donc être évaluée de manière rationnelle sur la base de faits techniques. Cette situation est au plan technique différente de celles dans lesquelles on s'appuie sur des méthodes plus prévisibles pour résoudre un problème particulier, telles que les méthodes du génie génétique comme le clonage et/ou l'expression d'une séquence d'ADN. Dans ces situations, il est souvent possible de prévoir de façon rationnelle les chances de succès, et l'évaluation de l'"espérance de réussite raisonnable" devient alors un outil fiable et significatif pour apprécier l'activité inventive (voir aussi T 694/92, JO 1997, 408).