La Jurisprudence des Chambres de recours
Les principes expliqués dans le chapitre II.A.3 et 4 s'appliquent également aux inventions biologiques. En particulier, il convient de faire une première référence aux affaires T 281/86 (JO 1989, 202), T 299/86 et T 409/91 (JO 1994, 653). Les chambres traitent également de questions concernant le caractère complet de l'exposé dans le contexte de l'activité inventive (cf. par exemple les décisions T 1329/04, T 604/04, T 898/05, chapitre I.D.4.1 ci-dessus) et de l'application industrielle (cf. par exemple les décisions T 870/04, T 641/05, T 1452/06, chapitre I.E ci-dessus). Il a été jugé que la question de savoir si la demande divulgue suffisamment d'informations de sorte qu'il soit plausible que les polynucléotides ou polypeptides revendiqués produisent l'effet technique présumé relevait de l'activité inventive (décisions T 743/97, T 1329/04) ou de l'application industrielle (décisions T 1165/06, T 1452/06), et que la question pertinente à poser au titre de l'art. 83 CBE 1973 était de savoir si la description était suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse préparer les produits revendiqués (T 743/97).
Une invention peut également être suffisamment exposée lorsque les résultats ne peuvent pas être reproduits à l'identique. Ainsi, dans la décision T 301/87 (JO 1990, 335), l'invention fournissait un moyen d'obtenir, grâce à la technologie de l'ADN recombinant, certains types d'interférons, mais le procédé utilisé ne donnait pas à chaque fois les mêmes résultats. La chambre a conclu que des variations de constructions dans une classe de précurseurs génétiques tels que les molécules d'ADN recombinantes revendiquées en des termes impliquant une combinaison de limitations structurales et de tests fonctionnels n'ont pas d'incidence sur la question de savoir si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet, à condition que l'homme du métier puisse à coup sûr obtenir des membres de cette classe sans nécessairement savoir à l'avance lesquels.
Pour qu'une invention soit suffisamment exposée, il faut donner à l'homme du métier un nombre suffisant de repères pour exécuter l'invention dans tout le domaine revendiqué sans effort excessif, afin de satisfaire au principe que l'étendue du brevet trouve sa justification dans la contribution apportée à l'état de la technique (T 612/92). Toutefois, dans l'affaire T 636/97, la chambre a souligné que c'est un principe fondamental du droit des brevets qu'une revendication peut valablement couvrir un objet étendu, même si la description du brevet concerné ne permet pas d'exécuter toutes les méthodes conduisant à cet objet. Autrement, il ne pourrait pas exister de brevet dominant, et tout inventeur qui mettrait au point une nouvelle méthode conduisant à cet objet ne serait pas lié par des brevets antérieurs. Dans la décision T 694/92 (JO 1997, 408) la chambre a constaté que lorsque l'invention porte sur la réalisation effective d'un effet technique anticipé à un niveau théorique dans l'état de la technique, il convient de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la contribution technique réelle que ladite invention apporte à l'état de la technique et, d'autre part, les termes dans lesquels elle est revendiquée, de façon à ce que, si le brevet est délivré, l'étendue de la protection conférée soit équitable et adéquate. La chambre a mis en évidence la corrélation qui existe entre les exigences des art. 84, 83 et 56 CBE 1973.
Quant à la quantité de détails à fournir pour qu'un exposé soit suffisant, cette question est fonction de la corrélation entre les faits de chaque espèce et certains paramètres généraux, tels que la nature du domaine technique et les efforts moyens nécessaires pour mettre en oeuvre une divulgation écrite donnée dans ce domaine technique, la date à laquelle la divulgation a été présentée au public et les connaissances générales correspondantes, ainsi que la quantité de détails techniques fiables divulgués dans un document (cf. T 158/91, T 694/92, JO 1997, 408, T 639/95, T 36/00 et T 1466/05).
Lorsqu'elles examinent la suffisance de l'exposé, les chambres doivent s'assurer en premier lieu que le fascicule du brevet met à la disposition de l'homme du métier au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée et, deuxièmement, que l'homme du métier peut mettre en œuvre l'invention dans toute l'étendue de la revendication (cf. par exemple les décisions T 792/00, T 811/01, T 1241/03, T 364/06). La mesure dans laquelle une invention est suffisamment exposée est évaluée au cas par cas, en tenant compte de l'essence de l'invention (T 694/92, JO 1997, 408).
Dans la décision T 292/85 (JO 1989, 275), la chambre a indiqué qu'une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Dans cette affaire, l'invention portait sur un plasmide recombinant comprenant un régulon homologue, un ADN hétérologue et un ou plusieurs codons de terminaison pour l'expression dans des bactéries d'un polypeptide hétérologue fonctionnel sous une forme permettant sa séparation. La demande a été rejetée par la division d'examen au motif que les modes de réalisation couverts par les vastes revendications libellées en termes de fonction ne pouvaient pas tous être mis en oeuvre. Les revendications incluaient en outre l'obtention de produits à venir, alors qu'elles devaient se limiter à ce qui était disponible à la date de priorité. La chambre ne s'est pas ralliée à ce point de vue. Elle a estimé qu'il était sans importance que des variantes particulières n'étaient pas disponibles, dès lors qu'il existait des variantes appropriées connues qui produisaient le même effet.
De même, dans l'affaire T 386/94 (JO 1996, 658), le fascicule du brevet fournissait un exemple techniquement détaillé sur l'expression de la préprochymosine et de ses formes de maturation dans E.coli. Cet exemple suggérait la possibilité d'exprimer ces protéines dans les micro-organismes en général. La chambre a estimé que l'invention était suffisamment exposée, puisqu'un mode de réalisation de l'invention était clairement indiqué et que rien dans l'état de la technique ne prouvait qu'il n'était pas possible d'exprimer des gènes étrangers dans des organismes autres que E.coli. Les principes énoncés dans la décision T 292/85 (JO 1989, 275) ont également été appliqués dans l'affaire T 984/00 (dans laquelle l'invention portait sur l'utilisation de la région T d'Agrobacterium, sans les gènes de la région T des plasmides Ti de la souche sauvage, afin d'éviter l'action délétère de ces gènes sur la plante cible) ainsi que dans l'affaire T 309/06 (dans laquelle le requérant avait divulgué un nouveau groupe d'enzymes (phospholipases A1) caractérisées par des propriétés utiles, la chambre ayant en l'espèce autorisé le requérant à revendiquer les enzymes indépendamment de leur origine).
Dans d'autres cas, la chambre a estimé qu'il était nécessaire de fournir des détails techniques supplémentaires et de produire plus qu'un seul exemple pour étayer des revendications de vaste portée, par exemple lorsque l'essence de l'invention était d'obtenir dans différents domaines d'application un effet technique donné, en faisant appel à des techniques connues, et qu'il était fort douteux que cet effet puisse être aisément obtenu pour l'ensemble des applications revendiquées, il peut s'avérer nécessaire de fournir de plus amples détails techniques et plus d'un seul exemple (cf. T 612/92, T 694/92, JO 1997, 408, T 187/93 et T 923/92). Dans l'affaire T 694/92, les informations fournies étaient incomplètes. L'objet revendiqué concernait un procédé pour modifier génétiquement une cellule végétale. En fait, la chambre a estimé que les preuves expérimentales et les détails techniques contenus dans la description n'étaient pas suffisants pour permettre à l'homme du métier d'obtenir de manière fiable et sans effort excessif l'effet technique suivant, à savoir l'expression dans n'importe quelle cellule végétale de n'importe quel gène de structure végétal sous le contrôle de n'importe quel promoteur végétal. D'autres cas où la chambre a estimé qu'il fallait indiquer plus d'un seul exemple sont exposés au point 5.1.2
Il ne peut être objecté à l'encontre d'une demande que l'invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète que si de sérieuses réserves peuvent être formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables. Ce n'est pas parce qu'une revendication est de vaste portée que l'on peut considérer de ce seul fait que la demande ne satisfait pas à l'exigence de suffisance de l'exposé prévue à l'art. 83 CBE (voir par ex. T 19/90, JO 1990, 476; selon une jurisprudence constante, l'existence de sérieuses réserves a par exemple été confirmée dans l'affaire T 612/92 et rejetée dans les décisions T 351/01, T 21/05, T 1188/06, T 884/06, T 364/06). Dans l'affaire T 19/90, l'invention revendiquée était définie par l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome de mammifères autres que l'être humain en général. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif que l'on ne pouvait prétendre, à la lumière des différences entre les différents animaux, que le seul exemple fourni (celui des souris) puisse être transposé à tous les autres mammifères autres que l'homme, si bien que les revendications avaient une portée excessive. La chambre n'a pas suivi cette position.