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On peut dire globalement qu'un disclaimer non divulgué est admissible si son objectif est de :
- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) et (4) CBE ;
- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'art. 54(2) CBE ;
La Grande Chambre a souligné qu'en définissant les situations dans lesquelles un disclaimer peut être admis elle a veillé à ce que le motif justifiant un disclaimer ne soit pas lié à l'enseignement de l'invention.
Elle n'a pas partagé l'avis selon lequel, partant du postulat qu'un disclaimer se borne toujours à renoncer à une partie de l'invention, il peut être utilisé à n'importe quelle fin, à savoir également pour exclure des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas. Elle a estimé qu'une revendication comprenant des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas peut entraîner, suivant les circonstances, des conséquences différentes.
De l'avis de la Grande Chambre de recours, lorsqu'il existe un grand nombre de variantes concevables et que le fascicule contient des informations suffisantes sur les critères permettant de trouver au prix d'un effort raisonnable les variantes appropriées dans le domaine revendiqué, la présence de certains modes de réalisation qui ne fonctionnent pas n'est pas préjudiciable. Il n'est donc ni utile, ni nécessaire d'introduire un disclaimer.
Si tel n'est pas le cas et que l'invention revendiquée ne puisse pas être reproduite, cette question peut devenir pertinente eu égard aux exigences d'activité inventive et de suffisance de l'exposé. Il importe que l'invention remplisse cette condition à la date de dépôt ou de priorité et il ne peut être remédié à une quelconque irrégularité en la matière durant la procédure devant l'OEB (revirement de la jurisprudence établie dans T 170/87 et T 313/86).
L'approche plus restrictive adoptée dans la décision T 323/97 a ainsi été rejetée ; selon cette approche, la modification d'une revendication qui ne trouve aucun fondement dans la demande telle que déposée et vise à différencier davantage l'objet revendiqué de l'état de la technique, est contraire à l'art. 123(2) CBE 1973. De plus, le cadre déterminant l'admissibilité des disclaimers a été défini de manière plus précise, ce qui a eu pour effet de rendre caduque une partie de la jurisprudence antérieure (cf. T 313/86, T 623/91, T 1050/93). Conformément à cette jurisprudence, un disclaimer devait également être admis si un domaine partiel de l'objet de l'invention défini en fonction de domaines devait être exclu non pas en raison de l'état de la technique, mais du fait qu'il ne résolvait pas le problème technique.