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S'agissant de la formulation des disclaimers, la Grande Chambre de recours a énoncé dans les décisions G 1/03 et G 2/03 (JO 2004, 413 et 448) que le disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.
En tout état de cause, une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'art. 84 CBE 1973. Cela signifie qu'un disclaimer n'est pas admissible si la limitation requise peut être exprimée en termes plus simples, au moyen de caractéristiques positives initialement divulguées conformément à la règle 29(1), première phrase CBE 1973 (règle 43(1) CBE). En outre, la présence de plusieurs disclaimers dans une revendication pourrait contraindre le public à déployer des efforts excessifs pour distinguer ce qui est protégé de ce qui ne l'est pas. Il convient de peser d'une part l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection adéquate, et d'autre part l'intérêt du public, qui est de pouvoir déterminer au prix d'un effort raisonnable l'étendue de la protection conférée.
Dans l'intérêt de la transparence du brevet, le fascicule doit mentionner clairement qu'il contient un disclaimer non divulgué et pourquoi celui-ci a été introduit. L'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la règle 27(1)b) CBE 1973 (règle 42(1)b) CBE) et il convient de mentionner la relation entre l'état de la technique et le disclaimer.
Concernant la formulation des disclaimers, la Grande Chambre de recours se fonde également sur la jurisprudence antérieure, dont une grande partie devrait pouvoir encore être appliquée.
Cependant, un disclaimer introduit dans le but d'établir la nouveauté ne doit exclure que l'objet divulgué dans l'état de la technique (cf. T 434/92, T 653/92, T 426/94). S'agissant de la jurisprudence consécutive aux décisions G 1/03 et G 2/03, voir entre autres T 285/00, T 426/00, T 747/00 et T 10/01.
Dans la décision T 11/89, la chambre a rappelé que les revendications qui comportent un disclaimer doivent indiquer clairement les caractéristiques techniques par lesquelles l'objet revendiqué se distingue de l'objet exclu. Le numéro de publication d'un fascicule de brevet ne constitue manifestement pas une caractéristique technique ; il ne permet donc pas de déterminer l'étendue d'un disclaimer. La revendication en l'espèce était ainsi formulée "Dérivés X de formule générale I [...], à l'exception des dérivés X de formule générale I divulgués dans le fascicule de brevet n°[...]" (voir toutefois la décision T 623/91, dans laquelle l'exclusion d'un composé par référence à une marque ou à une dénomination commerciales a été admise ; s'agissant de la référence à une marque, consulter également la décision T 480/98, dont les conclusions avaient toutefois été différentes).
Dans l'affaire T 161/02, la chambre a souligné que le disclaimer associait des caractéristiques découlant de deux documents différents de l'état de la technique. Or, la combinaison de ces caractéristiques n'avait aucun sens au plan technique, comme l'a reconnu le requérant, puisqu'elle se traduisait par un disclaimer ne correspondant ni à la divulgation du premier document, ni à celle du deuxième document. La chambre a estimé qu'un tel disclaimer privait la revendication de toute clarté au sens de l'art. 84 CBE 1973, car il ne permettait pas au public de distinguer les éléments protégés de ceux exclus de la protection.
Pour justifier l'exclusion "utilisation non thérapeutique" au début de la revendication contestée, la requérante, dans l'affaire T 67/02, avait invoqué les décisions G 1/03 et G 2/03 (JO 2004, 413 et 448), selon lesquelles les disclaimers étaient admissibles pour les objets exclus de la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE 1973. La chambre a toutefois constaté qu'en l'espèce, il n'était pas possible de mettre en évidence une délimitation claire entre l'application cosmétique et le traitement thérapeutique. L'exclusion conduisait donc, de l'avis de la chambre, à un manque de clarté de l'objet revendiqué.
Dans la décision T 201/99, les requérants (titulaires du brevet) ont remplacé dans la revendication en cause la plage de valeurs des durées de traitement "1-10 minutes" par "1-6 minutes". Ils ont soutenu que la plage de valeurs de 1 à 6 minutes devait être considérée comme excluant la plage de valeurs limitée, supérieure à 6 et allant jusqu'à 10, de manière à supprimer les recoupements entre l'objet revendiqué et l'état de la technique. La chambre a toutefois souligné que les décisions de la Grande Chambre de recours G 1/03 et G 2/03 (point 3 des motifs) excluent explicitement la possibilité de dissimuler un disclaimer par une caractéristique positive non divulguée définissant la différence entre la revendication initiale et l'antériorisation, car cela porterait atteinte à la transparence du brevet (art. 84 CBE 1973).
Dans l'affaire T 286/06, la composition revendiquée devait comprendre, selon la revendication 1 en cause, des quantités définies d'un inhibiteur de liaison qui était un composé d'ammonium quaternaire. La revendication 1 incluait en outre le disclaimer suivant : "à condition que ledit inhibiteur de liaison ne soit pas un composé d'ammonium quaternaire biodégradable". Le disclaimer en question avait été introduit au cours de la procédure d'opposition afin de rétablir la nouveauté par rapport à la divulgation du document (1). Les pièces de la demande telles que déposées ne contenaient aucune information permettant d'interpréter quels étaient les composés d'ammonium quaternaire qui devaient être considérés comme "biodégradables".
La chambre a estimé que, conformément à l'objectif de l'art. 84 CBE 1973, qui consiste à garantir la sécurité juridique, le texte d'une revendication ne peut pas être interprété sur la base de l'enseignement contenu dans d'autres publications qui n'étaient pas citées explicitement dans les pièces de la demande telles que déposées comme étant pertinentes pour l'interprétation de certains termes utilisés dans la description ou dans les revendications. Il en va de même dans le cas d'un disclaimer, dont l'introduction dans une revendication se justifie uniquement par le fait qu'il exclut une divulgation destructrice de nouveauté. Un disclaimer ne doit pas offrir au demandeur ou au titulaire du brevet l'occasion de remanier arbitrairement ses revendications (cf. G 1/03, JO 2004, 413). La chambre a examiné si la revendication 1 était claire en prenant en considération ce que l'homme du métier qui fait appel à ses connaissances générales aurait compris à la lecture de cette seule revendication. Elle a conclu au manque de clarté du libellé de la revendication 1.