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De nombreuses décisions des chambres faisant suite à la décision de la Grande Chambre en matière de disclaimer se sont penchées sur la question de déterminer ce qu'est une antériorisation à titre fortuit dans les cas concrets dont elles étaient saisies. D'autres décisions reportées à la fin de cette subdivision ont trait à d'autres questions.
Dans l'affaire T 500/00, la modification résidait en un disclaimer que le requérant avait introduit dans la revendication 1 pendant la procédure d'examen en réponse à une objection d'absence de nouveauté fondée sur le document de l'état de la technique D1. La question était de savoir dans quelles conditions un tel disclaimer pouvait être admis.
Selon la décision G 1/03 (JO 2004, 413), un disclaimer peut être admis pour rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une antériorisation fortuite relevant de l'art. 54(2) CBE 1973. Il fallait donc déterminer si la divulgation de D1 était fortuite ou non.
En l'espèce, la solution revendiquée se recoupait avec l'enseignement du document D1. La demande en cause et D1 concernaient le même domaine technique, présentaient des compositions identiques, exception faite du composant objet du disclaimer, et visaient le même objectif, à savoir un durcissement suffisant. En outre, le brevet en cause et le document D1 étaient fondés sur le même problème technique. Etant donné que l'homme du métier aurait considéré le document D1 comme état de la technique pertinent pour parvenir à l'invention, ce qui était confirmé par la référence à D1 dans la demande telle que déposée, la divulgation contenue dans ce document ne pouvait être considérée comme fortuite au sens de la décision G 1/03. De plus, vu que le document D1 se rapportait au même effet technique que le brevet en cause et que les polymères de départ à durcir étaient structurellement identiques à ceux du procédé revendiqué, D1 pouvait être considéré comme point de départ approprié pour apprécier l'activité inventive.
Le requérant a soutenu que le disclaimer avait été formulé de bonne foi conformément aux Directives et en accord avec la pratique des chambres de recours à l'époque où ce disclaimer avait été introduit. La chambre a fait observer que les Directives ne sont pas des normes juridiques contraignantes. Lorsqu'il a formulé le disclaimer dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, le requérant s'est référé aux Directives C-VI, 5.8b (ancienne version). Toutefois, la chambre a expliqué qu'à la date d'introduction du disclaimer, le requérant ne pouvait, au regard de la jurisprudence pertinente, s'attendre à ce qu'un disclaimer qui était pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive et qui modifiait l'information technique dans la demande telle que déposée soit admissible. La chambre n'a pas non plus accueilli l'argument du requérant selon lequel des dispositions transitoires auraient dû être prévues dans la décision G 1/03 pour les demandeurs qui, de bonne foi, s'étaient fondés sur la pratique antérieure de l'OEB lorsqu'ils ont introduit le disclaimer. Les principes énoncés dans la décision G 1/03 s'appliquaient donc en l'espèce. Etant donné que la divulgation de D1 ne pouvait être considérée comme fortuite au sens de cette décision, le disclaimer ne pouvait être admis au titre de l'art. 123(2) CBE 1973.
La décision T 14/01 concernait l'admissibilité d'un disclaimer visant à supprimer un chevauchement avec l'art antérieur eu égard à la décision G 1/03. De l'avis de la chambre, l'allégation selon laquelle l'enseignement tiré de l'état de la technique éloignait de l'invention impliquait que l'homme du métier avait pris en considération cet art antérieur. Or, pour qu'une antériorisation soit fortuite, il faut au contraire que l'homme du métier n'ait jamais été amené à en tenir compte. La chambre a donc décidé que l'état de la technique en question n'était pas fortuit au sens de la décision G 1/03 et que le disclaimer n'était donc pas admissible.
Dans la décision T 1049/99, la chambre a conclu que contrairement à ce que soutenait l'intimée (titulaire du brevet), l'enseignement du document D21 aurait été considéré par l'homme du métier, travaillant sur l'invention, pour trouver une solution au problème technique défini par l'intimée en utilisant des moyens appropriés et pertinents pour résoudre son problème dans le même domaine technique que celui dont relevait le présent brevet. En outre contrairement aux conclusions de l'intimée lors de l'audience, la chambre a souligné que le fait qu'un document soit difficile à trouver dans l'état de la technique publié ou soit "difficilement accessible" pour l'homme de métier, ne suffisait pas pour en conclure qu'il représentait une antériorisation fortuite.
Dans la décision T 217/03, où la question se posait de savoir si le document (D1) constituait une antériorisation fortuite, la chambre a estimé que D1 ne traitait pas explicitement du problème technique qui sous-tendait l'invention revendiquée, mais que cela n'était pas décisif pour considérer D1 comme une antériorisation fortuite. La chambre a conclu que D1 se rapportait au même domaine technique général que celui de l'objet de la revendication 10 et que, d'un point de vue technique, il n'était pas à ce point étranger à l'invention revendiquée et éloigné d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais pris en considération lors de la réalisation de l'invention (cf. G 1/03, JO 2004, 413, point 2.2.2 des motifs). Selon la chambre, ce qui est exposé dans le document D1 ne pouvait donc pas constituer une antériorité fortuite. Dès lors, le disclaimer contenu dans la revendication 10 ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être admissible.
Dans l'affaire T 788/05, le disclaimer, qui n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée (relative à un cathéter vasculaire), avait été introduit par le requérant au cours de la procédure d'examen afin d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à D1, qui était alors considéré comme un document de l'état de la technique relevant de l'art. 54(3) CBE 1973. Un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée n'est admissible que s'il est introduit pour remédier à une objection d'absence de nouveauté fondée sur une divulgation fortuite ou pour délimiter une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) et (4) CBE 1973 (cf. G 1/03). En l'espèce, l'état de la technique pertinent était représenté par les documents D1 et D5. Pour être admissible, le disclaimer devait remplir les conditions à l'égard des deux documents. S'agissant de D1, le disclaimer semblait approprié. D5 représentait quant à lui un état de la technique selon l'art. 54(2) CBE 1973. Puisque D5 n'était pas un état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) et (4) CBE 1973 et qu'il n'était pas une divulgation fortuite, le disclaimer n'était admissible que s'il n'ajoutait pas d'élément au sens de l'art. 123(2) CBE 1973, c'est-à-dire s'il ne devenait pas pertinent pour apprécier l'activité inventive. La chambre a conclu que l'objet de la revendication 1 de la requête principale et de la première requête subsidiaire n'était pas admissible au titre de l'art. 123(2) CBE 1973.
D'autres décisions ont tranché la question de savoir si dans l'espèce dont elles étaient saisies il y avait antériorisation fortuite ou non. Dans la décision T 717/99, par exemple, la chambre n'a pas suivi l'opposant qui concluait à l'absence d'antériorisation fortuite. Dans les décisions T 1086/99, T 1050/99, T 1102/00, T 134/01, T 584/01, T 506/02, T 285/00, T 1146/01 (concernant des exemples comparatifs d'un document de l'état de la technique fournissant un enseignement à ne pas suivre), les chambres ont conclu à l'absence d'antériorisation fortuite et donc que les disclaimers n'étaient pas admissibles.
Dans l'affaire T 1050/99, l'intimé (titulaire du brevet) contestait le fait que la décision G 1/03 s'applique à son cas. Il faisait valoir, en effet, que, dans la mesure où la caractéristique en question (disclaimer antérieur reformulé en caractéristique "d'exclusion") se rapportait à un objet "divulgué" dans la demande telle qu'elle avait été déposée, la modification qui en découlait devait être considérée comme une simple "renonciation" à une partie de l'invention divulguée et non comme un disclaimer. Par conséquent, selon lui, les critères définis par la décision G 1/03 pour les disclaimers "non divulgués" n'étaient pas applicables. La chambre a estimé qu'il ne faisait aucun doute que la modification "à l'exclusion de […]" répondait à la définition d'un disclaimer. De plus, l'objet exclu de la revendication trouvait un fondement dans la demande. Cependant, cet objet était présenté comme un élément de l'invention, et non comme un domaine devant être exclu ou évité. En ce sens, le disclaimer était effectivement un disclaimer "non divulgué", car le disclaimer en soi n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée. Ecartant les arguments de l'intimé concernant l'interprétation du point 2 du dispositif de la décision G 1/03, la chambre a conclu que la décision G 1/03, qui traite de l'admissibilité des disclaimers qui ne sont pas divulgués dans la demande telle que déposée, s'appliquait pleinement à la présente espèce.
Dans l'affaire T 1102/00, la question de la définition du disclaimer a également été soulevée. Dans sa décision, la division d'opposition avait estimé que le disclaimer excluait à juste titre l'élément destructeur de nouveauté divulgué dans l'état de la technique. La chambre a fait observer que la division d'opposition n'avait apparemment pas examiné la question de savoir si le disclaimer se fondait sur la demande telle que déposée, cette question étant décisive pour déterminer les critères à appliquer en vue de statuer sur son admissibilité. Elle a déclaré qu'elle n'était pas convaincue que le passage de la demande telle que déposée cité par le requérant fondait le disclaimer en question. Même si l'on admettait que l'objet défini par l'expression "lignées cellulaires de mammifères" (figurant dans le disclaimer) correspondait exactement à celui désigné par l'expression "cultures de cellules de mammifères" (figurant dans la demande), on ne pouvait déduire de l'exposé de la demande telle que déposée que le demandeur avait l'intention d'exclure l'objet en question de l'étendue de la protection demandée. La chambre est donc parvenue à la conclusion que le disclaimer n'avait aucun fondement dans la demande telle que déposée. Elle a par conséquent appliqué les critères fixés par G 1/03 pour statuer sur l'admissibilité d'un disclaimer non divulgué dans une demande telle que déposée.
Dans la décision T 970/02, la chambre a reconnu que la caractéristique "négative" avait été introduite afin d'établir la nouveauté par rapport à E3, et que ce document qui représentait l'état de la technique le plus proche était également pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive. Cependant, de l'avis de la chambre, étant donné que la modification et le prétendu "disclaimer" se fondaient clairement sur la divulgation initiale, les conditions énoncées dans la décision G 1/03 ne s'appliquaient pas en l'espèce.
Dans l'affaire T 1559/05, le requérant/titulaire du brevet avait estimé que la modification apportée à la revendication 1 n'était pas un disclaimer "non divulgué", puisque la base de cette modification était divulguée dans la demande telle que déposée, si bien que la décision G 1/03 ne s'appliquait pas à la présente affaire. De l'avis de l'intimé/opposant, les pièces initiales de la demande ne révélaient aucunement que l'élément qui faisait l'objet du disclaimer désormais introduit dans la revendication 1 n'était pas inclus dans l'invention telle que divulguée initialement. Au contraire, selon l'exposé initial, la matière qui était à présent exclue par le disclaimer pouvait être utilisée dans l'invention. Le disclaimer en question n'avait donc aucun fondement dans les pièces initiales de la demande. Suivant sur ce point le requérant, la chambre a convenu que la nouvelle caractéristique présente dans la revendication 1 ("TPX® material") était divulguée en tant que telle dans le passage concerné de la demande telle que déposée. Cependant, la question qui se posait était de savoir si un homme du métier, en lisant l'intégralité des pièces initiales de la demande, aurait clairement compris que la matière TPX® était effectivement exclue, autrement dit qu'elle n'était pas couverte par la protection demandée dans les revendications. Selon les conclusions de la chambre, bien que le requérant ait à juste titre indiqué que la matière TPX® avait été divulguée dans la demande de brevet initiale, les pièces de la demande n'excluaient pas l'utilisation de cette matière étant donné que l'invention pouvait être réalisée avec succès à l'aide de cette matière. La nouvelle caractéristique figurant dans la revendication 1 de la requête principale du requérant représentait donc un disclaimer qui n'avait pas été divulgué antérieurement dans la demande telle que déposée. La chambre est arrivée à la conclusion en l'espèce que le disclaimer figurant dans la revendication 1 n'était pas admissible.
Dans la décision T 285/03, la chambre a estimé que l'interprétation proposée par le requérant équivalait à un disclaimer, bien que sa formulation ne revête pas la forme habituelle. Toutefois, ce disclaimer n'était pas fondé sur une divulgation particulière de l'état de la technique, fortuite ou non, mais tentait de délimiter la revendication par rapport à toute divulgation éventuelle de l'état de la technique, ce qui est contraire aux principes définis dans la décision G 1/03.
La décision T 747/00 portait sur la condition posée par G 1/03 (point 2.2 des motifs) selon laquelle un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. La chambre a conclu que, puisqu'en l'absence de divulgation destructrice de nouveauté, le disclaimer retranchait des éléments inutilement, ce disclaimer retranchait forcément plus que ce qui était nécessaire pour rétablir la nouveauté, ce qui n'est pas admissible (cf. aussi T 201/99). Dans l'affaire T 1050/99, la chambre a estimé que le disclaimer couvrait un objet ayant une portée plus étendue que ce qui était divulgué dans l'état de la technique et, par conséquent, retranchait de la revendication plus qu'il n'était nécessaire pour rétablir la nouveauté ; voir aussi T 285/00 relative à un disclaimer qui, dans une large mesure, ne se fondait pas sur les divulgations contenues dans le document de l'état de la technique cité au titre de l'art. 54(3) CBE 1973 et rendait donc l'objet de la revendication résultant de la modification plus éloigné du document pertinent de l'état de la technique cité au titre de l'art. 54(2) CBE 1973.
La décision T 382/07 a jugé que les cinq disclaimers ne retranchaient pas plus que ce qui était nécessaire.
Dans la décision T 8/07, la chambre devait statuer sur l'admissibilité d'un disclaimer en vertu de l'art. 123(2) CBE. Elle a fait observer que selon la décision G 1/03, un disclaimer peut uniquement être employé dans le but qu'il est censé avoir et rien de plus. Si un disclaimer produit des effets qui vont au-delà de son but, il est ou devient inadmissible. Le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications (G 1/03, point 3 des motifs). Aussi le disclaimer ne doit-il pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Selon la chambre, on ne saurait donc déduire du raisonnement développé dans la décision G 1/03 qu'une certaine latitude ou marge d'appréciation est laissée au titulaire du brevet s'agissant de la mesure dans laquelle un disclaimer doit être rédigé afin de retrancher l'objet devant être exclu. En effet, toute marge d'appréciation à cet égard introduirait par la force des choses un certain élément arbitraire dans la rédaction du disclaimer, ce qui serait contraire aux conclusions expresses de la décision G 1/03. Il a donc été conclu qu'afin de satisfaire aux exigences en la matière découlant de la décision G 1/03, les disclaimers doivent être rédigés de manière à n'exclure que l'objet ne pouvant être revendiqué. En outre, l'argument du titulaire du brevet selon lequel un disclaimer plus étendu ne lui procurerait aucun avantage n'était pas nécessairement et absolument correct, puisqu'un disclaimer large, en plus de restaurer la nouveauté, aurait comme effet supplémentaire d'"immuniser" l'objet revendiqué contre une éventuelle attaque pour manque de nouveauté.
Dans la décision T 10/01, le disclaimer avait une portée plus large que ce qui était nécessaire pour rétablir la nouveauté. La chambre, se référant au point 3 des motifs de la décision G 1/03, a toutefois déclaré que l'on pouvait également déduire de cette décision qu'un disclaimer plus large que ce qui serait strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté pouvait être admis en fonction des circonstances de l'espèce, si cela s'avérait nécessaire pour éviter un manque de clarté de la revendication. Toutefois, en l'espèce, rien ne justifiait apparemment que le disclaimer s'étende au-delà de l'exposé du document (1).
Dans l'affaire T 440/04, il s'agissait de déterminer s'il suffisait d'exclure l'exemple 1 du document C63 pour rétablir la nouveauté. Si un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté, on ne saurait non plus considérer qu'un disclaimer est employé dans le but recherché lorsqu'il retranche moins que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté. La divulgation, dans le document C63 précité, de fibres ayant une composition et des propriétés conformes aux revendications 1 selon toutes les requêtes, n'était pas strictement limitée aux fibres décrites dans l'exemple 1 de ce document. Aussi, l'exclusion de ces dernières ne suffisait-elle pas pour exclure desdites revendications 1 toutes les fibres divulguées dans le document C63 dont la composition et les propriétés inhérentes étaient conformes à ces revendications. Dans le cas d'espèce, l'exclusion de l'exemple 1 n'était donc pas suffisante pour rétablir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport au document C63.
Dans l'affaire T 795/05, la chambre a indiqué qu'un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée ne saurait être rejeté en vertu de l'art. 123(2) CBE pour autant qu'il satisfasse aux critères énoncés dans la décision G 1/03 (JO 2004, 413). Le disclaimer en cause n'avait aucun fondement, ni explicite, ni implicite, dans la demande telle qu'initialement déposée, même si l'objet qu'il excluait s'appuyait sur ladite demande. En outre, ce cas se différenciait de l'affaire T 4/80 en ce sens que le disclaimer visait à rétablir la nouveauté par rapport à un document compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(3) CBE et qu'il n'était en tant que tel pas divulgué dans la demande telle que déposée. La revendication en cause n'était finalement pas admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE.
Dans la décision T 1107/06, la chambre a fait observer qu'avant les décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre de recours (JO 2004, 413 et 448), il était largement admis qu'un disclaimer était en principe admissible lorsque l'objet à exclure était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande de brevet européen telle que déposée. Ce principe est né de la toute première décision qui a autorisé l'introduction d'un disclaimer dans une revendication (T 4/80, JO 1982, 149). Selon cette décision, l'admissibilité d'un disclaimer ne tenait pas à son but, mais au fait que l'objet à exclure était décrit à l'origine comme étant un mode de réalisation possible de l'invention. Les principes développés dans la décision T 4/80 ont été appliqués ou approuvés dans plusieurs autres décisions (cf. par ex. T 80/85 ; T 98/94 ; T 673/94). Cependant, une approche plus restrictive a récemment émergé dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. T 1050/99 ; T 1102/00 ; T 236/01 ; T 868/04 ; T 795/05 ; T 1559/05), selon laquelle les disclaimers qui excluent un objet divulgué en tant que mode de réalisation d'une invention sont traités comme des disclaimers non divulgués et sont jugés non admissibles, à moins qu'ils ne tombent sous le coup de l'une des exceptions énoncées dans les décisions G 1/03 et G 2/03.
La chambre a estimé qu'un disclaimer n'est pas contraire à l'art. 123(2) CBE si son objet est divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée. Elle a fait observer que dans les décisions G 1/03 et G 2/03, la Grande Chambre de recours avait limité son analyse aux disclaimers dits "non divulgués" et qu'à la lumière des questions soumises, ceux-ci n'étaient pas censés englober les disclaimers qui excluaient un objet décrit à l'origine, en termes affirmatifs, comme étant un mode de réalisation. La chambre a estimé que lorsqu'une divulgation générique de l'invention est complétée par une divulgation spécifique d'un mode de réalisation préféré ou donné à titre d'illustration, qui est englobé dans la divulgation générique, l'homme de métier en déduit normalement que tous les autres modes de réalisation englobés dans cette divulgation générique font également partie de l'invention, même s'ils ne sont pas mentionnés expressément. Ces autres modes de réalisation sont donc implicitement divulgués en tant que complément logique des modes de réalisation préférés ou donnés à titre d'exemples. La chambre a dès lors énoncé clairement qu'elle ne se ralliait pas à l'approche restrictive adoptée dans les décisions précitées et qu'elle continuerait à suivre la jurisprudence antérieure.
Enfin, sur un autre aspect récemment traité par G 1/07, voir chapitre I.B.4.3.4, méthodes chirurgicales.