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Rechtsprechung der Beschwerdekammern

 
 
5. "Could-would approach"

Bei der Beurteilung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre, wenden die Beschwerdekammern den "could would approach" an (s. dazu auch Richtlinien G-VII, 5.3 - Stand Juni 2012). Danach ist es nicht ausschlaggebend, ob ein Fachmann den Gegenstand des Streitpatents hätte ausführen können, sondern vielmehr, ob er es in der Hoffnung auf eine Lösung der zugrunde liegenden technischen Aufgabe bzw. gerade in der Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch getan hätte (T 2/83, ABl. 1984, 265; T 90/84, T 7/86, ABl. 1988, 381; T 200/94, T 885/97). Bei der Beurteilung der Frage, ob der beanspruchte Gegenstand eine naheliegende Lösung für eine objektive technische Aufgabe darstellt, ist danach zu fragen, ob der Fachmann in der Erwartung, die Aufgabe zu lösen, die Lehre der nächstliegenden Entgegenhaltung angesichts anderer Lehren des Stands der Technik so abgewandelt hätte, dass er zu der beanspruchten Erfindung gelangt wäre (T 1014/07). Es kommt also nicht darauf an, ob der Fachmann durch Modifikation des Stands der Technik zur Erfindung hätte gelangen können; zu fragen ist vielmehr, ob er in Erwartung der tatsächlich erzielten Vorteile, d. h. im Lichte der bestehenden technischen Aufgabe, so vorgegangen wäre, weil dem Stand der Technik Anregungen für die Erfindung zu entnehmen waren (T 219/87, T 455/94, T 414/98).

In T 1014/07 stellte die Kammer fest, dass danach zu fragen ist, ob der Fachmann eine bestimmte Änderung vorgenommen hätte - und nicht, ob er sie hätte vornehmen können -, und dass zur Beantwortung dieser Frage nach schlüssigen, erwiesenermaßen Gründen auf der Grundlage von konkreten Beweisen zu suchen ist, die den Fachmann bewogen hätten, auf die eine bzw. auf die andere Weise vorzugehen.

Wenn eine Erfindung erst einmal gemacht worden sei, lasse sich häufig aufzeigen, dass ein Fachmann durch Kombination verschiedener Teile des Stands der Technik zu ihr hätte gelangen können; solche Überlegungen müssten aber außer Acht gelassen werden, da sie das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse seien (T 564/89).

Nach T 939/92 (ABl. 1996, 309) hängt die Antwort auf die Frage, was ein Fachmann im Lichte des Stands der Technik getan hätte, in hohem Maße davon ab, welches technische Ergebnis er sich zum Ziel gesetzt hatte bzw. welches Ergebnis er erreichen wollte. Mit anderen Worten, es ist nicht davon auszugehen, dass der Durchschnittsfachmann etwas ohne konkreten technischen Grund und aus reiner Neugier tut, sondern dass er einen bestimmten technischen Zweck verfolgt.

In T 1126/09 wies die Kammer darauf hin, dass nach dem "could-would- Ansatz" im Einzelfall bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen ist, inwieweit der Fachmann, ausgehend von dem nächstkommenden Stand der Technik, und unter Berücksichtigung der Wirkung der Unterscheidungsmerkmale gegenüber diesem Stand der Technik bzw. der daraus ableitbaren objektiven Aufgabe, eine Veranlassung dafür hatte, weiteren Stand der Technik heranzuziehen und dessen Lehre auf das Verfahren/ die Vorrichtung des nächstkommenden Standes der Technik anzuwenden, oder, anders ausgedrückt, ob ein auf eine Kombination der Lehren der angesprochenen Entgegenhaltungen hinweisender Anhaltspunkt ersichtlich ist.

Die technische Möglichkeit und das Fehlen von Hindernissen sind nur notwendige Voraussetzungen für die Ausführbarkeit, sind aber nicht hinreichend, um das für den Fachmann tatsächlich Realisierbare nahezulegen (T 61/90). Die Tatsache, dass der Fachmann die einem technischen Mittel innewohnenden Eigenschaften kannte, sodass er theoretisch die Möglichkeit hatte, dieses Mittel in einer herkömmlichen Vorrichtung einzusetzen, besagt lediglich, dass die Möglichkeit bestand, das technische Mittel auf solche Weise zu verwenden, d. h., dass der Fachmann es hätte verwenden können. Soll jedoch aufgezeigt werden, dass diese theoretische Möglichkeit auch eine technische Maßnahme war, deren Anwendung für den Fachmann naheliegend war, so muss gezeigt werden, dass im Stand der Technik ein Anhaltspunkt dafür erkennbar war, das bekannte Mittel und die herkömmliche Vorrichtung zur Erreichung des angestrebten technischen Ziels miteinander zu kombinieren, d. h., dass der Fachmann eine solche Kombination tatsächlich vorgenommen hätte. Ob ein solcher technischer Beweggrund vorliegt, hängt von den bekannten Eigenschaften nicht nur des Mittels, sondern auch der Vorrichtung ab (T 203/93, T 280/95). Dass der Fachmann theoretisch die Möglichkeit hatte die Erfindung zu realisieren bedeutet nur, dass er die notwendigen Mittel hätte verwenden können. Soll jedoch aufgezeigt werden, dass er dies tatsächlich gemacht hätte, muss im Stand der Technik ein Anhaltspunkt erkennbar sein, der den Fachmann veranlasst hätte die Mittel auch so einzusetzen (T 1317/08).