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Rechtsprechung der Beschwerdekammern

 
 
7.2. "Try and see"-Situation

In einigen Entscheidungen verneinten die Beschwerdekammern die erfinderische Tätigkeit, weil sich der Fachmann in einer "Try and see"-Situation befunden habe. Von einer solchen Situation werde dann ausgegangen, wenn der Fachmann in Anbetracht der Lehre aus dem Stand der Technik eine Gruppe von Verbindungen oder eine Verbindung bereits klar ins Auge gefasst und sodann mithilfe von Routineversuchen festgestellt habe, ob diese Verbindung(en) die gewünschte Wirkung hätte(n) (T 889/02, T 542/03, T 1241/03, T 1599/06, T 1364/08).

In T 1396/06 stellte die Kammer fest, dass der Fachmann auch bei Durchführung von Routineverfahren mit dem Ziel, eine eng verwandte technische Aufgabe zu lösen, sich des Erfolgs niemals ganz gewiss sein könne. Dies werde in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern jedoch auch nicht vorausgesetzt, die klar unterscheide zwischen vernünftigen Erfolgsaussichten und der Gewissheit, Erfolg zu haben (T 918/01). Vielmehr hätte der Fachmann trotz der verständlichen Unsicherheiten, die für biologische Versuche kennzeichnend seien, keinen Grund zur Skepsis gehabt. Er hätte entweder eine gewisse Erfolgserwartung oder allenfalls gar keine besondere Erwartung gehabt, sondern es einfach aufs "Durchprobieren" ("Try and see"-Ansatz) ankommen lassen, was nicht mit dem Fehlen einer vernünftigen Erfolgserwartung gleichgesetzt werden könne (s. auch T 759/03).

In T 293/07 stellte die Kammer fest, dass eine Erprobung am Menschen nicht als bekannter Routineversuch angesehen werden kann und dass sich der Fachmann folglich nicht in einer "Try and see"-Situation befand. In T 847/07 hielt es die Kammer für fraglich, ob der Fachmann in Fällen, in denen eine Erprobung am Menschen notwendig wäre, um festzustellen, ob eine Verbindung eine bestimmte Eigenschaft hat, überhaupt eine "Try and see"-Haltung einnehmen würde (s. auch T 1545/08).

In T 1545/08 behauptete der Beschwerdeführer, der Fachmann hätte hinsichtlich der Verwendung von Interferon und Ribavirin zur Behandlung naiver Patienten, die eine Infektion mit einem HCV Genotyp Typ 1 und eine virale Belastung von mehr als 2 Million Kopien/ml Serum aufwiesen, über einen Zeitraum von 40 bis 50 Wochen zumindest eine "Try and see"-Haltung eingenommen, so dass keine erfinderische Tätigkeit vorliege. Die Kammer stellte jedoch fest, dass ein Jahr vor dem Prioritätstag des Patents weder Zellkulturen noch Tiermodelle von HCV verfügbar waren. Tatsächlich hieß es in Dokument (OD2): "leider müssen Zellkultursysteme und Tiermodelle der HCV-Replikation noch entwickelt werden, und das Fehlen einfacher In-Vitro- oder In-Vivo-Systeme zur Beurteilung der Wirkung von Virostatika auf die HCV-Replikation macht es erforderlich, Virostatika zu erforschen, die für Menschen mit dieser Erkrankung vielversprechend erscheinen." Der Kammer lagen keine Beweise dafür vor, dass sich an dieser Situation am Prioritätstag etwas geändert hatte. Die Wirkung der Kombination musste folglich am Menschen erprobt werden. Im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern gelangte sie zu dem Schluss, dass der Fachmann sich nicht in einer "Try and see"-Situation befand.

Angesichts des nächstliegenden Stands der Technik betrachtete die Kammer die in T 886/91 zu lösende technische Aufgabe als die exakte Identifizierung und Charakterisierung von DNA-Sequenzen der HBV-Genom-Unterart adyw. Die Kammer wies darauf hin, dass der Sachverhalt in T 886/91 nicht mit dem in T 223/92 und T 500/91 zu vergleichen sei, wo die Herstellung eines teilweise bekannten Proteins in einem rekombinanten DNA-System gelungen war und aufgrund der Tatsache als erfinderisch betrachtet wurde, dass unter den jeweiligen Umständen keine realistische Erfolgserwartung bestand. In der zu entscheidenden Sache waren die Klonierung und die Exprimierung der HBV-Genom-Unterart adyw im nächstliegenden Stand der Technik bereits offenbart. Die Identifizierung und Charakterisierung der beanspruchten spezifischen Sequenzen desselben Genoms bedeutete für den Fachmann weiter nichts als die routinemäßige Durchführung von Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der Wissenslücken durch Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen werden.

Auch die Entscheidungen T 455/91, T 412/93, T 915/93, T 63/94, T 856/94, T 91/98, T 111/00 und T 948/01 befassen sich mit dieser Thematik.