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Rechtsprechung der Beschwerdekammern

 
 
1.2. Hinweis auf eine gewinnbringende wirtschaftliche Verwendung der Erfindung

Nach R. 42 (1) f) EPÜ (früher R. 27 (1) f) EPÜ 1973) ist in der Beschreibung, "wenn es sich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung nicht offensichtlich ergibt, ausdrücklich anzugeben, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist".

In T 870/04 war die Schlüsselfrage zur Beurteilung der Übereinstimmung der Patentanmeldung mit den Erfordernissen des Übereinkommens, ob die darin offenbarte Erfindung "gewerblich anwendbar" sei. Wie die Kammer feststellte, ging aus der Rechtsprechung hervor, dass der Begriff "Gewerbe" weit auszulegen sei und sich auf jegliche fortgesetzte, selbständige und auf finanziellen (kommerziellen) Gewinn ausgerichtete Tätigkeiten von Unternehmen im Bereich der Herstellung, Extraktion oder Verarbeitung erstrecke (vgl. z. B. T 144/83, ABl. 1986, 301). Mit dem Erfordernis des Art. 57 EPÜ 1973, dass die Erfindung auf mindestens einem gewerblichen Gebiet "hergestellt oder benutzt" werden können muss, werde verdeutlicht, dass eine "praktische" Anwendung der Erfindung offenbart werden müsse. Die bloße Tatsache, dass ein Stoff auf irgendeine Weise hergestellt werden könne, bedeute nicht unbedingt, dass dieses Erfordernis erfüllt sei, wenn nicht außerdem eine gewinnbringende Einsatzmöglichkeit für diesen Stoff existiere.

Die Kammer wies darauf hin, dass biotechnologische Erfindungen relativ häufig natürlich vorkommende Stoffe betreffen (z. B. ein Protein, eine DNA-Sequenz usw.). Sei die grundlegende Bedeutung einer Funktion für die menschliche Gesundheit allgemein bekannt, so lege die Identifizierung eines Stoffs, der diese Funktion erfülle, eine praktische Anwendung bei einer Krankheit bzw. einem pathologischen Zustand, die auf einen Mangel an diesem Stoff zurückzuführen seien, unmittelbar nahe, wie etwa bei Insulin, dem menschlichen Wachstumshormon oder Erythropoietin. In derartigen Fällen werde durch eine geeignete, den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ 1973 entsprechende Beschreibung gewährleistet, dass "die Erfindung gewerblich hergestellt oder benutzt werden kann". Werde ein im menschlichen Körper natürlicherweise vorkommender Stoff zwar identifiziert und womöglich auch strukturell beschrieben und auf irgendeine Weise verfügbar gemacht, sei seine Funktion jedoch entweder nicht bekannt oder zu komplex und werde nicht vollständig verstanden, und könne bisher keine Krankheit und kein pathologischer Zustand speziell auf einen Überschuss oder einen Mangel an diesem Stoff zurückgeführt werden, und werde für diesen Stoff auch keine andere praktische Verwendung vorgeschlagen, so könne gewerbliche Anwendbarkeit nicht anerkannt werden. Obgleich die fragliche Anwendung ein Produkt (Polypeptid), ein Verfahren zu seiner Herstellung sowie seine mögliche Verwendung für wissenschaftliche Grundlagenforschung beschrieb, wurde kein praktischer Weg aufgezeigt, ihn auf mindestens einem gewerblichen Gebiet zu verwerten.

In T 898/05 befand die Kammer, dass eine beanspruchte Erfindung für die Zwecke des Art. 57 EPÜ 1973 eine so solide und konkrete technische Grundlage haben muss, dass für den Fachmann ersichtlich ist, dass ihr Beitrag zum Stand der Technik in eine praktische gewerbliche Verwertung münden kann. Unter anderem ist in eindeutigen technischen Begriffen zu offenbaren, welchen Zweck die Erfindung erfüllt und wie sie in der Praxis gewerblich genutzt werden kann, um ein bestimmtes technisches Problem zu lösen, worin der eigentliche Nutzen oder Vorteil der Verwertung der Erfindung besteht. Quintessenz dieses Erfordernisses ist, dass zumindest die Aussicht auf eine reale - im Gegensatz zu einer rein theoretischen - Verwertungsmöglichkeit bestehen muss, wenn diese nicht schon aufgrund der Art der Erfindung oder des Stands der Technik auf der Hand liegt. Es darf nicht dem fachmännischen Leser überlassen werden, durch Durchführung eines Forschungsprogramms herauszufinden, wie sich die Erfindung verwerten lässt.

Dementsprechend kann es sein, dass ein Erzeugnis, dessen Struktur zwar angegeben wird (beispielsweise eine Nukleinsäuresequenz), dessen Funktion aber ungewiss, unklar oder nur angedeutet ist, das genannte Kriterium nicht erfüllt, obwohl sich seine Struktur an sich reproduzieren (herstellen) lässt (s. T 870/04). Eine Patenterteilung könnte in diesem Fall die weitere Forschung auf diesem Gebiet verhindern und/oder dem Patentinhaber eine ungerechtfertigte Machtposition anderen gegenüber verleihen, die aktiv Forschung auf diesem Gebiet betreiben und unter Umständen tatsächliche Verwertungsmöglichkeiten auffinden könnten. Andererseits könnte bei einem Erzeugnis, das eindeutig beschrieben und dessen mögliche Verwendung - etwa zur Heilung einer seltenen Krankheit - plausibel gemacht wird, davon ausgegangen werden, dass es eine gewinnbringende Verwendung oder einen konkreten Nutzen hat, unabhängig davon, ob es tatsächlich in irgendeiner Weise kommerziell verwertet werden soll. Obwohl aus der Entwicklung derartiger Erzeugnisse kein besonderer wirtschaftlicher Profit zu erwarten ist, kann doch zweifellos davon ausgegangen werden, dass sie einen unmittelbaren konkreten Nutzen haben.

In T 641/05 befand die Kammer, dass weder aus der Anmeldung selbst noch aus dem aktenkundigen Stand der Technik unmittelbar konkrete Angaben zur Funktion des CEGPCR1a-Klons abgeleitet werden konnten, und zwar auf keiner der drei besonderen Funktionsebenen aus T 898/05, nämlich der Ebene der molekularen, der zellularen und der biologischen Funktion im weiteren Sinne (Ligandbindung, Weiterleitung eines Transmembran-Signals, Rolle im Rahmen eines Signaltransduktionwegs und/oder einem Netzwerk miteinander verknüpfter Signalwege eines vielzelligen Organismus). Zwar war die Kammer bereit, unter bestimmten Voraussetzungen der in T 898/05 angewandten fallweisen Vorgehensweise zu folgen und eine etwaige auf computergestützten Methoden basierende Funktion anzuerkennen, jedoch fehlte es diesen (Sequenzhomologie-)Methoden im vorliegenden Fall gänzlich an Beweiskraft. Da diese funktionalen Informationen fehlten, konnte der in der Anmeldung offenbarte CEGPCR1a-Klon nur der zweiten der in T 870/04 definierten Fallgruppen zugeordnet werden, nämlich den Fällen, für die keine gewerbliche Anwendung bzw. kein "unmittelbarer konkreter Nutzen" im Sinne der Entscheidung T 898/05 festgestellt werden konnte.

In T 1452/06 führte die Kammer aus, dass alle therapeutischen Anwendungen des beanspruchten Gegenstands auf der prognostizierten Rolle der angeblichen Serinprotease-Aktivität des Polypeptids der Sequenz SEQ ID Nr. 24 bei der Degradation der extrazellulären Matrix beruhten. Die angebliche Serinprotease-Aktivität des Polypeptids der Sequenz SEQ ID Nr. 24 war von entscheidender Bedeutung für die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit erfüllte. Die Kammer stellte fest, dass die Anmeldung keinerlei experimentelle Nachweise für die Serinprotease-Aktivität eines Polypeptids mit der Aminosäuresequenz SEQ ID Nr. 24 enthielt. Die Anmeldung offenbarte weder ein Beispiel für eine solche Serinprotease-Aktivität eines Polypeptids der Sequenz SEQ ID Nr. 24 noch Nachweise dafür, dass die auf dieser Serinprotease-Aktivität basierenden Screening-Verfahren und therapeutischen Anwendungen tatsächlich mit einem Polypeptid der Sequenz SEQ ID Nr. 24 verwirklicht werden können. Ferner befand die Kammer, dass die durch computergestützte Vergleiche mit dem Stand der Technik erzielten Daten keine Beweiskraft hätten und aus der Anmeldung keine Erkenntnisse bezüglich der Serinprotease-Aktivität eines Polypeptids der Sequenz SEQ ID Nr. 24 zu gewinnen seien. Die einzige Verwendung für ein Polypeptid der Sequenz SEQ ID Nr. 24 bestehe darin, mehr über das Polypeptid selbst und seine natürliche(n) Funktion(en) herauszufinden. Diese Anwendung habe keinen "unmittelbaren konkreten Nutzen" im Sinne der Entscheidung T 898/05.

Die Kammer hielt als ein Grundprinzip des Patentsystems fest, dass ausschließliche Rechte nur als Gegenleistung für eine vollständige Offenbarung der Erfindung gewährt werden können, wobei auch anzugeben ist, wie die Erfindung verwertet werden kann (Art. 57 EPÜ 1973). Diese Angabe muss sich auf eine "solide und konkrete technische Grundlage" stützen, weil ein "spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die anhand von weiteren Forschungsarbeiten mit dem beschriebenen Werkzeug erreicht werden könnten oder auch nicht, nicht ausreicht, um das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit zu erfüllen" (s. T 898/05 und T 870/04).