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Rechtsprechung der Beschwerdekammern

 
 
5. Beweismaß bei der Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA muss bei einer vorgeschlagenen Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ oder einer Berichtigung nach R. 139 EPÜ der Nachweis der sachlichen Offenbarung der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglichen Fassung strengen Maßstäben genügen, nämlich mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit erbracht werden. Auszug aus T 1248/08, in der die einschlägige Rechtsprechung zusammengefasst wird, wie sie sich ergibt aus T 113/86, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; T 383/88 vom 1. Dezember 1992, Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe; T 581/91 vom 4. August 1993, Nr. 3 der Entscheidungsgründe, letzte drei Absätze; T 723/02 vom 13. Mai 2005, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe; T 1239/03 vom 2. November 2006, Nr. 3.3.3 der Entscheidungsgründe.

In T 383/88 stellte die Kammer fest, dass der in Verfahren vor den Beschwerdekammern übliche Maßstab bei der Beweiswürdigung, nämlich das "Abwägen der Wahrscheinlichkeit", für die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 untauglich sei. In einem solchem Fall hielt die Kammer einen strengen, dem Urteil "zweifelsfrei" entsprechenden Maßstab für angezeigt, da es sonst leicht zu unbemerktem Missbrauch kommen könne, wenn Änderungen aufgrund eines scheinbar bewiesenen allgemeinen Wissensstands zugelassen würden.

Häufig werde geltend gemacht, dass sich bestimmte technische Merkmale unmittelbar und eindeutig aus den eingereichten Unterlagen ableiten ließen, wenn man sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens lese. Die Kammer mahnte bei einer solchen Argumentation jedoch zur Vorsicht. Zum einen müsse die Frage, ob eine Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 zulässig sei, danach entschieden werden, was sich vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens aus der eingereichten Patentanmeldung ableiten lasse, und nicht umgekehrt. Zum anderen sei der allgemeine Wissensstand bekanntlich schwer nachzuweisen. So komme es durchaus vor, dass Informationen zwar allgemein verbreitet und daher in der Fachwelt bekannt seien, ihnen aber doch die allgemeine Akzeptanz versagt bleibe. Auch dürfe man sich nicht zu sehr auf eidesstattliche Aussagen überqualifizierter Personen verlassen, da das Wissen des Durchschnittsfachmanns maßgebend sei und nicht das der Koryphäen auf den jeweiligen wissenschaftlichen Sachgebieten. Ergänzend wies die Kammer darauf hin, dass eine eidesstattliche Versicherung einer einzigen Person in der Regel nicht ausreiche, um die strengen Anforderungen an die Beweispflicht zu erfüllen (unter Bezugnahme auf T 383/88 s. auch diesbezüglich T 1046/96, T 1239/03, T 1006/03).

In T 581/91 vertrat die Kammer die Auffassung, dass das Abwägen der Wahrscheinlichkeit als Maßstab ungeeignet sei, wenn es um eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ 1973 gehe. Sie stellte in Anlehnung an die Entscheidung T 383/88 fest, dass hier ein strengerer, dem Urteil "zweifelsfrei" entsprechender Maßstab angewandt werden sollte.

In T 795/92 erklärte die Kammer, dass Art. 123 (2) EPÜ 1973 es eindeutig verbiete, Änderungen zuzulassen, sobald Zweifel an ihrer Ableitbarkeit aus der ursprünglichen Anmeldung bestünden. Im vorliegenden Fall enthielt der Anspruch 1 des Hauptantrags die Angabe einer Obergrenze von 89 % für den Reduktionsgrad von Nickel, die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht ausdrücklich erwähnt war. Obwohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Standpunkt des Beschwerdeführers (Patentinhabers) sprach, entschied die Kammer, dass die Änderung nicht zulässig sei, weil verschiedene Methoden zur Berechnung dieses Werts bekannt seien, die nicht zu identischen Resultaten führten, und die Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbare, welche Methode angewendet werden müsse.

Die Kammer in T 307/05 stellte fest, dass es laut der Entscheidung T 64/03 vom 1. Februar 2005 (Nrn. 3. und 3.1 der Entscheidungsgründe) ständige Rechtsprechung ist, dass bei der Prüfung der Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (2) und 123 (3) EPÜ ein sehr strenger Maßstab anzuwenden ist, nämlich derjenige der "mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit". Ein ähnlich strenger Maßstab sei auch in der Entscheidung T 581/91 angelegt worden, auf die sich die Kammer in ihrer Mitteilung berufen habe und in der unter Verweis auf die Entscheidung T 113/86 festgestellt worden sei, dass eine Änderung nicht gewährbar ist, wenn auch nur der geringste Zweifel daran besteht, dass das Patent vor Änderung anders ausgelegt werden kann als das Patent in der geänderten Fassung. Zwar sei dem Beschwerdeführer zuzustimmen, dass sich die Entscheidung T 113/86 auf vom Patentinhaber beantragte freiwillige Änderungen bezog, die nicht durch einen Einspruchsgrund notwendig geworden waren, doch könne die Tatsache, dass Änderungen wie im vorliegenden Fall durch einen Einspruchsgrund veranlasst sind (nämlich durch Art. 100 c) EPÜ), nach Ansicht der Kammer die Anwendung eines weniger strengen Beweismaßes als in der genannten Entscheidung nicht rechtfertigen. Ganz im Gegenteil sei im vorliegenden Fall ein überaus strenger Maßstab umso mehr gerechtfertigt, als die Zulassung derartiger Änderungen aufgrund eines weniger strengen Beweismaßes dem Patentinhaber bei der Überwindung eines Einspruchsgrundes einen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen würde. Die Kammer stellte weiter fest, dass der Entscheidung T 166/90, auf die sich der Beschwerdeführer berief, nicht zu entnehmen sei, dass bei der Prüfung der Gewährbarkeit von Änderungen ein weniger strenges Beweismaß anzuwenden ist.

In T 1248/08 war in der ursprünglichen Anmeldung eine Zahl, die sich auf einen in Beispiel 1 verwendeten Wert bezog, unleserlich und nicht zu entziffern. Es war nicht klar, ob es "0,08", "0,09" oder gar "0,05" heißen sollte. Die Kammer war vom Vorbringen des Beschwerdeführers nicht überzeugt, die tatsächliche Offenbarung dieser Zahl sei eindeutig und laute "0,09".

Die Kammer rief zunächst die ständige Rechtsprechung in Erinnerung (siehe Einleitung zum vorliegenden Unterabschnitt) und stellte sodann fest, dass die Argumentation des Beschwerdeführers, der als Beweismaß das "Abwägen der Wahrscheinlichkeit" gewählt hatte und insbesondere eine Umfrage, die zugunsten des Werts von "0,09" ausgefallen war, zurückzuweisen sei. Laut der – bei Partnern und Mitarbeitern der Firma des Vertreters des Beschwerdeführers durchgeführten – Umfrage hatten insgesamt 67 von 72 Testpersonen vorbehaltlos erklärt, der betreffende Eintrag in Tabelle 1 laute "0,09". Zwei Personen hatte allerdings eine andere Zahl ("0,08") genannt, und drei weitere Personen, die mit "0,09" geantwortet hatten, hatten auch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen. Nach Auffassung der Kammer zeigten diese Ergebnisse, dass nicht "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" davon auszugehen war, dass der fragliche Wert "0,09" war, wie es die ständige Rechtsprechung verlangt. Unabhängig davon könne eine Frage der Genauigkeit und der Offenbarung nicht durch eine Umfrage entschieden werden.

Der Beschwerdeführer hatte auch auf das Prioritätsdokument des Streitpatents und auf das Familienpatentdokument als mögliche Quellen einer zusätzlichen Originaloffenbarung hingewiesen. Dieser Ansatz scheiterte an G 11/91 (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Die Kammer urteilte, dass die Offenbarung des Prioritätsdokuments nicht dazu verwendet werden könne, Teile der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung zu ergänzen oder zu ersetzen. Ebenso wenig könne sie dazu verwendet werden, Zweifel hinsichtlich der Bedeutung von mehrdeutigen Teilen der Anmeldung auszuräumen. Dasselbe gelte für die Familiendokumente, weil der Wortlaut einer anderen Patentanmeldung, die auf demselben Prioritätsdokument beruhe, nicht mit dem Wortlaut der europäischen Patentanmeldung identisch sein müsse.