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Rechtsprechung der Beschwerdekammern

 
 
4. Doppelpatentierung

Dieses Kapitel befasst sich mit der Doppelpatentierung infolge der Einreichung einer Teilanmeldung; zur Doppelpatentierung aufgrund der inneren Priorität siehe T 1423/07.

Der Grundsatz des Doppelschutzverbots basiert darauf, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt. Es ist daher nichts gegen die ständige Praxis des EPA einzuwenden, Änderungen in Teilanmeldungen zu beanstanden und zurückzuweisen, wenn in der geänderten Teilanmeldung derselbe Gegenstand beansprucht wird wie in einer anhängigen Stammanmeldung oder einem erteilten Stammpatent. Dieser Grundsatz kann jedoch nicht geltend gemacht werden, um die Einreichung identischer Anmeldungen zu verhindern, denn das würde gegen den vorrangigen Grundsatz verstoßen, wonach erst anhand der endgültigen Fassung einer Anmeldung zu beurteilen ist, ob sie die Erfordernisse des EPÜ erfüllt (G 1/05 und G 1/06, ABl. 2008, 271 und 307, Nr. 13.4 der Entscheidungsgründe).

In den Entscheidungen T 118/91 und T 80/98 wurde darauf geachtet, dass ein Unterschied zwischen dem Gegenstand der Teilanmeldung und dem der Stammanmeldung besteht, um eine etwaige Doppelpatentierung zu vermeiden. In T 118/91 wurde insbesondere ausgeführt, dass die Kammer keine Grundlage für die Behauptung finden könne, dass Merkmale, die zum Gegenstand der Teilanmeldung gehörten, nicht auch Gegenstand eines abhängigen Anspruchs der Stammanmeldung sein könnten. Die Kammer war mit den Richtlinien einverstanden, in denen es hieß, dass in der Regel in der einen Anmeldung deren eigener Gegenstand in Verbindung mit demjenigen Gegenstand der anderen Anmeldung beansprucht werden könne. Diese Ansicht führe nicht zu Doppelpatentierungen im üblichen Sinn. Im vorliegenden Fall war die Kammer davon überzeugt, dass die etwaige Gefahr einer Doppelpatentierung durch eine umfangreiche Einschränkung der Ansprüche der Teilanmeldung beseitigt worden sei.

In T 58/86 wurde entschieden, dass die unabhängigen Ansprüche einer Teilanmeldung in unzulässiger Weise über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung hinausgingen, da in ihnen jeweils ein wesentliches Merkmal des betreffenden Gegenstands der Stammanmeldung weggelassen worden war. Eine Wiederaufnahme dieses Merkmals hätte zu einem Gegenstand geführt, der bereits in der Stammanmeldung geschützt war.

In T 587/98 (ABl. 2000, 497) wies die Prüfungsabteilung, unter Verweis auf das in den Richtlinien enthaltene Verbot "kollidierender Ansprüche", eine als Teilanmeldung eingereichte Patentanmeldung mit der Begründung zurück, dass der Gegenstand der Teilanmeldung und der der Stammanmeldung Überlappungen aufwiesen und dass in dem Bereich der Überlappungen derselbe Gegendstand beansprucht wurde; als Rechtsgrundlage zog die Prüfungsabteilung Art. 125 EPÜ heran. Die Kammer stellte fest, dass Art. 125 EPÜ nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar sei, da dies das Fehlen von ”Vorschriften über das Verfahren” im Übereinkommen voraussetze; die Regelungen zu Teilanmeldungen seien jedoch in sich geschlossen und vollständig. Außerdem wäre ein etwaiges Verbot ”kollidierender” Ansprüche im weiteren Sinne, wie es in der strittigen Entscheidung von der Prüfungsabteilung vertreten worden sei, eine Angelegenheit des materiellen Rechts und nicht des Verfahrensrechts – und Art. 125 EPÜ sei nicht auf das materielle Recht anwendbar. Überdies enthalte das EPÜ keine ausdrückliche oder implizite Bestimmung, die das Bestehen eines unabhängigen Anspruchs in einer Teilanmeldung verbiete - sei es explizit oder als fiktiver Anspruch, der sich aus der Unterteilung eines tatsächlichen Anspruchs in fiktive Ansprüche unter Nennung expliziter Alternativen ergibt -, dessen Zusammenhang mit einem unabhängigen Anspruch der Stammanmeldung (bzw. des Stammpatents, wenn ein solches bereits erteilt worden sei) darin bestehe, dass der Stammanspruch alle Merkmale des Teilanspruchs in Verbindung mit einem zusätzlichen Merkmal enthalte.

In der Sache T 307/03 (ABl. 2009, 422) erklärte die Kammer, T 587/98 sei die Feststellung zu entnehmen, dass es im EPÜ keine Rechtsgrundlage für ein Verbot "kollidierender Ansprüche" im Sinne der Richtlinien gebe; dieser Schlussfolgerung könne sie sich jedoch nicht anschließen. Statt auf der alleinigen Basis des Art. 125 EPÜ 1973 einen Grundsatz des Verfahrensrechts heranzuziehen, leitete die Kammer in T 307/03 den Grundsatz des Doppelschutzverbots vielmehr aus Art. 60 EPÜ 1973 ab, in dem das grundsätzliche Recht auf ein Patent festgeschrieben ist. Sie hob hervor, dass der Grundsatz des Doppelschutzverbots, d. h. das Recht des Erfinders (oder seines Rechtsnachfolgers) darauf, dass das EPA ihm für eine bestimmte in einem bestimmten Anspruch definierte Erfindung ein - einziges - Patent erteilt, aus Art. 60 EPÜ 1973 abgeleitet werden könne. Sei schon ein Patent erteilt worden, so sei der Rechtsanspruch auf ein Patent erschöpft, und das EPA könne es ablehnen, dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger für den Gegenstand, auf den bereits ein Patent erteilt worden sei, ein weiteres Patent zu erteilen. Darüber hinaus könne ein Einwand wegen Doppelpatentierung auch dann erhoben werden, wenn der Gegenstand des erteilten Anspruchs im Gegenstand des später eingereichten Anspruchs enthalten sei, d. h. wenn der Anmelder den Gegenstand des bereits erteilten Patentanspruchs erneut patentieren lassen wolle und zusätzlich Patentschutz für einen anderen Gegenstand begehre, der im bereits erteilten Patent nicht beansprucht wird. Sei insbesondere der Gegenstand, der zweimal patentiert würde, sowohl im schon erteilten Patent als auch in der vorliegenden anhängigen Anmeldung die bevorzugte Ausführungsart der Erfindung, könne das Ausmaß der Doppelpatentierung nicht als geringfügig vernachlässigt werden. Um den Einwand der Doppelpatentierung auszuräumen, sollten die Ansprüche der anhängigen Anmeldung auf den anderen, noch nicht patentierten Gegenstand beschränkt sein, sodass man sich im Prüfungsverfahren auf die Frage konzentrieren könne, ob ein auf diesen anderen Gegenstand gerichteter Anspruch den Erfordernissen des EPÜ entspreche.

Nach Ansicht der Kammer in T 1423/07 kann Art. 60 EPÜ 1973 nicht als Grundlage für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung dienen. Zweck von Art. 60 EPÜ ist einzig und allein, festzulegen, wem das Recht auf ein europäisches Patent zusteht. Art. 60 EPÜ 1973 kann nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass ein Erfinder oder sein Rechtsnachfolger für eine bestimmte Erfindung nur Anspruch auf die Erteilung eines einzigen Patents durch das EPA hat und dementsprechend Ansprüche zurückgewiesen werden, die auf Gegenstände gerichtet sind, die in einem bereits erteilten Patent desselben Anmelders enthalten sind, unabhängig davon, ob der Anmelder ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Patents auf die Nachanmeldung hat.

Die Kammer in T 1391/07 merkte an, dass die Praxis des "Doppelschutzverbots" auf Patente und Anmeldungen beschränkt ist, die dieselbe, durch den Gegenstand der entsprechenden Ansprüche definierte Erfindung betreffen, und damit auf Ansprüche, die begrifflich denselben Schutzumfang verleihen. Sie sah keine Grundlage für eine Ausweitung dieser Praxis auf Ansprüche, die nicht auf denselben Gegenstand gerichtet sind, sondern sich in ihrem Schutzumfang - wie im vorliegenden Fall - nur teilweise überschneiden, und zwar insofern, als nicht alle begrifflich unter den einen Anspruch fallenden Ausführungsarten auch unter den anderen fallen. Insbesondere kann das von der Großen Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06 verneinte legitime Interesse des Anmelders an der Erlangung von zwei Patenten für denselben Gegenstand nicht angeführt werden, wenn sich der Schutzumfang der betreffenden Ansprüche nur teilweise überschneidet, denn es gibt keinen offensichtlichen objektiven Grund dafür, dem Anmelder ein legitimes Interesse daran abzusprechen, einen Schutz zu erlangen, der sich von dem des bereits erteilten Stammpatents - trotz teilweiser Überschneidung - unterscheidet. Dementsprechend kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Tatsache allein, dass sich der begrifflich vom angefochtenen Anspruch verliehene Schutzumfang teilweise mit dem des erteilten Stammpatents überschneidet, der Erteilung eines Patents nicht entgegensteht (siehe auch T 877/06, T 1491/06).

Nach Ansicht der Kammer in T 936/04 ist "Doppelschutz" kein Einspruchsgrund. Es liegt jedoch im Ermessen der Instanzen des EPA, diesen Einwand in Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen vorgeschlagene geänderte Ansprüche zu erheben, allerdings sollte dies nur in eindeutigen Fällen geschehen. Mit dem Grundsatz des Doppelschutzverbots soll unnötige Doppelarbeit vermieden und nicht den Instanzen des EPA die Verpflichtung auferlegt werden, einen umfassenden Vergleich zwischen der ihnen vorliegenden Sache und den möglicherweise in einem anderen Verfahren gewährten Patentansprüchen anzustellen. Im vorliegenden Fall war zum Zeitpunkt der Entscheidung durch die Einspruchsabteilung noch kein Patent auf die Teilanmeldung erteilt worden und nur aus diesem Grund hatte die Einspruchsabteilung zu Recht den vor ihr erhobenen Einwand des Doppelschutzes außer Acht gelassen. Es hätte zu diesem Zeitpunkt allein der Prüfungsabteilung oblegen, in dem vor ihr anhängigen Verfahren zu der Teilanmeldung einen Doppelschutz zu vermeiden, indem sie bereits im Stammpatent erteilte Ansprüche nicht erneut gewährt.

In T 1708/06 befand die Kammer, dass die beiden Anmeldungen ungeachtet der Frage, ob der Grundsatz des Doppelschutzverbots nach dem EPÜ Anwendung finde, nicht dieselbe Erfindung betrafen und sich somit die Frage der Doppelpatentierung nicht stelle.

In T 2402/10 erhob der Beschwerdegegner einen Einwand wegen Doppelpatentierung, da Anspruch 1 im Einspruchsbeschwerdeverfahren so geändert worden sei, dass sich sein Umfang vollständig mit dem Schutzumfang der Ansprüche des auf die ursprüngliche Stammanmeldung erteilten Patents decke. Die Kammer erinnerte daran, dass der Grundsatz des Doppelschutzverbots nach der ständigen Rechtsprechung darauf basiert, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt (G 1/05, ABl. 2008, 271; G 1/06, ABl. 2008, 307; siehe auch T 1391/07, T 877/06, T 1708/06, T 469/03). Im vorliegenden Fall enthielt Anspruch 1 technische Merkmale, die in keinem Anspruch des auf die ursprüngliche Stammanmeldung erteilten Patents beansprucht worden waren. Da also das für die ursprüngliche Stammanmeldung erteilte Patent und das Streitpatent unterschiedliche Gegenstände beanspruchten, stelle sich die Frage der Doppelpatentierung nicht. Die Kammer nahm zur Kenntnis, dass sich der Beschwerdegegner u. a. auf den Leitsatz von T 307/03 berief, wonach ein Einwand wegen Doppelpatentierung auch dann erhoben werden kann, wenn der Gegenstand des erteilten Patents im Gegenstand des später eingereichten Anspruchs enthalten ist. Sie sah darin aber keinen Grund, von dem obligatorischen Erfordernis "desselben Gegenstands" abzuweichen, das sich aus den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 sowie der ständigen Rechtsprechung ergibt.