6.3. Heranziehen von Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche
Dies ist die 9. Ausgabe (2019) dieser Publikation; für die 10. Ausgabe (2022) siehe hier |
Maßgebend für die Ansprüche sind Art. 84 EPÜ, der ihren Gegenstand regelt, und Art. 69 EPÜ, in dem es um ihre Funktion geht. Nach Art. 84 EPÜ geben die Ansprüche die Erfindung an, für die Schutz begehrt wird. Nach Art. 69 EPÜ bestimmen die Ansprüche durch eben diese Definition der Erfindung den Schutzbereich des Patents. Art. 69 EPÜ sieht ferner vor, dass die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind. Hier stellt sich nun die Frage, ob die Ansprüche, wie in Art. 69 EPÜ vorgesehen, nur dann anhand der Beschreibung und der Zeichnungen ausgelegt werden können, wenn es um die Ermittlung des Schutzbereichs geht, oder aber auch bei der Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen und des Klarheitsgebots.
In vielen Entscheidungen, wie z. B. T 23/86 (ABl. 1987, 316), T 16/87 (ABl. 1992, 212), T 89/89, T 121/89, T 476/89, T 544/89, T 565/89, T 952/90, T 439/92, T 458/96, T 717/98, T 500/01, T 1321/04, T 1433/05 und T 2145/13, haben die Kammern den Grundsatz aufgestellt und angewandt, dass die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind, wenn es darum geht, den Gegenstand eines Anspruchs zu ermitteln, insbesondere um dessen Neuheit und erfinderische Tätigkeit beurteilen zu können. Ebenso haben die Kammern in einer ganzen Reihe von Entscheidungen (s. unter anderem T 327/87; T 238/88, ABl. 1992, 709; T 416/88; T 194/89; T 264/89; T 430/89; T 472/89; T 456/91; T 606/91; T 860/93; T 287/97; T 250/00; T 505/04; T 711/14) zur Auslegung der Ansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen, um festzustellen, ob die Ansprüche im Sinne von Art. 84 EPÜ 1973 klar und knapp gefasst waren.
Jedoch wurden auch immer wieder die Grenzen der Auslegung im Lichte von Beschreibung und Zeichnungen betont (s. dieses Kapitel II.A.6.3.6). Eine Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung ist kein hinreichender Grund, die eindeutige linguistische Struktur eines Anspruchs zu ignorieren und ihn anders auszulegen (T 431/03) oder einem Anspruchsmerkmal, das als solches dem fachmännischen Leser eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittelt, eine andere Bedeutung zu geben (T 1018/02, T 1395/07, T 1456/14). In T 1023/02 wurde jedoch ein "unglücklich gewählter" Anspruchswortlaut ("Transkription" statt "Translation"), der aber im Widerspruch zur Beschreibung der Erfindung gestanden hätte, anders ausgelegt.
In T 2221/10 verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung, wonach sich die Beschreibung als "Wörterbuch" des Patents zur Beurteilung der richtigen Bedeutung mehrdeutiger Begriffe in den Ansprüchen verwenden lässt (s. dieses Kapitel II.A.6.3.3). Hat ein in einem Anspruch verwendeter Begriff aber eine eindeutige technische Bedeutung, so kann die Beschreibung nicht herangezogen werden, um ihn anders auszulegen. Bei einer Diskrepanz zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung ist der eindeutige Anspruchswortlaut so auszulegen, wie ihn der Fachmann ohne Zuhilfenahme der Beschreibung verstehen würde.
In T 197/10 erklärte die Kammer: Sind die Patentansprüche so deutlich und eindeutig abgefasst, dass der Fachmann sie problemlos verstehen kann, so besteht keine Veranlassung, die Beschreibung zur Interpretation der Patentansprüche heranzuziehen. Bei einer Diskrepanz zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung ist der eindeutige Anspruchswortlaut so auszulegen, wie ihn der Fachmann ohne Zuhilfenahme der Beschreibung verstehen würde. Somit sind bei einer Diskrepanz zwischen deutlich definierten Patentansprüchen und der Beschreibung solche Teile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag haben, grundsätzlich in der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.
- Rechtsprechung 2020
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In T 1642/17 wurde die Anmeldung aus dem alleinigen Grund zurückgewiesen, dass sie den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ nicht entsprach. Insbesondere befand die Prüfungsabteilung, dass bestimmte Definitionen in einem Dokument, auf das in der Beschreibung verwiesen wurde, für die Bestimmung der Grenzen der Ansprüche essenziell seien und in die Beschreibung aufgenommen werden müssten, die in sich geschlossen zu sein habe. Sie verwies auch auf die ständige Rechtsprechung, wonach ein Patentdokument sein eigenes Wörterbuch darstellen könne. Die Kammer verstand den Einwand der Prüfungsabteilung dahin gehend, dass die Ansprüche unklar seien, wenn sie im Lichte der Beschreibung gelesen und ausgelegt würden. Sind jedoch die Ansprüche und die darin verwendeten Begriffe für sich genommen klar, weil sie beispielsweise eine auf dem technischen Gebiet eindeutige feste Bedeutung haben, ist nach der ständigen Rechtsprechung der eindeutige Anspruchswortlaut so auszulegen, wie ihn der Fachmann ohne Zuhilfenahme der Beschreibung verstehen würde (s. T 2221/10 und T 197/10; auch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 9. Aufl. 2019, II.A. 6.3.1). Laut der letztgenannten Entscheidung gilt dies bei einer Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung. Im vorliegenden Fall stimmte die Kammer mit der Prüfungsabteilung überein, dass die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe für den Fachmann eine "allgemein anerkannte Bedeutung" haben. In Anbetracht dessen und angesichts der vorstehenden Rechtsprechung kam sie zu dem Schluss, dass die Ansprüche den Klarheitserfordernissen des Art. 84 EPÜ entsprachen. Dementsprechend sollte das Vorliegen eines Verweises in der Beschreibung, der eine Definition dieser Begriffe enthält, nicht anders behandelt werden, als wenn die Beschreibung selbst eine solche Definition enthielte. In keinem dieser beiden Fälle hätte sich die Definition von Begriffen, die bereits eine auf dem technischen Gebiet eindeutige feste Bedeutung haben, negativ auf die Klarheit der Ansprüche ausgewirkt. Weder die Beschreibung noch ein Verweis könnten nämlich eine allgemein anerkannte Bedeutung von Begriffen in einem Anspruch ändern. Unzutreffend war auch die von der Prüfungsabteilung gezogene Parallele zu dem Fall, in dem die Beschreibung angepasst werden muss, um Art. 83 EPÜ einzuhalten, denn Art. 84 EPÜ betrifft die Ansprüche und Art. 83 EPÜ die Offenbarung der Patentanmeldung. Um sicherzustellen, dass die Anmeldung dem Erfordernis der Stützung in Art. 84 EPÜ genügt, könnte die Prüfungsabteilung stattdessen verlangen, dass die Beschreibung an die Ansprüche angepasst wird (s. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 9. Aufl. 2019, II.A 5.3).