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Richtlinien für die Prüfung

 
 

5. Begründung

In der Begründung ist zunächst auszuführen und zu begründen, warum die Prüfungsabteilung zur Auffassung gelangt ist, dass das Patent nicht erteilt werden kann, wobei im Einzelnen auf die entsprechenden Artikel und Regeln des EPÜ Bezug zu nehmen ist.

Die Prüfungsabteilung entwirft die Entscheidung auf der Basis eines oder gegebenenfalls mehrerer Gründe, die das Fundament der Entscheidung bilden. Dabei ist es unerlässlich, dass die Beteiligten sich zu allen Gründen äußern konnten, auf die sich die Entscheidung stützt.

Stützt sich die Entscheidung auf mehrere Gründe, so müssen diese unbedingt logisch verknüpft werden, wobei insbesondere zu vermeiden ist, dass aufeinanderfolgende Gründe einander widersprechen. Außerdem sollte die Argumentationskette so strukturiert sein, dass sie mit dem wichtigsten Grund beginnt.

Beispiel:

Eine Anmeldung, der es an erfinderischer Tätigkeit mangelt, ist oft auch nicht klar. Aus der Entscheidung muss eindeutig hervorgehen, ob die Anmeldung zurückgewiesen wird, weil der Gegenstand der Ansprüche unklar ist und auch nicht erfinderisch wäre, sobald er geklärt wäre, oder ob die Anmeldung zurückgewiesen wird, weil der Gegenstand der Ansprüche nicht erfinderisch ist und geklärt werden müsste, sobald der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgeräumt ist.

Die Begründung für jeden der Gründe, auf die die Entscheidung gestützt ist, hat in logischer Folge die Argumente zu enthalten, die die Entscheidungsformel rechtfertigen. Sie soll vollständig und aus sich heraus, d. h. im Allgemeinen ohne Verweisungen, verständlich sein. Ist jedoch eine Frage bereits ausführlich in einem einzigen, in der Akte vorhandenen Bescheid erörtert, so kann in der Entscheidung die Begründung insoweit kurz gefasst und hinsichtlich der Einzelheiten auf den betreffenden Bescheid verwiesen werden.

Die aus den Tatsachen und Beweismitteln, z. B. Druckschriften, gezogenen Schlussfolgerungen sind deutlich zu machen. Die für die Entscheidung wesentlichen Stellen einer Druckschrift sind so anzugeben, dass diese Schlussfolgerungen ohne Weiteres überprüfbar sind. Es genügt also z. B. nicht die bloße Behauptung, dass die entgegengehaltenen Druckschriften den Gegenstand des Patents als bekannt nachweisen oder ihn nahelegen bzw. umgekehrt dessen Patentfähigkeit nicht in Zweifel ziehen; vielmehr ist unter Bezugnahme auf bestimmte Stellen der Druckschriften im Einzelnen anzugeben, weshalb dies der Fall ist.

Die vom Prüfer im Laufe des Prüfungsverfahrens angeführten Argumente müssen das Gerüst der Entscheidung und bereits eine vollständige und lückenlose Argumentationskette bilden, die zur Zurückweisung führt. Die Entscheidung darf sich nur auf Gründe stützen, die dem Anmelder mitgeteilt worden sind (Art. 113 (1)). Die Argumente des Anmelders sind entweder Punkt für Punkt an den entsprechenden Stellen der Argumentationskette oder im Anschluss an die Argumentationskette der Prüfungsabteilung abzuhandeln. Letzteres ist häufig vorzuziehen, weil dadurch klar wird, dass sich die Schlussfolgerung nur auf dem Anmelder bereits mitgeteilte Gründe stützt und damit kein Verstoß gegen Art. 113 (1) vorliegt. Aus dem Teil der Entscheidung, in dem die Argumente des Anmelders abgehandelt werden, sollte dann klar hervorgehen, warum keines dieser Argumente die Prüfungsabteilung davon überzeugen konnte, von dieser Schlussfolgerung abzugehen.

Es ist insbesondere von Bedeutung, dass auf wichtige Tatsachen und Argumente sorgfältig eingegangen wird, die gegen die getroffene Entscheidung sprechen können. Andernfalls könnte der Eindruck entstehen, dass solche Punkte übersehen worden sind. Dokumente, die gleiche Tatsachen oder Argumente belegen, können zusammengefasst behandelt werden, um unnötig lange Begründungen zu vermeiden.

Die Begründung muss zwar hinsichtlich der entscheidungswesentlichen strittigen Punkte lückenlos und vollständig sein; andererseits sollten keine unnötigen Einzelheiten oder zusätzlichen Gründe angeführt werden, die für bereits Bewiesenes einen weiteren Beweis liefern sollen.

Die Entscheidung ist ein eigenständiges Dokument und sollte die Erklärung enthalten, dass die Anmeldung zurückgewiesen wird. Dies hat den Zweck, dass im Falle mehrerer Gründe alle Gründe die Basis für die Zurückweisung bilden.

Entscheidungen sollten keine Sachverhalte enthalten, zu denen sich die Beteiligten nicht äußern konnten.