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Richtlinien für die Prüfung

 
 

7.4.2 Mit der Beschwerde wurde ein geänderter Hauptantrag oder einziger Antrag eingereicht

Genügen die Änderungen der unabhängigen Ansprüche den Erfordernissen des Art. 123 (2) eindeutig nicht, so sollte die Abteilung keine Abhilfe gewähren, sondern die Akte den Beschwerdekammern übermitteln. Wenn dagegen nicht klar ist, ob die Änderungen den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen oder die Änderungen den Erfordernissen des Art. 123 (2) eindeutig genügen, sollte die Abteilung prüfen, ob die Gründe für die Zurückweisung sowie alle früheren Einwände gegen die Patentierbarkeit, zu denen der Anmelder Stellung nehmen konnte, durch die geänderten Ansprüche ausgeräumt werden. Ist dies nicht der Fall, so sollte die Abteilung keine Abhilfe gewähren, sondern die Akte den Beschwerdekammern übermitteln.

Wenn die Änderungen die Zurückweisungsgründe eindeutig entkräften, muss selbst dann Abhilfe gewährt werden, wenn weitere neue Einwände auftreten. Dies liegt daran, dass der Anmelder das Recht auf eine Prüfung durch zwei Instanzen hat (siehe T 219/93).

Entscheidend sind dabei folgende Kriterien (siehe T 47/90):

1. Es besteht keine Übereinstimmung (Entsprechung) mit dem früheren Wortlaut mehr.

2. Es wurden wesentliche Änderungen vorgenommen.

In der Regel werden Änderungen, die die Sachlage gegenüber den in der angefochtenen Entscheidung bereits entgegengehaltenen Dokumenten nicht ändern (d. h. ebenfalls keine Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit begründen), nicht als "wesentlich" erachtet und machen somit auch keine Abhilfe erforderlich. Es liegt im Ermessen des Prüfers, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die Änderungen der Ansprüche so geartet sind, dass die Prüfung auf einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muss, z. B. weil eine völlig neue Argumentation in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit aufgebaut werden muss.

Bei dieser Entscheidung sollte der Prüfer nicht nur die in der Entscheidung angeführten Gründe berücksichtigen, sondern auch alle früheren Einwände gegen die Patentierbarkeit, zu denen sich der Anmelder äußern konnte (z. B. in einem obiter dictum zur Entscheidung, in früheren Mitteilungen, im persönlichen Gespräch oder in der mündlichen Verhandlung angeführte Einwände). Dies dient der Verfahrenseffizienz und ist von Vorteil für den Anmelder (der keine zweite Beschwerdegebühr zahlen muss).

Beispiele:

a)
Der Anmelder hat eine vom Prüfer vorgeschlagene Formulierung übernommen; die geänderten Ansprüche sind erteilungsreif, aber die Beschreibung muss noch angepasst werden: Abhilfe muss gewährt werden, weil die Gründe für die Zurückweisung ausgeräumt wurden. 
b)
Die Anmeldung wurde ausschließlich wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen. Die geänderten Ansprüche sind eindeutig neu, aber nicht erfinderisch. Die Frage der erfinderischen Tätigkeit wurde weder in der angefochtenen Entscheidung noch im bisherigen Verfahren behandelt: Abhilfe muss gewährt werden.
c)
Die Anmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus dem abhängigen Anspruch 3 enthält. Auf diesen Anspruch war der Prüfer in seiner Entscheidung bereits eingegangen und hatte ihn für nicht erfinderisch befunden: Abhilfe wird nicht gewährt.
d)
Die Anmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit gegenüber D1 zurückgewiesen. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus der Beschreibung enthält. Dieses Merkmal wurde als solches bislang noch nicht erörtert, ist aber eindeutig in D1 offenbart: Abhilfe wird nicht gewährt, weil der Zurückweisungsgrund - mangelnde Neuheit gegenüber D1 - nicht ausgeräumt wurde.
e)
Die Anmeldung wurde wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 zurückgewiesen. Daraufhin wurden vom Anmelder geänderte Ansprüche eingereicht, die ein Merkmal aus der Beschreibung enthalten. Dieses Merkmal wurde bislang noch nicht erörtert, ist aber eindeutig in D1 offenbart und würde keine (wesentliche) Änderung der bisherigen Argumentation erforderlich machen: Abhilfe wird nicht gewährt, weil der Zurückweisungsgrund - mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 und D2 - nicht ausgeräumt wurde.
f)
Die Anmeldung wurde wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 zurückgewiesen. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch eingereicht, der fünf neue Merkmale aus der Beschreibung enthält. Diese Merkmale wurden bislang noch nicht erörtert. Der Prüfer kommt zu dem Schluss, dass diese Merkmale zwar in D2 offenbart sind, er seine Argumentation in Bezug auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit aber erheblich umstellen müsste: Abhilfe sollte gewährt werden, weil i) der Anmelder wesentliche Änderungen vorgenommen hat, um die in der Entscheidung erhobenen Einwände zu entkräften, und ii) der Argumentationsansatz maßgeblich geändert werden muss.