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Richtlinien für die Prüfung

 
 

7.4.2 Mit der Beschwerde wurde ein geänderter Hauptantrag oder einziger Antrag eingereicht

Genügen die Änderungen der unabhängigen Ansprüche den Erfordernissen des Art. 123 (2) eindeutig nicht, so sollte die Abteilung keine Abhilfe gewähren, sondern die Akte den Beschwerdekammern übermitteln. Wenn dagegen nicht klar ist, ob die Änderungen den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen oder die Änderungen den Erfordernissen des Art. 123 (2) eindeutig genügen, sollte die Abteilung prüfen, ob die Gründe für die Zurückweisung sowie alle früheren Einwände gegen die Patentierbarkeit, zu denen der Anmelder Stellung nehmen konnte, durch die geänderten Ansprüche ausgeräumt werden. Ist dies nicht der Fall, so sollte die Abteilung keine Abhilfe gewähren, sondern die Akte den Beschwerdekammern übermitteln.

Wenn die Änderungen Werden die Zurückweisungsgründe durch Änderungen eindeutig entkräftent, muss selbst dann Abhilfe gewährt werden, wenn weitere neue Einwände auftreten. Dies liegt daran, dass der Anmelder das Recht auf eine Prüfung durch zwei Instanzen hat (siehe T 219/93).

Entscheidend sind dabei folgende Kriterien (siehe T 47/90):

1. Es besteht keine Übereinstimmung (Entsprechung) mit dem früheren Wortlaut mehr.

2. Es wurden wesentliche Änderungen vorgenommen.

"Wesentliche" Änderungen entkräften die Zurückweisungsgründe gegenüber den in der Entscheidung bereits angeführten Dokumenten (siehe nachstehendes Beispiel d).

In der Regel werden Änderungen, die die Sachlage gegenüber den in der angefochtenen Entscheidung bereits entgegengehaltenen Dokumenten nicht ändern (d. h. ebenfalls keine Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit begründen), nicht als "wesentlich" erachtet und machen somit auch keine Abhilfe erforderlich. Es liegt im Ermessen des Prüfers, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die Änderungen der Ansprüche so geartet sind, dass die Prüfung auf einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muss, z. B. weil eine völlig neue Argumentation in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit aufgebaut werden muss.

Bei dieser Entscheidung sollte der Prüfer nicht nur diealle in der ursprünglichen Entscheidung angeführten Gründe berücksichtigen, einschließlich der bereits insondern auch alle früheren Einwänden gegen die Patentierbarkeit angeführten Haupt- und Nebenargumente, zu denen sich der Anmelder äußern konnte und auf die in der Begründung der Zurückweisung verwiesen wird (z. B. in einem obiter dictum zur Entscheidung, in früheren Mitteilungen, im persönlichen Gespräch oder in der mündlichen Verhandlung angeführte Einwände). Dies dient der Verfahrenseffizienz und ist von Vorteil für den Anmelder (der keine zweite Beschwerdegebühr zahlen muss).

Genügen die Änderungen der unabhängigen Ansprüche eindeutig nicht den Erfordernissen des Art. 123 (2), so sollte die Abteilung keine Abhilfe gewähren, sondern die Akte den Beschwerdekammern übermitteln. Ist dagegen nicht klar, ob die Änderungen die Erfordernisse des Art. 123 (2) erfüllen, oder erfüllen sie eindeutig die Erfordernisse des Art. 123 (2), so sollte die Abteilung prüfen, ob die oben angesprochenen Gründe für die Zurückweisung nicht durch die geänderten Ansprüche ausgeräumt werden.

Beispiele:

a)
Der Anmelder hat eine vom Prüfer vorgeschlagene Formulierung übernommen; die geänderten Ansprüche sind erteilungsreif, aber die Beschreibung muss noch angepasst werden: Abhilfe muss gewährt werden, weil die Gründe für die Zurückweisung ausgeräumt wurden. 
b)
Die Anmeldung wurde ausschließlich wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen. Die geänderten Ansprüche sind eindeutig neu, aber nicht erfinderisch. Die Frage der erfinderischen Tätigkeit wurde weder in der angefochtenen Entscheidung noch im bisherigen Verfahren behandelt: Abhilfe muss gewährt werden.
c)
Die Anmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus dem abhängigen Anspruch 3 enthält. Auf diesen Anspruch war der Prüfer in seiner Entscheidung bereits eingegangen und hatte ihn für nicht erfinderisch befunden: Abhilfe wird nicht gewährt.
d)
Die Anmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit gegenüber D1 zurückgewiesen. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus der Beschreibung enthält. Dieses Merkmal wurde als solches bislang noch nicht erörtert, ist aber eindeutig in D1 offenbart: Abhilfe wird nicht gewährt, weil der Zurückweisungsgrund - mangelnde Neuheit gegenüber D1 - nicht ausgeräumt wurde.
e)
Die Anmeldung wurde wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 zurückgewiesen. Daraufhin wurden vom Anmelder geänderte Ansprüche eingereicht, die ein Merkmal aus der Beschreibung enthalten. Dieses Merkmal wurde bislang noch nicht erörtert, ist aber eindeutig in D1 offenbart, sodass sich die und würde keine (wesentliche) Änderung der bisherigen Argumentation erforderlich machennicht ändert: Abhilfe wird nicht gewährt, weil der Zurückweisungsgrund – mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 und D2 – nicht ausgeräumt wurde.
f)
Die Anmeldung wurde wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 zurückgewiesen. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch eingereicht, der fünf neue Merkmale aus der Beschreibung enthält. Diese Merkmale wurden bislang noch nicht erörtert. Der Prüfer kommt zu dem Schluss, dass diese Merkmale zwar in D2 offenbart sind, er seine Argumentation in Bezug auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit aber erheblich umstellen müsste: Abhilfe sollte gewährt werden, weil i) der Anmelder wesentliche Änderungen vorgenommen hat, um die in der Entscheidung erhobenen Einwände zu entkräften, und ii) der Argumentationsansatz maßgeblich geändert werden muss.
g)
Die Anmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit gegenüber D1 zurückgewiesen. Daraufhin wurden vom Anmelder geänderte Ansprüche eingereicht, die sich eindeutig auf einen unrecherchierten Gegenstand beziehen und mit den ursprünglichen, recherchierten Ansprüchen nicht so verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen: Abhilfe wird nicht gewährt, weil diese Ansprüche nicht zum Verfahren zugelassen werden können.