Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen den trilateralen Ämtern auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen

I. Hintergrund

Am 13. November 2009 kündigten die trilateralen Ämter an, dass mit Wirkung vom 29. Januar 2010 ein neues Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen gestartet werden soll.

II. PCT-PPH-Pilotprogramm

Im Rahmen des PPH-Pilotprogramms können Anmelder, deren Patentansprüche vom Amt der Erstanmeldung für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass die beim Amt der Nachanmeldung eingereichte korrespondierende Anmeldung bei der Prüfung vorgezogen wird; das Nachanmeldeamt kann seinerseits von den Arbeitsergebnissen des Erstanmeldeamts profitieren.

Beim PCT-PPH-Pilotprogramm kann ein PPH-Antrag auf das letzte PCT-Arbeitsergebnis (schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA) oder internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)) gestützt werden, das von einem der trilateralen Ämter als ISA oder IPEA erstellt wurde, wenn darin Ansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden.

Wenn das EPA als ISA oder als ISA und IPEA tätig war und die PCT-Anmeldung Ansprüche enthält, die vom EPA als ISA oder IPEA für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim JPO und beim USPTO die beschleunigte Prüfung beantragen, sobald die Anmeldung vor diesen Ämtern in die nationale Phase eingetreten ist. Informationen über das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim JPO und beim USPTO und die Teilnahmevoraussetzungen sind auf der Website des JPO unter www.jpo.go.jp und auf der Website des USPTO www.uspto.gov abrufbar.

Wenn entweder das JPO oder das USPTO als ISA oder als ISA und IPEA tätig war und die PCT-Anmeldung Ansprüche enthält, die von dieser ISA oder IPEA für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim EPA die Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beantragen, sobald die Anmeldung in die europäische Phase eingetreten ist. Das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim EPA und die Teilnahmevoraussetzungen werden nachstehend erläutert.

Soweit den PPH-Anträgen nationale Arbeitsergebnisse zugrunde liegen, wird auf die zweiseitigen PPH-Pilotprogramme zwischen EPA und JPO bzw. zwischenEPA und USPTO verwiesen.

A. Versuchszeitraum für das PCT-PPH-Pilotprogramm

Das PCT-PPH-Pilotprogramm beginnt am 29. Januar 2010 für einen Zeitraum von zwei Jahren bis 28. Januar 2012. Der Versuchszeitraum kann bei Bedarf verlängert werden, um die Umsetzbarkeit des PCT-PPH-Programms angemessen beurteilen zu können. Die Ergebnisse werden von den trilateralen Ämtern ausgewertet, die dann entscheiden, ob und wie das Programm nach dem Probelauf implementiert werden soll. Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen können die Ämter das Pilotprogramm auch vorzeitig beenden. Für den Fall, dass es vor dem 28. Januar 2012 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

B. Voraussetzungen für die Beantragung einer Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim EPA

Eine Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1) Entweder das JPO oder das USPTO muss als ISA tätig gewesen sein. Wurde ein Antrag auf Prüfung nach Kapitel II PCT gestellt, so muss eines dieser Ämter auch als IPEA tätig gewesen sein. Die PCT-Anmeldung kann bei einem beliebigen Anmeldeamt eingereicht worden sein und kann die Priorität einer früheren Anmeldung beanspruchen, die bei einem Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft oder der WTO eingereicht wurde. Beispiele für die verschiedenen unter das Pilotprojekt fallenden Möglichkeiten enthält die Anlage .

(2) Die PCT-Anmeldung muss mindestens einen Patentanspruch enthalten, der von der ISA bzw., wenn ein Antrag nach Kapitel II gestellt wurde, der IPEA insoweit für patentierbar/gewährbar befunden wurde, als er neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist. Enthält Feld VIII des WO-ISA bzw. des IPER Bemerkungen, so muss der Anmelder erläutern, warum der Anspruch/die Ansprüche patentierbar/gewährbar ist/sind, und kann Änderungen einreichen, um die Bemerkungen zu entkräften. Der Anmelder muss die für patentierbar/gewährbar erachteten Ansprüche in der eingereichten oder nach Artikel 34 (2) b) PCT geänderten Fassung in Kopie und eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen, es sei denn, das EPA kann darauf bereits zugreifen.

(3) Alle Ansprüche einer Anmeldung, die sich beim Eintritt in die europäische Phase in der Akte befanden oder innerhalb der Frist nach Regel 161 EPÜ geändert wurden, müssen den von der ISA oder der IPEA für patentierbar/gewährbar erachteten Ansprüchen in ausreichendem Maße entsprechen. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzumfang haben als die Ansprüche in der/den PCT-Anmeldung(en). Als nicht ausreichend korrespondierend gilt auch ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt, als die der von der ISA bzw., wo ein Antrag nach Kapitel II gestellt wurde, von der IPEA für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Der Anmelder muss außerdem eine Anspruchskorrespondenztabelle in englischer Sprache einreichen. Aus dieser Anspruchskorrespondenztabelle muss hervorgehen, inwiefern jeder einzelne Anspruch, der sich beim Eintritt in die europäische Phase in der Akte befand oder innerhalb der Frist nach Regel 161 EPÜ geändert wurde, den von der ISA oder der IPEA für patentierbar/gewährbar erachteten Ansprüchen entspricht.

4) Die Anmeldung muss ab 29. Januar 2010 1 in die europäische Phase eingetreten sein; die Prüfung der Anmeldung darf aber noch nicht begonnen haben.

5) Der Anmelder muss einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm einreichen. Das Antragsformblatt (EPA/EPO/OEB 1009 PCT) ist auf der EPA-Website unter http://www.epo.org .

6) Darüber hinaus muss der Anmelder den WO-ISA bzw., wenn ein Antrag nach Kapitel II PCT gestellt wurde, den IPER in Kopie und eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA einreichen, es sei denn, das EPA kann darauf bereits zugreifen.

7) Der Anmelder muss ferner alle im WO-ISA oder IPER angeführten Dokumente mit Ausnahme von Patentunterlagen in Kopie einreichen, es sei denn, diese stehen dem EPA bereits zur Verfügung. Kann das EPA eine Patentunterlage nicht abrufen, fordert es den Anmelder auf, eine Kopie davon einzureichen. Das EPA kann vom Anmelder auch die Übersetzung einer Patentunterlage in einer der Amtssprachen des EPA verlangen.

Wird dem Antrag auf Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm stattgegeben, so wird der Anmelder entsprechend benachrichtigt, und die ergänzende europäische Recherche und die Prüfung der EP-Anmeldung werden vorgezogen. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, so wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält einmal die Gelegenheit, Mängel im Antrag zu berichtigen. Allerdings setzt der Prüfer die Bearbeitung der Anmeldung nicht aus, bis der Anmelder einen erneuten Antrag auf Teilnahme gestellt hat. Wird der Antrag nicht berichtigt, so ergeht eine Mitteilung an den Anmelder, und die Anmeldung wird regulär bearbeitet.

C. Bearbeitung im Rahmen von PACE

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Pilotprogramms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung nach dem PACE-Programm 2 beschleunigt bearbeitet. .

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an Eugen Stohr, Direktor Internationale Rechtsangelegenheiten, gerichtet werden ( international_legal_affairs@epo.org).

 

1 In den Anmeldeszenarien, die in der Anlage unter B), D), E1) und E2) dargestellt sind, ist für die YY-Anmeldung das Anmeldedatum maßgeblich, d.h. Anmeldedatum ist der 29. Januar 2010 oder später.

2 Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen - "PACE", Sonderausgabe 3, ABl. EPA 2007, 102.

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