Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Juni 2010 über Mitteilungen nach der geänderten Regel 161 EPÜ

Mit Beschlüssen vom 25. März 20091 und 27. Oktober 20092 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation mit Wirkung zum 1. April 2010 Regel 36 (1) EPÜ und Regel 161 EPÜ geändert.

In Mitteilungen vom 20. August 20093, 15. Oktober 20094 und 26. Oktober 20095 hat das Europäische Patentamt (EPA) bereits über diese Regeländerungen informiert. Darüber hinaus sind seit dem 1. April 2010 die geänderten Prüfungsrichtlinien in Kraft, die in den Abschnitten A-IV, 1 sowie C-VI, 3.5.1 eingehende Ausführungen zur Praxis des EPA unter den geänderten Regeln enthalten. Informationen finden sich ebenso in Abschnitt II.6 des aktualisierten Merkblatts zum Formblatt für den Eintritt in die europäische Phase (EPA 1200 Merkblatt 07.10). Seit Ende April steht zudem auf der Website des EPA eine Präsentation zur Änderung der Regel 36 (1) EPÜ zur Verfügung.

Angesichts des Umstandes, dass die Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ durch die Prüfungsabteilung ergeht, sind beim EPA in jüngster Zeit vermehrt Fragen bezüglich der Relevanz dieser Mitteilung für die Berechnung der Frist nach Regel 36 (1) EPÜ eingegangen. Des Weiteren gab es eine Reihe von Anfragen bezüglich der Bedeutung der unterschiedlichen Mitteilungen nach Regel 161 EPÜ.

I. Mitteilung nach Regel 161 EPÜ kein "Bescheid" im Sinne der geänderten Regel 36 (1) EPÜ

1. Unter einem "Bescheid" im Sinne der geänderten Regel 36 (1) EPÜ, welcher - soweit es sich um den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung handelt bzw. die Prüfungsabteilung mit diesem Bescheid zum ersten Mal einen Uneinheitlichkeitseinwand erhebt - die Frist für die freiwillige bzw. obligatorische Teilung in Gang setzt, ist eine substanzielle Mitteilung zu verstehen, welche die Ansicht der Prüfungsabteilung darlegt, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Zwar nimmt die geänderte Regel 36 (1) EPÜ nicht ausdrücklich auf einen "substanziellen Bescheid" Bezug; in Übereinstimmung mit der Gesetzgebungshistorie soll der Anmelder jedoch die Möglichkeit haben, Teilanmeldungen innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten einzureichen, nachdem er über die Ansicht der Prüfungsabteilung bezüglich der Übereinstimmung der Anmeldung mit den Erfordernissen des EPÜ unterrichtet wurde.

2. Eine Mitteilung nach Regel 161 EPÜ (sowohl in der geänderten als auch in der bis zum 31. März 2010 gültigen Fassung) ist - auch soweit diese in Übereinstimmung mit Regel 10 EPÜim Namen der Prüfungsabteilung ergeht - kein substanzieller Bescheid im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ und löst daher nicht die Frist für die freiwillige oder obligatorische Einreichung von Teilanmeldungen aus.7 Vielmehr handelt sich bei einer Mitteilung nach Regel 161 EPÜ um eine - den Anforderungen des PCT Rechnung tragende - im Wesentlichen formelle Mitteilung ohne eigenen substanziellen Inhalt (siehe nachstehend II). Diese Mitteilung nimmt auf den schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde (WO-ISA), den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) oder Erläuterungen in einem ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR) Bezug, enthält aber noch nicht die Ansicht der Prüfungsabteilung selbst, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Vielmehr dient die Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ der Vorbereitung und Beschleunigung der sich anschließenden Diskussion mit der Prüfungsabteilung, indem der Anmelder die Ergebnisse der internationalen Phase bereits berücksichtigt hat.

II. Unterschiedliche Mitteilungen nach Regel 161 EPÜ (EPA Formblätter 1226A, B und C)

3. Gemäß Regel 161 (1) EPÜ fordert das EPA den Anmelder auf, innerhalb eines Monats nach der entsprechenden Mitteilung die im WO-ISA, IPER oder SISR festgestellten Mängel zu beseitigen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern. Waren der WO-ISA oder, falls zutreffend, der IPER oder die Erläuterungen im SISR negativ und hat der Anmelder bei Eintritt in die europäische Phase weder Änderungen eingereicht oder aufrechterhalten noch Bemerkungen eingereicht, so ergeht in diesem Fall Formblatt EPA 1226A. Auf diese Mitteilung muss der Anmelder innerhalb der Einmonatsfrist reagieren; andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 161 (1) Satz 3 EPÜ). Auf die Möglichkeit, die Weiterbehandlung der Anmeldung (Artikel 121 und Regel 135 EPÜ) oder eine Entscheidung nach Regel 112 (2) EPÜ zu beantragen, wird hingewiesen.

4. Waren der WO-ISA, der vom EPA erstellte IPER oder die Erläuterungen im SISR positiv (ausgehend von den in B-XII, 3.9 der Richtlinien dargelegten Grundsätzen) oder hat der Anmelder bei Eintritt in die europäische Phase bereits Änderungen eingereicht oder in der internationalen Phase vorgenommene Änderungen aufrechterhalten und/oder Bemerkungen eingereicht, welche als Erwiderung gelten können, (und eindeutig angegeben, dass diese Änderungen und/oder Bemerkungen dem weiteren Verfahren zugrunde zu legen sind) so ergeht keine Aufforderung nach Regel 161 (1) EPÜ. Vielmehr wird der Anmelder mit Formblatt EPA 1226B auf die Möglichkeit hingewiesen, zum WO-ISA, IPER oder SISR Stellung zu nehmen und die Anmeldungsunterlagen zu ändern (vgl. Regel 137 (2) und (3) EPÜ). Auf diese Mitteilung muss der Anmelder nicht reagieren.

5. In Abweichung von dem unter den Nummern 3 und 4 dargestellten Verfahren kann der Anmelder in Fällen, in denen der WO-ISA oder IPER vor dem 1. April 2010 erstellt wurde, auch dann Formblatt EPA 1226A erhalten, wenn der WO-ISA oder IPER positiv war. Hat der Anmelder bis Ablauf der Einmonatsfrist nach Regel 161 (1) EPÜ nicht auf diese Mitteilung reagiert, prüft das EPA, ob der WO-ISA oder IPER positiv oder negativ war. Nur im Falle eines negativen WO-ISA bzw. IPER ergeht eine Rechtsverlustmitteilung nach Regel 112 (1) EPÜ. Folglich können Anmelder in diesen Übergangsfällen Formblatt EPA 1226A erhalten, mit welchem sie scheinbar zur Reaktion auf einen positiven WO-ISA oder IPER aufgefordert werden, obwohl in Wahrheit kein Rechtsverlust eintritt, wenn der Anmelder nicht Stellung nimmt.

6. Erstellt das EPA einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht zu einer Euro-PCT-Anmeldung, so wird der Anmelder mit Formblatt EPA 1226C gemäß Regel 161 (2) EPÜ auf die Möglichkeit hingewiesen, die Anmeldung vor Beginn der ergänzenden Recherche zu ändern. Diese Mitteilung entspricht der Mitteilung nach Regel 161 EPÜ in der bis zum 31. März 2010 geltenden Fassung; insoweit hat sich die Rechtslage nicht geändert.



1 CA/D 2/09 vom 25.3.2009, ABl. EPA 2009, 296 sowie CA/D 3/09 vom 25.3.2009, ABl. EPA 2009, 299.

2 CA/D 20/09 vom 27.10.2009, ABl. EPA 2009, 582.

3 Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. August 2009 über die Änderung der Regel 36 (1) und (2) EPÜ (europäische Teilanmeldungen) und Folgeänderungen der Regeln 57 a) und 135 (2) EPÜ, ABl. EPA 2009, 481.

4 Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Oktober 2009 über Änderungen der Ausführungsverordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, ABl. EPA 2009, 533.

5 Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 2009 zur Feststellung des Datums des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zur Fristberechnung nach Regel 36 (1) EPÜ ab 1. April 2010, ABl. EPA 2009, 601.

6 http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc/changes-2010_de.html.

7 A-IV, 1.1.1.2 der Richtlinien enthält eine abschließende Liste der Ereignisse, mit deren Eintritt die Frist für die freiwillige Teilung zu laufen beginnt; siehe auch den am 14.6.2010 auf der Website des EPA veröffentlichten Hinweis in Bezug auf die klarstellende Änderung von Teil A-IV, 1.1.1.2. der Richtlinien.

8 Siehe Artikel 28 i. V. m. Regel 52.1 a) PCT bzw. Artikel 41 i. V. m. Regel 78.1 a) PCT.

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