Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 31 août 2011, relatif à l'établissement d'une deuxième opinion écrite dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT

1. Introduction

1.1 L'Office européen des brevets (OEB) agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) a revu sa pratique au titre de la règle 66.4 PCT. Cette disposition permet à toute IPEA d'émettre une ou plusieurs opinions écrites additionnelles avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international (IPER).

1.2 La nouvelle pratique, qui est exposée en détail ci-après (points 2 à 6), offre aux déposants une occasion supplémentaire de dialoguer avec l'OEB agissant en qualité d'IPEA, ce qui accroît leur chance d'entrer dans la phase nationale devant les offices élus avec un IPER positif. Elle rehausse ainsi la valeur de la procédure d'examen préliminaire international devant l'OEB agissant en qualité d'IPEA.

2. Nouvelle pratique au titre de la règle 66.4 PCT

2.1 Avant d'établir un IPER négatif, l'OEB émettra, en règle générale, une opinion écrite additionnelle (ci-après : "deuxième opinion écrite"). La notification contenant la deuxième opinion écrite (formulaire PCT/IPEA/408) fixe un délai de réponse dans lequel le déposant peut présenter de nouvelles modifications et/ou de nouveaux arguments pour remédier à toute objection soulevée. Il n'est pas nécessaire de demander une deuxième opinion écrite. Aux fins de cette nouvelle pratique et dans l'intérêt des déposants, l'expression "IPER négatif" revêt un sens large et désigne un IPER qui informe le déposant d'une irrégularité à laquelle il doit remédier au titre de la règle 161(1) CBE s'il décide d'entrer dans la phase européenne. 1 Si l'IPER ne contient pas d'objection, ou seulement des objections mineures qui n'empêchent pas une délivrance directe dans la phase européenne, l'IPER est considéré comme positif.

2.2. Une deuxième opinion écrite sera établie à condition que le déposant ait répondu, dans le délai et sur le fond, à l'opinion écrite établie par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA) (cf. point 3) ou à la première opinion écrite établie par l'OEB agissant en qualité d'IPEA (cf. point 4). La procédure peut toutefois être différente en fonction des circonstances particulières de l'espèce et une deuxième opinion ne sera pas nécessairement établie si une demande d'entretien téléphonique est présentée (cf. point 5).

3. Procédure si l'OEB a agi en qualité d'ISA pour la demande internationale

3.1 Si l'OEB a agi en qualité d'ISA pour une demande internationale, l'opinion écrite (WO-ISA) qu'il établit est considérée comme une première opinion écrite pour la procédure au titre du chapitre II du PCT (règle 66.1bis.a) PCT).

3.2 Une deuxième opinion écrite (formulaire PCT/IPEA/408) est établie sous réserve que :

- le déposant ait présenté des modifications et/ou des arguments qui doivent être pris en considération pour l'examen préliminaire international (règles 66.1.a) à d) et 66.4bis PCT), et que

- des objections subsistent de sorte que l'IPER serait négatif s'il devait être établi en l'état du dossier.

4. Procédure si l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA pour la demande internationale

4.1 Si la WO-ISA a été établie par une autre administration internationale agissant en qualité d'ISA, la WO-ISA n'est pas considérée comme une (première) opinion écrite pour la procédure d'examen préliminaire international devant l'OEB agissant en qualité d'IPEA (règle 66.1bis.b) PCT). 2 Dans ce cas, l'OEB agissant en qualité d'IPEA établit une première opinion écrite (formulaire PCT/IPEA/408) s'il a une quelconque objection. Le déposant peut répondre à cette notification en présentant des modifications et/ou des arguments dans le délai qui y est fixé.

4.2 Une deuxième opinion écrite est établie sous réserve que :

- le déposant ait présenté, dans le délai de réponse fixé, des modifications et/ou des arguments pour remédier aux objections soulevées dans la première opinion écrite (règles 66.1bis.c) et 66.2 PCT), et que

- des objections subsistent de sorte que l'IPER serait négatif s'il devait être établi en l'état du dossier.

5. Demande d'entretien téléphonique

5.1 Avant que l'IPER ne soit établi, le déposant peut présenter une demande d'entretien téléphonique. En règle générale, l'OEB n'accordera pas plus d'un entretien (règle 66.6 PCT). Compte tenu de la nouvelle pratique au titre de la règle 66.4 PCT, la procédure relative aux entretiens téléphoniques est modifiée comme suit :

5.2 Si le déposant présente une demande d'entretien téléphonique avant qu'une deuxième opinion écrite ne soit établie, il reçoit le compte rendu de l'entretien téléphonique avec une invitation à présenter de nouvelles modifications et/ou de nouveaux arguments dans le délai de réponse qui y est fixé. Une deuxième opinion écrite ne sera pas établie, puisque cette procédure permet un dialogue avec le déposant à l'instar de la procédure exposée au point 2.

5.3 Si le déposant demande un entretien téléphonique et/ou une deuxième opinion écrite avant qu'une deuxième opinion écrite ne soit établie, l'OEB agissant en qualité d'IPEA détermine, en vertu de son pouvoir d'appréciation, la procédure la plus appropriée et l'examinateur consultera le déposant par téléphone (cf. point 5.2) ou établira une deuxième opinion écrite (cf. point 2).

5.4 Si le déposant présente une demande d'entretien téléphonique après qu'une deuxième opinion écrite a été établie mais avant la date d'établissement de l'IPER, le compte rendu de l'entretien téléphonique est envoyé au déposant mais il n'est pas accompagné d'une invitation à présenter de nouvelles modifications et/ou de nouveaux arguments, lesquels ne seront acceptés que s'ils ont été convenus lors de l'entretien téléphonique.

6. Délai de réponse

Le délai de réponse à la deuxième opinion écrite ou, le cas échéant (cf. point 5), à l'invitation accompagnant le compte rendu de l'entretien téléphonique est normalement de deux mois et ne doit pas être inférieur à un mois (règle 66.2.d) PCT).

7. Entrée en vigueur

La nouvelle pratique s'applique aux demandes internationales pour lesquelles, conformément à la règle 69.2 PCT, le délai pour l'établissement de l'IPER expire à compter du 1er décembre 2011, à moins que l'IPER ne soit établi avant le 1er octobre 2011 3.



1 JO OEB 2010, 406.

2 JO OEB 2005, 493.

3Dans la pratique, le délai applicable pour l'établissement de l'IPER est le plus souvent le délai de 28 mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne) (règle 69.2)i) PCT). Dans certaines circonstances, ce délai peut expirer plus tard (règle 69.2)ii) et iii) PCT).

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