Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen den trilateralen Ämtern auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen

I. Hintergrund

Das Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen den trilateralen Ämtern auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen (trilaterales PCT-PPH-Pilotprogramm) hat am 29. Januar 2010 begonnen.

Die trilateralen Ämter haben nun beschlossen, die Teilnahmevoraussetzungen zu revidieren und den Versuchszeitraum für das trilaterale PCT-PPH-Pilotprogramm mit Wirkung vom 29. Januar 2012 nochmals bis zum 28. Januar 2014 zu verlängern.

Mit dem "Patent Prosecution Highway" werden die in den trilateralen Ämtern bereits praktizierten beschleunigten Patentprüfungsverfahren so gebündelt, dass die Anmelder schneller und effizienter korrespondierende Patente erlangen können. Die Ämter können ihrerseits die Arbeitsergebnisse des jeweils anderen Amts nutzen.

Diese Mitteilung ersetzt die in ABl. EPA 2010, 69 f. abgedruckte Version.

II. PCT-PPH-Pilotprogramm

Im Rahmen des PPH können Anmelder, deren Patentansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Ämter können ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.

Beim PCT-PPH-Pilotprogramm kann ein PPH-Antrag auf das letzte PCT-Arbeitsergebnis (schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA) oder internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)) gestützt werden, das von einem der trilateralen Ämter als ISA oder IPEA erstellt wurde, wenn darin Ansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden.

Wenn das EPA als ISA oder als ISA und IPEA tätig war und die PCT-Anmeldung Ansprüche enthält, die vom EPA als ISA oder IPEA für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim JPO und beim USPTO die beschleunigte Prüfung beantragen, sobald die Anmeldung vor diesen Ämtern in die nationale Phase eingetreten ist. Informationen über das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim JPO und beim USPTO und die Teilnahmevoraussetzungen sind auf der Website des JPO unter www.jpo.go.jp und auf der Website des USPTO unter www.uspto.gov abrufbar.

Wenn entweder das JPO oder das USPTO als ISA oder als ISA und IPEA tätig war und die PCT-Anmeldung Ansprüche enthält, die von dieser ISA oder IPEA für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim EPA die Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beantragen, sobald die Anmeldung in die europäische Phase eingetreten ist. Das ab 29. Januar 2012 geltende Verfahren und die Voraussetzungen für die Beantragung der Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim EPA werden nachstehend unter B erläutert und gelten für PPH-Anträge, die ab dem 29. Januar 2012 gestellt werden.

Was die Nutzung nationaler Arbeitsergebnisse betrifft, die auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung im JPO oder im USPTO zurückgehen, wird auf die zweiseitigen PPH-Pilotprogramme zwischen EPA und JPO bzw. zwischen EPA und USPTO verwiesen.

A. Versuchszeitraum für das PCT-PPH-Pilotprogramm

Das PCT-PPH-Pilotprogramm mit den revidierten Teilnahmevoraussetzungen beginnt am 29. Januar 2012 und läuft für einen Zeitraum von zwei Jahren bis 28. Januar 2014. Die revidierten Teilnahmevoraussetzungen gelten für PPH-Anträge, die ab dem 29. Januar 2012 beim EPA eingereicht werden.

Die Ergebnisse werden von den trilateralen Ämtern ausgewertet, die dann entscheiden, ob und wie das Programm nach dem Probelauf implementiert werden soll. Der Versuchszeitraum kann bei Bedarf verlängert werden, um die Umsetzbarkeit des PCT-PPH-Programms angemessen beurteilen zu können. Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen können die Ämter das Pilotprogramm auch vorzeitig beenden. Für den Fall, dass es vor dem 28. Januar 2014 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

B. Voraussetzungen für die Beantragung einer Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim EPA

Eine Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim EPA ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1) Entweder das JPO oder das USPTO muss als ISA tätig gewesen sein. 1  Wurde ein Antrag auf Prüfung nach Kapitel II PCT gestellt, so muss eines dieser Ämter auch als IPEA tätig gewesen sein. Die PCT-Anmeldung kann bei einem beliebigen Anmeldeamt eingereicht worden sein und kann die Priorität einer früheren Anmeldung beanspruchen, die bei einem Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft oder der WTO eingereicht wurde. Beispiele für die verschiedenen unter das Pilotprojekt fallenden Möglichkeiten enthält die Anlage.

(2) Die PCT-Anmeldung muss mindestens einen Patentanspruch enthalten, der von der ISA bzw., wenn ein Antrag nach Kapitel II gestellt wurde, der IPEA insoweit für patentierbar/gewährbar befunden wurde, als er neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist. Enthält Feld VIII des WO-ISA bzw. des IPER Bemerkungen, so muss der Anmelder erläutern, warum der Anspruch/die Ansprüche patentierbar/gewährbar ist/sind, und kann Änderungen einreichen, um die Bemerkungen zu entkräften.

3) Die Ansprüche einer Anmeldung, die sich beim Eintritt in die europäische Phase in der Akte befanden oder innerhalb der Frist nach Regel 161 EPÜ geändert wurden, müssen den von der ISA oder der IPEA für patentierbar/gewährbar erachteten Ansprüchen in ausreichendem Maße entsprechen. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzumfang haben als die Ansprüche, die im letzten internationalen Arbeitsergebnis für patentierbar/gewährbar befunden wurden. In diesem Zusammenhang hat ein Anspruch dann einen engeren Schutzumfang, wenn ein Anspruch, der im letzten internationalen Arbeitsergebnis für patentierbar/gewährbar befunden wurde, so abgeändert wird, dass er durch ein von der Patentschrift (Beschreibung und/oder Ansprüche) gestütztes zusätzliches Merkmal weiter beschränkt wird. Als nicht ausreichend korrespondierend gilt im Übrigen ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt, als die der von der ISA bzw., wo ein Antrag nach Kapitel II gestellt wurde, von der IPEA für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Umfassen die im letzten internationalen Arbeitsergebnis für patentierbar/gewährbar erachteten Ansprüche beispielsweise nur Ansprüche auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, so gelten die Ansprüche in der EP-Anmeldung als nicht ausreichend korrespondierend, wenn damit Erzeugnisansprüche eingeführt werden, die von den korrespondierenden Verfahrensansprüchen abhängen. Der Anmelder muss eine Erklärung einreichen, dass die Ansprüche, die sich beim Eintritt in die europäische Phase in der Akte befanden oder innerhalb der Frist nach Regel 161 EPÜ geändert wurden, den im letzten internationalen Arbeitsergebnis für patentierbar/gewährbar erachteten Ansprüchen in ausreichendem Maße entsprechen.

4) Die Prüfung der EP-Anmeldung, die im Rahmen des PCT-PPH-Pilotprogramms bearbeitet werden soll, darf noch nicht begonnen haben.

C. Erforderliche Unterlagen für die Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim EPA

Zur Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim EPA muss der Anmelder:

1) einen Antrag auf Teilnahme an PCT‑PPH‑Pilotprogramm einreichen. Das Antragsformblatt (EPA/EPO/OEB 1009 PCT) ist auf der EPA-Website unter www.epo.org erhältlich;

2) eine Anspruchskorrespondenzerklärung einreichen (entsprechendes Kästchen im PPH-Antragsformblatt ankreuzen);

3) den WO-ISA bzw., wenn ein Antrag nach Kapitel II PCT gestellt wurde, den IPER in Kopie und eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA einreichen, es sei denn, das EPA kann darauf bereits zugreifen;

4) die für patentierbar/gewährbar erachteten Ansprüche in der eingereichten oder nach Artikel 34 (2) b) PCT geänderten Fassung in Kopie und eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen, es sei denn, das EPA kann darauf bereits zugreifen;

5) alle im WO-ISA oder IPER angeführten Dokumente mit Ausnahme von Patentunterlagen in Kopie einreichen, es sei denn, diese stehen dem EPA bereits zur Verfügung. Kann das EPA eine Patentunterlage nicht abrufen, fordert es den Anmelder auf, eine Kopie davon einzureichen. Das EPA kann vom Anmelder auch die Übersetzung einer Patentunterlage in einer der Amtssprachen des EPA verlangen.

Wird dem Antrag auf Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm stattgegeben, so wird der Anmelder entsprechend benachrichtigt, und die EP-Anmeldung wird beschleunigt bearbeitet. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält einmal die Gelegenheit, Mängel im Antrag zu berichtigen. Wird der Antrag nicht berichtigt, so ergeht eine Mitteilung an den Anmelder.

D. Bearbeitung im Rahmen von PACE

Wird dem Antrag auf Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung nach dem PACE-Programm 2  beschleunigt bearbeitet.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an Eugen Stohr, Direktor Internationale Rechtsangelegenheiten, PCT, gerichtet werden (international_legal_affairs@epo.org).



1. Anmeldungen, für die das EPA ISA und/oder IPEA war, können vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht nach dem PPH bearbeitet werden. Das EPA versteht den PPH so, dass er die Bearbeitung einer Anmeldung auf der Grundlage einer von einem anderen Amt vorgenommenen Beurteilung der Patentierbarkeit beschleunigt. War das EPA ISA und/oder IPEA, so hat der WO/ISA oder IPER nach dem PCT effektiv denselben Status wie ein Erstbescheid in der Sachprüfung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt. Damit liegt kein Arbeitsergebnis vor, das als Arbeit eines "anderen Amts" erachtet werden kann. Unter Umständen kann der Anmelder in diesem Fall jedoch die Bearbeitung nach dem regulären Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen (PACE) beantragen.

2. Mitteilung des EPA vom 4 Mai. 2010 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen - "PACE", ABl. EPA 2010, 352.

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