Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre les offices IP5 sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux

I. Rappel

L'Office européen des brevets (OEB), l'Office des brevets du Japon (JPO), l'Office coréen de la propriété intellec-tuelle (KIPO), l'Office d'État de la pro-priété intellectuelle de la République populaire de Chine (SIPO) et l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), dénommés les offices IP5, ont annoncé le 24 septembre 2013 leur intention de lancer un programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) complet.

Le PPH s'appuie sur les procédures d'examen accéléré de brevets déjà mises en œuvre dans ces offices afin de permettre aux demandeurs d'obtenir les brevets correspondants de manière plus rapide et plus efficace. Il donne en outre à chacun des offices la possibilité d'exploiter le travail déjà effectué par un autre.

Le présent communiqué remplace ceux publiés au JO OEB 2012, 60 s., 75 s. et 89 s.

II. Programme pilote PPH IP5

Le PPH permet aux demandeurs dont les revendications sont jugées brevetables/admissibles de faire traiter de manière accélérée une demande correspondante déposée auprès d'un office partenaire du PPH, tout en donnant aux offices concernés la possibilité d'exploiter les résultats de travaux disponibles.

Dans le cadre du programme pilote PPH IP5, les demandes de participation au PPH peuvent se fonder : soit sur le dernier produit résultant de travaux effectués au titre du PCT (opinion écrite de l'ISA (WO-ISA) ou rapport d'examen préliminaire international (IPER)), tel qu'établi par l'un des offices IP5 agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA, soit sur le produit résultant de travaux nationaux, tel qu'établi au cours du traitement d'une demande nationale ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale devant l'un des offices IP5,lorsque le produit en question fait apparaître qu'au moins une revendication est brevetable/admissible.

Si le produit résultant de travaux de l'OEB contient au moins une revendication qui est considérée comme brevetable/admissible, le demandeur peut demander à participer au programme pilote PPH auprès d'un des offices IP5, à savoir le JPO, le KIPO, le SIPO et l'USPTO. Les procédures et les conditions à remplir pour présenter à ces offices une demande de participation sont décrites sur leurs sites Internet respectifs.
Aux fins du présent communiqué, on entend par office ayant effectué l'examen antérieur (OEE), l'office IP5, à savoir le JPO, le KIPO, le SIPO et l'USPTO, qui a accompli, notamment en sa qualité d'ISA et/ou d'IPEA, des travaux dont le produit sert de base à la demande de participation au PPH, par office effectuant l'examen ultérieur (OLE), l'office auprès duquel la participation au programme pilote PPH est demandée, à savoir l'OEB.

A. Période d'essai du programme pilote PPH IP5

Le programme pilote PPH IP5 débutera le 6 janvier 2014 et sera conduit pendant une période de trois ans s'achevant le 5 janvier 2017. Les conditions exposées ci-après s'appliqueront aux demandes de participation au PPH déposées auprès de l'OEB à compter du 6 janvier 2014.

L'OEB analysera les résultats du programme pilote pour déterminer s'il doit être mis en œuvre au terme de la période d'essai et, dans l'affirmative, comment. Si nécessaire, la période d'essai pourra être prolongée afin de permettre une évaluation adéquate de la faisabilité du programme PPH IP5. Le cas échéant, l'OEB mettra fin au programme pilote PPH IP5 de manière anticipée si la participation est trop importante, ou pour toute autre raison. Un communiqué sera publié si le programme pilote PPH IP5 prend fin avant l'échéance du 5 janvier 2017.

B. Demande de participation au pro-gramme pilote PPH IP5 : conditions à remplir

La participation au programme pilote PPH IP5 à l'OEB est soumise aux conditions suivantes :

1) La demande EP donnant lieu à une demande de participation au programme pilote PPH doit avoir la même date la plus ancienne que la demande de brevet correspondante, qu'il s'agisse de la date de priorité ou de la date de dépôt d'une demande nationale corres-pondante déposée auprès d'un autre office IP5 (cf. Annexe 1) ou d'une demande PCT correspondante pour laquelle l'un des offices IP5 a agi en qualité d'ISA et/ou d'IPEA1 (cf. Annexe 2).

2) La (les) demande(s) correspon-dante(s) doi(ven)t contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par l'un des offices IP5 agissant en qualité d'of-fice national ou régional, d'ISA et/ou d'IPEA2,3. Aux fins du présent commu-niqué, on entend par revendication(s) brevetable(s)/admissible(s) la (les) re-vendication(s) considérée(s) comme nouvelle(s), inventive(s) et suscep-tible(s) d'application industrielle par l'ISA ou l'IPEA.

3) Toutes les revendications de la de-mande EP pour laquelle une demande de participation au programme pilote PPH est présentée doivent corres-pondre suffisamment aux revendica-tions brevetables/admissibles de la ou des demandes OEE correspondantes. Les revendications sont considérées comme suffisamment concordantes si, compte tenu des différences liées aux exigences de présentation applicables aux revendi¬cations, leur portée est identique ou analogue ou si les reven-dications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendi-cations de la ou des demandes OEE correspondantes. A cet égard, une re-vendication a une portée moins étendue lorsqu'une revendication de la demande OEE est modifiée pour être limitée par une caractéristique additionnelle fondée sur le texte de la demande (description et/ou revendications). Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie de revendi-cations nouvelle/différente par rapport à celles que l'OEE a indiquées comme admissibles/brevetables ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Par exemple, lorsque les revendications de la demande OEE ne portent que sur un procédé de fabrication d'un produit, les revendi-cations de la demande EP ne seront pas considérées comme suffisamment concordantes si la demande EP introduit des revendications de produit dépendantes de ces revendications de procédé. Le demandeur est tenu de déclarer que les revendications des demandes EP et OEE concordent suffi-samment entre elles.

4) L'examen quant au fond de la de-mande EP dont il est demandé le trai-tement au titre du programme pilote PPH ne doit pas encore avoir commen-cé.

En ce qui concerne les demandes qui n'ont pas encore été publiées, la date à laquelle l'examen a débuté ne sera visible que sur requête du demandeur ou de son mandataire, ou dans le cadre de l'inspection publique via le service MyFiles.

Pour les demandes de brevet publiées, cette date sera visible à tous dans le Registre européen des brevets.

C. Documents à produire pour participer au programme pilote PPH IP5

Pour participer au programme pilote PPH à l'OEB, le demandeur doit pro-duire les documents suivants :

1) demande de participation au pro-gramme pilote PPH. Les formulaires de requête EPA/EPO/OEB 1009 PCT (Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre les offices IP5, sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT), ou EPA/EPO/OEB 1009 PR (Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre les offices IP5, sur la base de produits résultant de travaux nationaux) sont disponibles sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org).

2) déclaration de concordance des re-vendications4 ;

3) copie, soit de toutes les notifications de l'office relatives à la ou aux de-mandes de brevet OEE correspon-dantes contenant les revendications brevetables/admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH, le cas échéant, ainsi qu'une traduction de ces notifications dans l'une des langues officielles de l'OEB, soit du dernier produit résultant de tra-vaux effectués pendant la phase inter-nationale d'une demande PCT, à savoir de la WO-ISA ou, si une requête a été présentée au titre du chapitre II du PCT, de la WO-IPEA ou de l'IPER, le cas échéant, ainsi qu'une traduction du document correspondant dans l'une des langues officielles de l'OEB.

4) copie de la ou des revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes de brevet OEE, et traduction de ces revendications dans l'une des langues officielles de l'OEB.

5) copies de tous les documents non-brevets cités dans la ou les notifications OEE ou dans le produit résultant de travaux effectués au titre du PCT, tel que visé au point 3 ci-dessus.

Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, la demande de participation au programme pilote PPH sera acceptée et la demande EP fera l'objet d'un traitement accéléré. Si la demande de participation au programme pilote PPH ne remplit pas toutes les conditions exposées ci-dessus, le demandeur en sera informé par une notification précisant les irrégularités que présente sa demande de participation. Il sera alors donné au demandeur une possibilité de remédier aux irrégularités de forme relevées dans la demande de participation. Si la demande de participation n'est pas corrigée, la demande de brevet sera retirée du programme pilote PPH et le demandeur en sera informé.

Si certains des documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus

a) ont déjà été déposés avec la demande EP avant la demande de participation au programme pilote PPH, le demandeur ne doit pas produire à nouveau ces documents avec sa demande de participation. Il peut se contenter de faire référence à ces documents en indiquant dans sa demande de participation au programme pilote PPH à quelle date ils ont été joints à la demande EP.

b) sont disponibles via le système d'accès aux dossiers (DAS) 5 ou Patentscope, le demandeur ne doit pas en fournir de copie, mais doit produire une liste des documents à rechercher. Une traduction automatique sera acceptée pour les documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus. Si le système d'accès aux dossiers ne fournit pas de traduction automatique, l'OEB invitera les demandeurs à produire une traduction des documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus. Si la traduction automatique est insuffisante, l'OEB peut inviter les demandeurs à produire une traduction exacte. Si la ou les demandes OEE n'ont pas encore été publiées, le demandeur doit fournir les documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus lorsqu'il soumet sa demande de participation au PPH.

D. Traitement accéléré

Une fois que la demande de participa-tion au programme pilote PPH a été acceptée, la demande de brevet EP fait l'objet d'un traitement accéléré. Les conditions régissant le programme PACE6 sont applicables par analogie au traitement des demandes EP au titre du programme pilote PPH IP5.

Toute demande de précisions concer-nant le présent communiqué peut être adressée à M. Panagiotis Rigopoulos, juriste, Affaires juridiques internatio-nales, PCT, à l'adresse international_legal_affairs@epo.org.


1 A agi en qualité d'ISA et/ou d'IPEA soit le JPO, le KIPO, le SIPO ou l'USPTO. Dans le cadre du PPH, les demandes pour lesquelles l'OEB a agi en tant qu'ISA et/ou IPEA ne peuvent être traitées devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu. Selon l'OEB, le PPH vise à soumettre une demande à un traitement accéléré sur la base d'une évaluation de la brevetabilité effectuée par un autre office. Lorsque l'OEB a agi en tant qu'ISA et/ou IPEA, la WO-ISA ou l'IPER établis au titre du PCT ont en fait le même statut qu'une première notification dans le cadre de l'examen quant au fond devant l'OEB agissant en tant qu'office désigné/élu. Dans ce cas, il n'existe donc aucun produit de travaux pouvant être considéré comme un travail effectué par un "autre" office, mais le demandeur a néanmoins la possibilité de présenter une requête au titre du programme normal de traitement accéléré des demandes de brevet européen ("PACE").

2 En ce qui concerne le JPO, les revendications sont indiquées comme admissibles/brevetables lorsque l'examinateur du JPO a clairement jugé les revendications admissibles/brevetables dans la dernière notification de l'office, à savoir :
a) une décision de délivrance d'un brevet
b) un exposé des motifs du rejet
c) une décision de rejet
d) une décision à l'issue d'un recours.
Si la formule standard suivante figure dans l'"Exposé des motifs du rejet", les revendications sont clairement jugées admissibles/brevetables :
"Revendication(s) pour laquelle (lesquelles) aucun motif de rejet n'a été trouvé
A l'heure actuelle, aucun motif de rejet n'a été trouvé pour l'invention selon la revendication_"

3 S'agissant du SIPO, les revendications sont "jugées admissibles/brevetables" lorsque l'examinateur du SIPO a explicitement indiqué les revendications comme admissibles/brevetables dans la dernière notification de l'office, même si la demande n'a pas encore donné lieu à la délivrance d'un brevet. Cette notification peut être notamment :
a) une décision de délivrance d'un brevet,
b) une première/deuxième/troisième notification de l'office,
c) une décision de rejet,
d) une décision de réexamen, et
e) une décision d'annulation.
Les revendications sont également "jugées admissibles/brevetables" dans les circonstances suivantes : si la notification du SIPO n'indique pas explicitement qu'une revendication donnée est admissible/brevetable, le demandeur est tenu de joindre à la demande de participation au programme pilote PPH des explications préci-sant que la revendication en question n'a pas été rejetée dans la notification du SIPO et que, par conséquent, elle est considérée comme admissible/brevetable par le SIPO. Par exemple, si les revendications ne figurent pas dans la rubrique "6. Opinion concernant la conclusion de l'examen relative aux revendications" dans la "première communication de l'opinion concernant l'examen", ou encore dans la rubrique "5. Opinion concernant la conclusion de l'examen relative aux revendications" dans la "deuxième/troisième/... communication de l'opinion concernant l'examen" du SIPO, les revendications en cause peuvent être considérées comme étant implicitement jugées admissibles/brevetables, le demandeur étant tenu dans ce cas de fournir l'explication susmentionnée.

4 Dans le cas où la notification de l'OEE n'identifie pas explicitement les revendications qui sont brevetables/admissibles, le demandeur doit également produire un document expliquant quelles sont les revendications individuelles qui sont brevetables/admissibles et comment celles-ci sont délimitées par rapport à l'état de la technique cité.

5 JPO : AIPN ; KIPO : K-PION ; SIPO : China Patent Enquiry System ; USPTO : PAIR.

6 Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 4 mai 2010, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen – "PACE" JO OEB 2010, 352

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