Bei der Frage nach der Zulässigkeit einer Änderung geht es juristisch gesehen darum, ob die Anmeldung in der geänderten Fassung zulässig ist. Eine geänderte Anmeldung muss natürlich allen Erfordernissen des EPÜ entsprechen, insbesondere hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit und jener Punkte, die in B-XII, 3.6 aufgeführt sind (siehe auch VI, 3.3). Jedoch darf der Prüfer vor allem in Fällen, in denen die Patentansprüche wesentlich beschränkt worden sind, nicht außer Acht lassen, dass im Zusammenhang mit Änderungen möglicherweise folgende Fragen besonders zu berücksichtigen sind:

Erfüllen die geänderten Patentansprüche weiterhin die Erfordernisse des Art. 82. Scheint sich aus dem Recherchenbericht ein Mangel an Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit in Bezug auf die Idee zu ergeben, die allen Patentansprüchen gemein ist, erfordern aber die geänderten Patentansprüche keine weitere Recherchenarbeit, so sollte der Prüfer sorgfältig erwägen, ob der Verfahrensstand noch einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit rechtfertigt (siehe III, 7.7). Fehlt den Patentansprüchen jedoch eine gemeinsame erfinderische Idee und ist eine weitere Recherche notwendig, so ist ein Einwand zu erheben.

Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist (z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war und die Recherchenabteilung es nicht für zweckmäßig hielt, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B-III, 3.5) und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist, so sind die Änderungen nicht zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn nur noch dieser eine nicht recherchierte Gegenstand beansprucht wird; anders verhält es sich dagegen, wenn ein ursprünglich in der Beschreibung offenbartes Merkmal in einen ursprünglich eingereichten Anspruch aufgenommen wird, um einem vom Prüfer erhobenen Einwand z. B. wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu begegnen. In diesem Fall kann jedoch eine zusätzliche Recherche erforderlich sein (siehe VI, 8.2).

Soll ein Einwand nach Regel 137 (4) erhoben werden, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann. Wird ein solcher Einwand nicht erhoben, so sollte die Prüfungsabteilung in Betracht ziehen, eine zusätzliche Recherche zu verlangen (siehe VI, 8.2).

Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht werden soll; die Prüfungsabteilung kann deshalb von ihrem Recht Gebrauch machen, weitere Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe VI, 4.7).

Ist die Beschreibung im Falle einer Änderung der Patentansprüche entsprechend zu ändern, um schwerwiegende Widersprüche zwischen Patentansprüchen und Beschreibung auszuräumen? Werden beispielsweise alle Ausführungsformen der beschriebenen Erfindung weiterhin vom Umfang eines oder mehrerer Patentansprüche erfasst (siehe III, 4.3)? Werden umgekehrt alle geänderten Patentansprüche von der Beschreibung gestützt (siehe III, 6)? Ist ferner, wenn die Kategorien der Patentansprüche geändert worden sind, die Bezeichnung entsprechend zu ändern? Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass Änderungen den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht erweitern und dadurch gegen Art. 123 (2) verstoßen, was im Folgenden erläutert wird.