W 0009/86 (Antagonistes du thromboxane) of 11.8.1986

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1986:W000986.19860811
Date de la décision : 11 Août 1986
Numéro de l'affaire : W 0009/86
Numéro de la demande : -
Classe de la CIB : -
Langue de la procédure : EN
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Titre de la demande : -
Nom du demandeur : NRDC
Nom de l'opposant : -
Chambre : 3.3.01
Sommaire : 1. Les raisons pour lesquelles la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention doivent être communiquées au demandeur dans l'invitation prévue à l'article 17(3)(a) PCT. Il ne suffit pas que ces raisons ressortent du dossier (cf. décisions W 04/85 et W 07/86).
2. L'intention de soulever des objections quant à l'unité de l'invention a posteriori ne saurait justifier que l'on s'écarte du principe susmentionné.
Dispositions juridiques pertinentes :
Patent Cooperation Treaty R 40(1)
Mot-clé : Absence d'unité
Obligation impérieuse de préciser les raison dans l'invitation à payer
Exergue :

-

Décisions citées :
-
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
-

Exposé des faits et conclusions

I. Les déposants ont remis la demande internationale de brevet PCT/GB 86/00028 le 16 janvier 1986 à l'Office des brevets du Royaume-Uni. L'OEB était Office désigné au sens de l'art. 2 xiii) PCT.

II. Le 10 avril 1986, l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ci-après dénommée "l'Administration") a adressé aux déposants une invitation à payer 21 taxes de recherche additionnelles, conformément à l'art. 17.3) a) et à la règle 40.1 PCT. L'invitation indiquait que l'Administration considérait que la demande susdite ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention et spécifiait 22 objets différents, à savoir :

Revendications 1, 2, 5

Composé ayant une activité d'antagoniste du thromboxane destiné à être utilisé dans la fabrication d'un médicament servant au traitement des néoplasies hormono-dépendantes, et composition comprenant un tel composé.

Revendications 6-25

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, XC2H 2 représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,1) heptane.

Revendications 6-24

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, XC2H 2 représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,1) hept-2Z-ène.

Revendications 6, 8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, XC2H 2 représentant un système à cycle de 7-oxa-bicyclo (2,2,1) heptane.

Revendications 6, 8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, CX2H 2 (en réalité : XC2H 2) représentant un système à cycle de 7-oxa-bicyclo (2,2,1) hept-2Z-ène.

Revendications 6-24

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, XC2H 2 représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,2) octane.

Revendications 6-24

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, XC2H 2 représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,2) oct-2Z-ène.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, CX2H 2 (en réalité : XC2H 2) représentant un système à cycle de 6,6-diméthyl-bicyclo (3,1,1) heptane.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, XC2H 2 représentant un système à cycle de cyclohexène.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, XC2H 2 représentant un système à cycle de cyclohexane.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, XC2H 2 représentant un système à cycle d'hydroxycyclopentane.

Revendications 26-29,32 et partiellement 35-37 pour autant qu'elles dépendent des revendications 26 et 32.

Produit comprenant un composé antagoniste du thromboxane et un agent de thérapie hormonale ou un agent cytotoxique ou les deux, pour un usage simultané, séparé ou séquentiel dans le traitement de néoplasies hormono-dépendantes ; une composition pharmaceutique et un "kit" comprenant un tel produit.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 2.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 3.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 4.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 5.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 6.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 7.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 8.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 9.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 10.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 11.

Il était notifié que les taxes additionnelles exigées s'élevaient à 13 209 GBP ; toutefois, l'invitation ne précisait pas les raisons ayant conduit aux conclusions précitées.

III. Le 2 mai 1986, parvenait à l'Office un document justificatif attestant le règlement par les déposants de toutes les taxes de recherche internationale additionnelles mentionnées dans la susdite invitation, assorti d'une réserve conformément à la règle 40.2 c) PCT. D'après les motifs de cette réserve, les revendications au dossier se rattacheraient toutes à un concept inventif unique, les différents objets précisés dans l'invitation concernant des modes de mise en oeuvre particuliers d'une seule invention, et non pas différentes inventions. Plus particulièrement, l'invention découlerait de la découverte que tout composé ayant une activité d'antagoniste du thromboxane est aussi intéressant pour le traitement des néoplasies hormono-dépendantes. Le premier objet mentionné dans l'invitation revendiquerait cette deuxième application thérapeutique de différentes manières ; le douzième objet revendiquerait la même application conjointement avec l'utilisation de deux agents additionnels ou de l'un d'entre eux ; quant aux objets restants, ils spécifieraient des composés antagonistes du thromboxane présentant un intérêt particulier pour une application dans l'invention, tous faisant partie d'une seule et même classe de composés, définie par la formule (i) de la revendication 6.

Motifs de la décision

1. En vertu de l'art. 154(3) CBE et de l'art. 9 de l'accord entre l'OMPI et l'OEB, il incombe aux Chambres de recours de l'OEB de statuer sur les réserves faites par les demandeurs à l'encontre de taxes de recherche additionnelles exigées par l'Office sur la base de l'art. 17.3) a) PCT (J.O. de l'OEB 4/1978, p. 249). Dans le cas d'espèce, la réserve est recevable en vertu de la règle 40.2 c) PCT, puisque les déposants ont payé les taxes additionnelles faisant l'objet de la réserve et qu'ils ont joint une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention.

2. L'Administration a bien précisé dans son invitation qu'elle considère que les 22 objets qui y sont désignés forment un groupe d'inventions non liées entre elles de façon à former un concept inventif général unique. Toutefois, contrairement à la règle 40.1 PCT, elle a omis d'indiquer dans l'invitation les raisons de ce point de vue.

3. La Chambre et une autre Chambre de recours de l'OEB ont déjà dit (cf. décisions W 04/85 du 22 avril 1986 et W 07/86 du 6 juin 1986) que l'indication des raisons dans une invitation émise conformément à l'art. 17.3) a) et à la règle 40.1 PCT constitue un préalable essentiel à l'effet juridique produit par une telle invitation.

4. Dans le présent cas, le dossier contient, il est vrai, un rapport explicatif détaillé sur la question d'unité de l'invention. Cependant la règle 40.1 PCT énonce expressément que "l'invitation (mot souligné par la Chambre) ... doit indiquer les raisons ...". Il n'est donc pas suffisant que des explications (ou même des raisons amplement développées) soient données de manière telle que les demandeurs n'aient pas l'occasion d'en prendre connaissance avant de formuler leur réserve. La Chambre est d'avis que l'exigence selon laquelle l'Administration doit motiver son point de vue n'a pas pour but essentiel d'apporter plus de clarté ou de commodité à la Chambre elle-même, mais bien de permettre aux déposants de se forger une opinion quant au fait de savoir :

1° - si et dans quelle mesure une quelconque réserve a une chance raisonnable de succès et vaut donc la peine d'être formulée ;

2° - quels arguments pourraient accompagner leur réserve de façon à l'emporter sur les motifs de l'Administration.

Des explications, aussi convaincantes soient-elles, mais dont les déposants n'ont pas l'occasion de prendre connaissance, ne sauraient aider ceux-ci à se faire une opinion et ne suffisent donc pas à remplacer les motifs qui font défaut dans l'invitation.

5. Se fondant pour l'essentiel sur les mêmes considérations, la Chambre ne saurait approuver une pratique de l'Administration selon laquelle, dans le cadre du système du PCT, les résultats de recherches conduisant à des objections d'unité a posteriori ne sont pas communiqués aux déposants. Une telle pratique va à l'évidence à l'encontre de l'art. 113(1) CBE du moins dans la mesure où l'invitation selon l'art. 17.3) a) PCT ne comporte pas de raisons. Le droit de connaître les raisons qui ont donné lieu à l'invitation constitue un droit fondamental qui ne peut pas être dénié dans le cadre du système PCT.

6. Sachant qu'aucune raison ne figure dans l'invitation, il reste à examiner si le cas d'espèce est un cas exceptionnellement simple, dans lequel la simple énumération des objets suffit à établir le défaut d'unité de l'invention :

6.1. D'après l'invitation, la demande comporte 22 inventions différentes. Bien qu'on ne puisse pas totalement écarter l'existence de demandes de brevet ayant un nombre aussi élevé d'inventions séparées, sans lien entre elles, l'expérience générale enseigne que de tels cas sont très peu probables et donc rares. Ceux où une appréciation provisoire de l'unité conduit à un résultat aussi improbable méritent qu'on leur accorde une attention particulière avant que d'émettre l'invitation.

6.2. Le problème que l'invention se propose de résoudre, tel qu'il ressort de l'introduction de la description et sur lequel doivent se fonder les considérations de l'Administration consiste à proposer des moyens additionnels nouveaux pour lutter contre les néoplasies hormono-dépendantes. A titre de solution, les revendications 1, 2 et 5 proposent - en des termes différents - une deuxième application thérapeutique pour certains composés définis par un paramètre biologique. La revendication 6 et les revendications dépendantes 7 à 25 concernent une classe de composés définis par des paramètres structuraux et rentrant apparemment dans la catégorie des composés dont l'application fait l'objet des revendications 1, 2 et 5. Il est certain qu'à ce stade, en l'absence de motifs circonstanciés démontrant le contraire, on ne voit pas pourquoi ces composés (et donc les revendications 6 à 25) ne pourraient pas contribuer à la résolution du même problème que les revendications 1, 2 et 5.

6.3. A supposer même que les revendications 1, 2 et 5 soient rejetées - par exemple pour défaut de nouveauté - on ne pourrait pas saisir, en l'absence de motifs circonstanciés démontrant le contraire, pourquoi la classe de composés définie dans la revendication 6 ne pourrait pas résoudre un seul et même problème, à savoir celui de fournir des composés améliorés pour la lutte contre certaines néoplasies. Les structures représentées par le symbole X dans la formule (i) de la revendication 6 ne sont pas non plus si différentes qu'en l'absence de justification détaillée, on puisse les taxer de défaut d'unité. Aussi, des motifs circonstanciés faisant défaut, il n'est pas possible de comprendre pourquoi aucun lien n'existerait entre les objets 2 à 11 mentionnés dans l'invitation.

6.4. L'objet 12 précisé dans l'invitation concerne en substance l'application faisant l'objet des revendications 1, 2 et 5 conjointement avec l'utilisation d'un ou deux agents additionnels. Là encore, sans motifs circonstanciés démontrant le contraire, on ne voit pas pourquoi l'utilisation d'un premier agent en combinaison avec un deuxième ou un troisième agent ou avec les deux ne pourrait pas contribuer à la résolution du même problème que l'utilisation du seul premier agent.

6.5. Ce qui a été dit au point 6.3 s'applique, mutatis mutandis, aux objets 13 à 22.

6.6. En résumé, la Chambre estime qu'il ne s'agit pas d'un cas simple dans lequel l'énumération des objets, en totalité ou en partie, pourrait apporter une démonstration suffisante du défaut d'unité de l'invention, même en l'absence de motifs détaillés.

7. En conséquence, l'invitation manque de base légale, car elle enfreint la règle 40.1, considérée conjointement avec la règle 13.1 PCT, et ne saurait donc produire un effet juridique. Il s'ensuit que les taxes de recherche additionnelles ne peuvent pas être retenues.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les taxes de recherche additionnelles seront remboursées au déposant.

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