W 0015/91 (Herbicides) of 27.1.1992

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1992:W001591.19920127
Date de la décision : 27 Janvier 1992
Numéro de l'affaire : W 0015/91
Numéro de la demande : -
Classe de la CIB : A01N 35/06
Langue de la procédure : DE
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Titre de la demande : -
Nom du demandeur : Hoechst
Nom de l'opposant : -
Chambre : 3.3.02
Sommaire : En vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) est, dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche internationale, aussi chargée du classement des demandes internationales pour lesquelles elle a effectué une recherche (cf. règle 43.3 PCT). L'ISA a donc assurément une connaissance complète de la documentation pertinente qui, selon les termes mêmes du PCT, doit être disposée de manière adéquate aux fins de la recherche (cf. article 15(4) ensemble les règles 34 et 36 PCT). Ainsi, l'ISA est l'organe compétent pour juger quelles unités de classification doivent être raisonnablement prises en considération pour la recherche internationale. Ceci explique pourquoi c'est à l'ISA d'apprécier, en application des directives selon le PCT, si le temps à consacrer à une recherche complète est négligeable ou non (cf. chapitre VII, paragraphe 12 des directives selon le PCT).
Dispositions juridiques pertinentes :
Patent Cooperation Treaty Art 17(3)(a)
Patent Cooperation Treaty R 13(1)
Patent Cooperation Treaty R 40(1)
Patent Cooperation Treaty R 40(2)(c)
Mot-clé : Constatation a posteriori d'absence d'unité de l'invention (oui)
Présence de plusieurs groupes d'invention indépendants
Exergue :

-

Décisions citées :
-
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
-

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur a déposé le 12 octobre 1990 auprès de l'Office européen des brevets la demande internationale PCT/EP n° ...

II. Le 30 janvier 1991, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), a invité le demandeur à payer douze taxes additionnelles pour la recherche, en application de l'article 17(3)a) et de la règle 40.1 PCT, en signalant qu'il considérait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

Dans cette invitation, il est tout d'abord indiqué que la demande de brevet porte sur des combinaisons d'agents herbicides constituées de dérivés de benzoylecyclohexanedione (composés de type A) et d'un ou plusieurs des composés de type B cités dans la revendication 1 (19 composés de type B énumérés individuellement).

L'objection pour absence d'unité de l'invention a été soulevée au motif qu'il n'était pas nouveau de regrouper sous un seul et même concept les combinaisons énumérées, c'est-à-dire de combiner des dérivés de benzoylecyclohexanedione avec d'autres herbicides. L'antériorité EP-A-230 596 (1) ainsi que les publications citées dans la description, par exemple EP-A-186 118 (2), page 26 et EP-A- 137 963 (3), page 19, divulguent des combinaisons de dérivés herbicides de benzoylecyclohexanedione avec d'autres herbicides. Dans ces conditions, les 19 composés de type B peuvent être répartis de par leur structure dans 13 classes différentes dont l'unique caractéristique commune est leur propriété herbicide. Les combinaisons selon la demande ne constituent donc pas une pluralité d'inventions formant un concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT.

L'invitation énumérait, en terminant, les treize groupes d'invention dans lesquels se répartissaient les combinaisons des agents selon la demande, à savoir :

1. Combinaison du composé I avec II ou III.

2. Combinaison du composé I avec IV.

3. Combinaison du composé I avec V, VI, XI ou XII.

4. Combinaison du composé I avec VII ou VIII.

5. Combinaison du composé I avec IX.

6.Combinaison du composé I avec X.

7. Combinaison du composé I avec XIII.

8. Combinaison du composé I avec XIV.

9. Combinaison du composé I avec XV.

10. Combinaison du composé I avec XVI.

11. Combinaison du composé I avec XVII.

12. Combinaison du composé I avec XVIII ou XIX.

13. Combinaison du composé I avec XX.

III. Le demandeur a alors acquitté le 27 février 1991 six des taxes additionnelles pour la recherche qui étaient requises (inventions selon les groupes d'invention 2, 3, 4, 5, 6, 12 définis par l'ISA) tout en formulant la réserve visée à la règle 40.2 c) PCT et a pour l'essentiel invoqué comme motif de sa réserve que la caractéristique commune à tous les moyens, procédés de préparation et d'application revendiqués était de contenir ou d'utiliser un composé de type A, et ce, en combinaison avec un ou plusieurs autres herbicides produisant tous un accroissement synergique de l'activité des composés de type A.

Le demandeur a en outre déclaré qu'en séparant l'invention en inventions divisionnaires de la manière exigée par l'ISA, on aboutissait à une recherche incomplète et fragmentaire par le fait qu'elle ne tenait plus compte d'herbicides comprenant des composés de type A et plusieurs composés de type B.

Motifs de la décision

1. La réserve est recevable.

Le demandeur n'a acquitté que six des taxes additionnelles pour la recherche sur les douze requises, en l'occurrence celles correspondant aux groupes d'invention 2, 3, 4, 5, 6 et 12 définis par l'ISA ; aucune taxe additionnelle n'a été payée pour l'un quelconque des groupes 7, 8, 9, 10, 11 et 13. La Chambre se contentera donc d'examiner si c'est en réponse à une invitation justifiée que les taxes additionnelles ont été payées.

2. Comme il ressort du point II ci-dessus, l'ISA a fondé son objection pour absence d'unité de l'invention sur le document (1) cité dans le rapport de recherche. Elle a en outre fait référence à deux autres documents mentionnés dans la demande PCT en cause, à savoir les documents (2) et (3). On peut notamment lire dans l'exposé des motifs que, d'après l'ISA, il n'est pas nouveau de regrouper les combinaisons en question sous un seul et même concept, c'est-à-dire de combiner des dérivés de benzoylecyclohexanedione avec d'autres herbicides, étant donné que de telles combinaisons sont connues suivant l'état de la technique cité. La demande en cause ne porte donc pas sur une pluralité d'inventions formant un concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT.

Comme cela apparaît clairement, l'objection pour absence d'unité de l'invention n'a, dans la présente espèce, été soulevée qu'"a posteriori".

3. Dans la décision G 1/89 en date du 2 mai 1990 (cf. JO OEB 1991, 155), la Grande Chambre de recours a entre autres dit que, pour constater l'absence d'unité d'invention d'une demande internationale, l'ISA peut examiner également la question de la nouveauté et de l'activité inventive par rapport à l'état de la technique (défaut d'unité constaté "a posteriori"). La Grande Chambre de recours a souligné que l'appréciation portée ainsi par l'ISA sur la nouveauté et l'activité inventive, appréciation qui conduit à constater ce défaut d'unité d'invention, ne saurait être qu'un avis provisoire ; cela a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT, et ne constitue donc pas un examen quant au fond au sens habituel du terme (motifs de la décision, point 8.1).

4. La présente demande concerne des moyens herbicides caractérisés par une quantité active d'un ou de plusieurs composés de formule générale (i) ci-après ou de leurs sels (composés de type A).

5. Parmi les documents cités par l'ISA dans son invitation à payer les taxes, le document (1) est, de l'avis de la Chambre, celui qui se rapproche le plus de l'objet revendiqué car il décrit des compositions d'herbicides actives par synergie comprenant ...

Par rapport au document (1), la tâche de l'homme du métier consistait donc à trouver d'autres variantes aux compositions herbicides actives par synergie qui étaient divulguées.

La solution proposée à ce problème figurait dans la revendication 1 de la présente demande qui revendiquait une combinaison entre un herbicide du groupe des dérivés de benzoylecyclohexanedione et au moins l'un des composés (II) à (XX).

6. Bien que les documents (2) et (3) mentionnés dans la demande ne décrivent pas expressément des combinaisons d'herbicides actives par synergie, la Chambre estime qu'au moins quelques-unes des compositions d'herbicides revendiquées sont divulguées dans ces documents de telle façon qu'elles détruisent la nouveauté de l'invention, vu que pour résoudre le problème exposé ci-dessus, il suffit de combiner des composés herbicides déterminés. Les deux documents ne se bornent pas à décrire une série de dérivés de benzoylecyclohexanedione (i) selon l'invention ; ils citent aussi un grand nombre d'autres herbicides proposés comme pouvant former une combinaison avec les premiers, tels par exemple le 2- benzothiazole-2-yloxy-N-méthylacétanilide et le thioester de l'acide carbamique - S-éthylhexahydro-1-H-azépine (cf. document (2), revendication 1 et page 26, lignes 6 et 18/19 ; document (3), revendication 1 et page 19, lignes 6 et 18/19). Ces derniers correspondent aux composés (x) et (v) selon l'invention. Les combinaisons entre les composés (i) et (v) ou (x) revendiquées dans la présente espèce sont donc incontestablement connues suivant les documents (2) et (3). Aussi importe-t-il peu que cette divulgation antérieure partielle de l'objet de la demande ait été plutôt le fait du hasard.

Cette constatation n'a en soi, dans la présente affaire, aucune incidence sur les conclusions concernant l'unité de l'invention, car elle montre simplement que quelques-unes des solutions revendiquées ne sont plus nouvelles. Or il n'y a pas lieu d'en conclure automatiquement que l'objet de la demande ne repose pas sur un seul concept inventif général. Le demandeur peut par exemple répondre à l'objection de défaut de nouveauté, au stade ultérieur de l'examen quant au fond, en limitant l'objet de la demande de manière adéquate par rapport à l'état de la technique qui l'antériorise (cf. décision W 5/85 en date du 21 mars 1986, notamment le point 10 des motifs, et décision W 10/89 en date du 27 septembre 1991, notamment le point 6 des motifs).

7. Comme le montrent les points 4 et 5 ci-avant, la solution du problème selon l'invention consiste à proposer une série de combinaisons d'herbicides constituant de pures variantes par rapport à celles de l'état de la technique le plus proche, du fait qu'elles sont de même valeur. Toutefois, vu que l'homme du métier à la recherche de la solution savait déjà par le document (1) qu'il pouvait utiliser un dérivé de benzoylecyclohexanedione comme partie fixe ou invariable d'une composition herbicide synergique, sa tâche consistait alors principalement à trouver des combinaisons nouvelles avec un deuxième composé. On peut imaginer qu'il ait ce faisant pu trouver un ensemble de composés qui auraient constitué une famille en raison de leur rapport structurel, la solution du problème n'étant alors donnée que par une seule variante. En définitive, il n'a pas trouvé de composés d'un type donné au sein d'une seule classe ou famille donnée de composés chimiques, mais - comme l'ISA l'a fait remarquer à juste titre - un nombre non négligeable de composés se répartissant dans pas moins de treize groupes ou classes de composés entièrement indépendants du fait de différences structurelles notables. Le demandeur n'a d'ailleurs pas contesté cela dans sa réserve. Il ne saurait donc s'agir ici d'une solution unique, mais plutôt de la juxtaposition d'un total de treize solutions indépendantes, c'est-à-dire n'ayant aucun lien entre elles. On ne peut donc discerner ici de concept inventif général unique.

8. Ce qui précède montre en outre clairement qu'une recherche complète ne peut se borner aux composés de type A. Elle doit en effet s'étendre aux publications portant sur des composés de type B. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi l'ISA aurait dû également effectuer une recherche complète pour toutes les autres inventions revendiquées en plus de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (groupe d'invention 1).

Comme il ressort des directives selon le PCT, l'ISA est tenue d'effectuer une recherche complète pour toutes les inventions en cas de défaut d'unité de l'invention constaté "a posteriori", lorsque le temps supplémentaire à y consacrer est limité et notamment lorsque les inventions sont très proches sur le plan du concept inventif et qu'aucune d'entre elles n'exige de recherches dans d'autres unités de classification. Si ces conditions sont réalisées dans un cas particulier, c'est une question de fait. La Chambre tient à ce sujet à faire observer ce qui suit.

En vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) est, dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche internationale, aussi chargée du classement des demandes internationales pour lesquelles elle a effectué une recherche (cf. règle 43.3 PCT). L'ISA a donc assurément une connaissance complète de la documentation pertinente qui, selon les termes mêmes du PCT, doit être disposée de manière adéquate aux fins de la recherche (cf. article 15(4) ensemble les règles 34 et 36 PCT). Ainsi, l'ISA est l'organe compétent pour juger quelles unités de classification doivent être raisonnablement prises en considération pour la recherche internationale. Ceci explique pourquoi c'est à l'ISA d'apprécier, en application des directives selon le PCT, si le temps à consacrer à une recherche complète est négligeable ou non (cf. chapitre VII, paragraphe 12 des directives selon le PCT). Etant donné que, dans la présente espèce, l'exécution d'une recherche complète impliquerait d'autres recherches, la Chambre n'a aucune raison de douter que l'ISA ait fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation.

Dans ces conditions, on ne peut non plus reprocher à l'ISA que sa manière de diviser l'invention entraîne une recherche incomplète et fragmentaire, ce résultat étant dû par contre au manque d'unité de l'invention devenu apparent après coup et par conséquent à la multiplicité d'objets qui exigent plus d'une recherche.

9. Il découle de ce qui précède que, contrairement à l'avis du demandeur, les groupes d'invention 2 à 6 et 12 selon la demande ne constituent pas une invention unique. C'est donc à bon droit que l'ISA a invité le demandeur à payer des taxes additionnelles pour la recherche afférente à chacun de ces objets de l'invention.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La réserve visée à la règle 40.2 c) PCT est rejetée.

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