4.1.
Identität der Erfindung 

Bei der Prüfung der Frage, ob die in der europäischen Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon in der älteren Voranmeldung offenbart wurde, sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie auch sonst bei der Prüfung auf Identität der Erfindung in der prioritätsbegründenden und prioritätsbeanspruchenden Anmeldung: Die Frage ist, ob der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs der Nachanmeldung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der älteren Voranmeldung entnehmen kann oder erst der jüngeren (s. G 2/98, ABl. 2001, 413).

In T 323/90 kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass die angebliche Erstanmeldung eine andere Erfindung offenbare als die europäische Patentanmeldung und die Anmeldung, deren Priorität für die europäische Anmeldung beansprucht wurde. Denn die jeweils beanspruchten Verfahren zur Verbesserung der Füllfähigkeit von Tabakblättern unterschieden sich hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehalts des zu verarbeitenden Tabaks und hinsichtlich des ersten Verfahrensschritts.

In T 400/90 wurde für die europäische Anmeldung eines elektromagnetischen Durchflussmessers die Priorität einer US-amerikanischen Anmeldung beansprucht. Nach Auffassung der Einsprechenden offenbare eine ältere US-Anmeldung, die derselbe Anmelder außerhalb des Prioritätszeitraums eingereicht hatte, alle in der europäischen Anmeldung enthaltenen Merkmale mit Ausnahme der Verwendung sattelförmiger Spulen; Letztere seien aber bekannt und würden häufig benutzt. Die richtige Frage, so die Kammer, sei, ob die Verwendung sattelförmiger Spulen in der älteren US-Anmeldung offenbart sei, und nicht, ob es naheliegend sei, für die in der älteren Anmeldung offenbarten Magnete solche Spulen zu verwenden. Die Kammer kam zu dem Schluss, die in den US-Anmeldungen beanspruchten Erfindungen seien verschieden und die Priorität der jüngeren zu Recht beansprucht, weil nach der Lehre der älteren Anmeldung jede Spulenform eingesetzt werden könne, nach der Lehre des Prioritätsdokuments aber notwendigerweise sattelförmige Spulen zu verwenden seien.

In T 184/84 beanspruchten die japanische Anmeldung, deren Priorität in der europäischen Patentanmeldung in Anspruch genommen wurde, sowie eine frühere japanische Anmeldung ein Verfahren zur Herstellung von Ferrit-Einkristallen. In den beiden japanischen Anmeldungen wurden die Ausgangsstoffe jeweils unterschiedlich definiert. Das in der jüngeren Anmeldung und in der europäischen Anmeldung offenbarte Verfahren war deutlich vorteilhafter als das, das Gegenstand der älteren Anmeldung war. Die Kammer sah in den signifikanten Eigenschaftsunterschieden einen Hinweis auf das Vorhandensein unterschiedlicher Materialien und betrachtete folglich die ältere japanische Anmeldung nicht als die erste Anmeldung der in der europäischen Patentanmeldung beanspruchten Erfindung. Sie bezog sich hierbei auf T 205/83 (ABl. 1985, 363), nach der die Neuheit von Erzeugnissen, die mithilfe eines abgewandelten Verfahrens hergestellt werden, daraus folgen kann, dass nach einem chemischen Erfahrungssatz die Eigenschaften eines Erzeugnisses von dessen Struktur geprägt werden, sodass Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse den Rückschluss auf eine Strukturabänderung gestatten.

Der Gegenstand des Patents in der Sache T 107/96 enthielt das Merkmal "Kontaktwinkel von mehr als 120 Grad", das auch in P2, der späteren der beiden amerikanischen Voranmeldungen offenbart war. In P2 wird der weiten Öffnung des "Kontaktwinkels" ein besonders vorteilhafter Effekt zugeschrieben. In der älteren amerikanischen Voranmeldung P1 wurden der "Kontaktwinkel" und seine Vorteile mit keinem Wort erwähnt. Die Abbildungen in P1 enthielten allerdings Diagramme und schematische Zeichnungen. Die Kammer stellte fest, dass deswegen und gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern diese nicht zur Ermittlung der Mindestöffnung des "Kontaktwinkels" herangezogen werden dürfen, da Maße, die man erst durch das Nachmessen einer Diagrammdarstellung in einem Dokument erhält, nicht Bestandteil der Offenbarung sind. Mithin war das genannte Merkmal eines "Kontaktwinkels von mehr als 120 Grad" nicht in P1, sondern erst in P2 offenbart.

In der Sache T 449/04 musste die Kammer die Frage klären, ob es sich bei der Prioritätsanmeldung PR und nicht bei einer früheren Anmeldung D1 des Anmelders um die "erste Anmeldung" im Sinne von Art. 87 (1) EPÜ 1973 handelte. Die Kammer verwies auf G 2/98 (ABl. 2001, 413), wonach zum einen der Begriff "derselben Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ 1973 eng auszulegen ist, d.h. mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Art. 87 (4) EPÜ 1973 gleichgesetzt, und zum anderen die Beschreibung der Erfindung in der früheren Veröffentlichung als Ganzes zu betrachten ist. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die in D1 offenbarte Erfindung nicht "dieselbe Erfindung" wie die Erfindung aus der Anmeldung PR war. Bezüglich eines Vergleichsbeispiels in D1 mit einer Zusammensetzung, die in die Bereiche fiel, die für die Komponenten des in der Streitanmeldung wie auch in der Anmeldung PR beanspruchten Stahls angegeben wurden, wies die Kammer aber darauf hin, dass "dieselbe Erfindung" im Sinne von Art. 87 (1) EPÜ 1973 nicht die Vergleichsbeispiele umfasst, die in D1 klar und eindeutig vom Umfang der Erfindung ausgeschlossen sind. In Anbetracht der engen Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" nach Art. 87 (1) EPÜ 1973 ist dieser Begriff auf die Merkmale der Erfindung beschränkt.

In T 1222/11 war Anspruch 1 durch die Aufnahme von sechs Disclaimern geändert worden, die ihn gegen die Offenbarung von D4b, einer früheren internationalen (Euro-PCT) Anmeldung desselben Anmelders, abgrenzen sollten, die im Prioritätsintervall veröffentlicht worden war. Die Kammer stellte fest, dass die durch die positive Formulierung (d. h. ohne Disclaimer) definierte Merkmalkombination in Anspruch 1 nicht von der Offenbarung in D4b zu unterscheiden war und die beanspruchte Priorität nicht zuerkannt werden konnte, soweit sie den bereits in D4b offenbarten Gegenstand betraf (Art. 87 (1)(4) EPÜ). Die Zusammensetzungen von D4b waren somit Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ. Die neuheitsschädliche Offenbarung von D4b wertete die Kammer nicht als zufällige Vorwegnahme (vgl. G 1/03, ABl. 2004, 413) und gelangte daher zu dem Schluss, dass die auf dieser Offenbarung basierenden Disclaimer nach Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig waren. Ein weiterer Hinweis auf diese Entscheidung findet sich in diesem Kapitel II.D.5.3.

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