5.3.
Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch 

Art. 88 (2) Satz 2 EPÜ sieht vor, dass für einen Anspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können.

In T 828/93 (s. dieses Kapitel II.D.5.2) bestätigte die Kammer auch, dass sich aufgrund der erläuterten Rechtslage die in Art. 88 (2) EPÜ 1973 genannte Möglichkeit mehrerer Prioritäten für einen Patentanspruch nur auf den hier nicht gegebenen Fall beziehe, dass der Anspruch Alternativen enthalte, sich also in mehrere Gegenstände auftrennen lasse. Siehe auch unten G 2/98.

In T 620/94 stellte sich heraus, dass der erteilte Anspruch 1 zwei Alternativen A und B der Erfindung umfasste. Nur Alternative B war im Prioritätsdokument offenbart; Alternative A war nur in der europäischen Nachanmeldung enthalten. Im Prioritätsintervall veröffentlichter Stand der Technik legte Alternative A nahe. Das Patent konnte daher nur in geänderter Form aufrechterhalten werden, d. h. beschränkt auf Alternative B.

In T 441/93 bezog sich das europäische Patent auf ein Verfahren zur Herstellung eines Stamms der Hefe Kluyveromyces, das durch Transformieren von Kluyveromyces-Hefezellen mit einem Vektor gekennzeichnet war, der unter anderem eine DNA-Sequenz aufwies, die für ein Polypeptid codiert. Die in der Prioritätsunterlage offenbarte Erfindung betraf ein Verfahren zur Herstellung neuer Stämme von Kluyveromyces, dadurch gekennzeichnet, dass Protoplasten dieser Hefe mit Vektormolekülen gemischt und durch sie transformiert wurden. Die Kammer schloss angesichts der ihr vorliegenden Beweismittel, dass die Verweise auf Protoplasten in der Prioritätsunterlage von entscheidender Bedeutung waren und in der Prioritätsunterlage nirgendwo von einer Möglichkeit der Transformation vollständiger Zellen die Rede war. Es sei entscheidend, welches Verfahren in der Voranmeldung offenbart worden sei, weil sich der Anspruch 1 der späteren Anmeldung auf ein Verfahren richte. Soweit der Anspruch 1 die Transformation einer vollständigen Zelle betreffe, könne ihm nur das Anmeldedatum der europäischen Anmeldung zuerkannt werden. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass sich die Ansprüche in zwei Gruppen aufteilen ließen: in eine Gruppe A, die die Priorität der Voranmeldung genieße und die den Anspruch 1 insoweit, als er sich auf ein Verfahren zur Transformation von Kluyveromyces-Protoplasten beziehe, sowie die diesbezüglichen weiteren Ansprüche umfasse, und in eine Gruppe B, die nur die Priorität der späteren europäischen Anmeldung genieße und die den Anspruch 1 insoweit, als er sich nicht auf ein Verfahren zur Transformation von Protoplasten beziehe, sowie die diesbezüglichen weiteren Ansprüche umfasse.

In G 2/98 (ABl. 2001, 413) analysiert die Große Beschwerdekammer die gesetzgeberische Absicht, die Art. 88 (2) Satz 2 EPÜ 1973 zugrunde lag und kam zu dem Schluss, dass zwischen den beiden folgenden Fällen unterschieden werden muss. Für den "UND"-Anspruch (z. B. ein auf die Merkmale A und B gerichteter Anspruch, wobei der erste Prioritätsbeleg nur das Anspruchsmerkmal A und erst der zweite Prioritätsbeleg das Anspruchsmerkmal B offenbart) sollten nach dem Willen des Gesetzgebers nicht mehrere Prioritäten beansprucht werden können. In Bezug auf den "ODER"-Anspruch entnimmt die Große Kammer den Materialien zum EPÜ 1973 Folgendes: Wenn ein erster Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal A offenbart und ein zweiter Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal B als Alternative zu A, so kann ein Anspruch, der auf A oder B gerichtet ist, die erste Priorität für den Teil A des Anspruchs und die zweite Priorität für den Teil B des Anspruchs beanspruchen. Ferner wird dort ausgeführt, dass beide Prioritäten auch für einen auf C gerichteten Anspruch beansprucht werden könnten, wenn das Anspruchsmerkmal C in Form eines generischen Begriffs bzw. einer Formel oder anderweitig sowohl A als auch B umfasst. Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den gemäß Art. 88 (2) Satz 2 EPÜ 1973 mehrere Prioritäten beansprucht würden, ist nach Art. 87 (1) und Art. 88 (3) EPÜ 1973 durchaus akzeptabel, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird.

In der Sache T 665/00 hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) einen Einwand der offenkundigen Vorbenutzung innerhalb des Prioritätszeitraums vorgebracht und die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs angefochten. Der Kammer zufolge war der Gegenstand dieser mutmaßlichen Vorbenutzung in der Prioritätsunterlage beschrieben und fiel auch unter die Ansprüche des Streitpatents, aber in der Prioritätsunterlage waren nicht unbedingt alle beanspruchten Gegenstände beschrieben. Die Kammer wies darauf hin, dass das Prioritätsrecht nach Art. 88 (3) EPÜ 1973 nur die Merkmale der Patentanmeldung umfasst, die in der Anmeldung enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist. Unterschiedliche Merkmale einer Patentanmeldung könnten unterschiedliche Prioritätstage haben. Gemäß G 2/98 (ABl. 2001, 413) gelte der Ansatz, unterschiedliche Prioritätstage anzuerkennen, auch für einen Anspruch, in dem ein generischer Begriff oder eine Formel verwendet werde, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht werde. Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass von den verschiedenen Alternativen, die unter den Anspruch 10 des Streitpatents fallen (der auf einen Puder mit hohlen Mikrosphären gerichtet ist, deren spezifische Masse durch den generischen Begriff "unter 0,1 g/cm3" angegeben wird), für die nicht kompakten Puder mit den Mikrosphären des Typs "Expancel DE" der Prioritätstag in Anspruch genommen werden kann. Die geltend gemachte Vorbenutzung, die ein Produkt betraf, das dieselben Mikrosphären des Typs "Expancel DE" enthielt, kann deshalb nicht neuheitsschädlich sein. Siehe auch T 135/01,

Andererseits, in T 1443/05 (ebenfalls im Kapitel II.D.3.1.7 erwähnt) kam die Kammer zu dem Ergebnis, dass im generischen Wortlaut des Anspruchs 1 keine eindeutige Alternative bestimmt werden könne, die das Prioritätsrecht begründet hätte.

In T 1877/08 hatte der Patentinhaber geltend gemacht, dass zumindest was den Überlappungsbereich der in Anspruch 1 des Streitpatents bzw. im Prioritätsdokument offenbarten Bereiche betrifft, dem Gegenstand von Anspruch 1 der erste Prioritätstag zuzuerkennen sei. Unter Verweis auf G 2/98 (ABl. 2001, 413) befand die Kammer, dass die beanspruchten Mengen einen kontinuierlichen Bereich numerischer Werte darstellten, die keinen voneinander separierbaren alternativen Ausführungsarten entsprachen. Folglich ließen sich innerhalb dieses kontinuierlichen Bereichs keine separierbaren alternativen Ausführungsarten – d. h. keine Merkmale im Sinne von Art. 88 (3) EPÜ – ausmachen. Somit stand dem Gegenstand des Anspruchs 1 als Ganzem nicht der beanspruchte Prioritätstag zu.

Die Kammer in T 476/09 bestätigte diese Entscheidung, befand aber, dass die Sachlage eine andere sei als in T 441/93 und T 665/00.

In T 1222/11 stellte die Kammer allerdings in Bezug auf "ODER"-Ansprüche in einem obiter dictum fest, dass die Bedingung, dass "dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird" (vgl. G 2/98 oben), eine andere Bedeutung erhalten soll, als ihr in T 1877/08, T 476/09, T 1443/05 und T 1127/00 gegeben wurde. Diese Bedingung könne nicht als Vorgabe verstanden werden, wie der Gegenstand eines "ODER"-Anspruchs zu definieren sei. Dies würde - zumindest in Bezug auf generische Definitionen - im Widerspruch zu dem auf dem Grundsatz einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung basierenden Offenbarungstest stehen (s. G 3/89, ABl. 1993, 117). Die Kammer befand, dass sich bei der Prüfung der Voraussetzungen des Art. 88 (3) EPÜ der Wortlaut der oben genannten Bedingung auf die Möglichkeit beziehe, durch einen Vergleich des im "ODER"-Anspruch beanspruchten Gegenstands mit der Offenbarung der verschiedenen Prioritätsdokumente eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände abstrakt zu ermitteln, denen sich die beanspruchten Prioritätsrechte zuordnen lassen oder nicht (vgl. die Beispiele in dem von der FICPI auf der Münchner Diplomatischen Konferenz 1973 vorgelegten Memorandum (M 48/I, Memorandum C), auf das in G 2/98 verwiesen wird).

In T 571/10 wurde der Ansatz von T 1222/11 angewandt. Die Streitanmeldung, die eine pharmazeutische Zusammensetzung betraf, und die europäische Anmeldung D9 hatten denselben Anmeldetag und beanspruchten die Priorität derselben früheren nationalen Anmeldung. Durch einen Vergleich des generischen Gegenstands des strittigen Anspruchs 1 mit der Prioritätsunterlage ermittelte die Kammer zwei eindeutig definierte alternative Gegenstände a und b. Nur der Gegenstand a war in der Prioritätsunterlage vollständig offenbart und genoss deshalb die beanspruchte Priorität. D9 konnte nur in so weit zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ gehören, wie die Priorität der Streitanmeldung nicht wirksam in Anspruch genommen wurde, die Priorität von D9 aber gültig war. Bei der Alternative a des Anspruchs 1 war dies nicht der Fall, weil D9 keinen früheren Prioritätstag besaß. Für die Alternative b des Anspruchs 1 war D9 Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ nur bezüglich des Gegenstands, für den die Priorität von D9 wirksam war, und das war die Alternative a. Dieser Gegenstand war für den Gegenstand der Alternative b von Anspruch 1 nicht neuheitsschädlich, weil er sich mit letzterem nicht überschnitt.

Im Leitsatz der Entscheidung heißt es: "Wenn für eine Anmeldung eine einzige Priorität in Anspruch genommen wird und verschiedene Merkmale eines Anspruchs dieser Anmeldung Verallgemeinerungen spezifischer, in der Prioritätsunterlage offenbarter Merkmale sind, ist eine Teilpriorität anzuerkennen, solange durch einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit der Offenbarung der Prioritätsunterlage eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände einschließlich der besonderen Ausführungsarten abstrakt ermittelt werden kann, die unmittelbar und eindeutig aus der Prioritätsunterlage herleitbar sind. Dabei müssen die eindeutig definierten alternativen Gegenstände nicht ausdrücklich in der Anmeldung genannt sein, und auch das Wort "oder" muss nicht unbedingt vorkommen. Dasselbe gilt auch für den Fall von Mehrfachprioritäten. Dann ist ein Vergleich mit der Offenbarung jeder einzelnen Prioritätsunterlage erforderlich, und für jeden eindeutig definierten alternativen Gegenstand wird die früheste Priorität anerkannt, aus der der alternative Gegenstand unmittelbar und eindeutig herleitbar ist."

Das Streitpatent in T 2406/10 betraf eine pharmazeutische Tablette mit modifizierter Freisetzung. Die dem Patent zugrunde liegende Anmeldung wurde wenige Tage nach der Euro-PCT-Anmeldung D15 eingereicht, und beide beanspruchten die Priorität der nationalen Anmeldung D10. Der Patentinhaber argumentierte, dass die Beispiele 1 bis 4 des Patents die beanspruchte Priorität insoweit genössen, als sie in D10 offenbart seien. Die Kammer prüfte deshalb, ob die Ansprüche in Bezug auf die Beispiele 1 bis 4 eine Teilpriorität von D10 im Sinne des Art. 88 (2) EPÜ und der Entscheidung G 2/98 (ABl. 2001, 427) genossen. In Anspruch 1 war für jedes von drei Medien ein Auflösungsbereich von "nicht mehr als 60 % ... bei 2 Stunden Laufzeit" definiert. Der Kammer zufolge würde jedoch ein Erzeugnis eines Ausführungsbeispiels, das in den Schutzbereich von Anspruch 1 fällt, ein Auflösungsprofil aufweisen, das einem bestimmten Wert in jedem der drei Medien entspricht. Diese Kombination von drei Werten war nur eine aus einer unbegrenzten Menge von Kombinationen innerhalb der Auflösungsbereiche für die drei Medien, die das Auflösungsprofil im Anspruch definieren. Deshalb konnte das Erzeugnis eines solchen Ausführungsbeispiels nicht als einer begrenzten Menge eindeutig definierter alternativer Gegenstände zugehörig betrachtet werden. Daher wurde eine Teilpriorität in Bezug auf die in D10 offenbarten Beispiele verneint, und der gesamte Inhalt von D15, einschließlich der Ausführungsbeispiele, wurde als neuheitsschädlicher Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ eingestuft.

Das Streitpatent in T 557/13 war auf eine Teilanmeldung erteilt worden. Anspruch 1 betraf die Verwendung eines Kaltfließverbesserers zur Steigerung der Schmierfähigkeit einer Brennstoffölzusammensetzung. Die Einspruchsabteilung war zu dem Schluss gekommen, dass eine Zwischenverallgemeinerung im erteilten Anspruch 1 bezüglich der Offenbarung der Prioritätsunterlage D16 keinen Anlass gebe, eine begrenzte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände zu beanspruchen (vgl. G 2/98, ABl. 2001, 427). Obwohl das Patent den Erfordernissen des Art. 76 (1) EPÜ genüge, genieße daher der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht die Priorität der Stammanmeldung D1. D1 sei somit Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ, und Anspruch 1 sei angesichts der Verwendung des Erzeugnisses aus dem Beispiel 1, das identisch in D16 und D1 offenbart werde, nicht neu. Bei ihrer Entscheidung stützte sich die Einspruchsabteilung unter anderem auf T 1496/11 (s. Kapitel I.C.2.4.2).

Die Kammer musste sich deshalb mit Fragen der Teilpriorität befassen bzw. prüfen, ob bei Nichtvorliegen einer Teilpriorität die Stammanmeldung D1 einschlägigen Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ bilden konnte. Die Kammer legte den Rechtsrahmen dar und beleuchtete die Rechtsprechung zur Teilpriorität bei einem generischen "ODER"-Anspruch; diesen definierte sie als Anspruch auf einen Gegenstand, der durch einen oder mehrere generische Ausdrücke wie eine chemische Formel, einen fortlaufenden Bereich numerischer Werte oder eine funktionelle Definition oder anderweitig definiert ist. Ein solcher generischer "ODER"-Anspruch umfasst nicht näher beschriebene alternative Gegenstände, die alle Merkmale des Anspruchs aufweisen. Die konkret zu lösende Frage lautete, ob Anspruch 1 insofern eine Teilpriorität genoss, als die Verwendung des Erzeugnisses von Beispiel 1 wie in D16 offenbart in der allgemeineren Definition des Anspruchs 1 enthalten war, ohne darin näher beschrieben zu sein.

Angesichts der unterschiedlichen Ansätze in den verschiedenen Entscheidungen vor und nach G 2/98 entschied die Kammer, die Große Beschwerdekammer mit folgenden Fragen zu befassen:

1. Wenn ein Anspruch einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann dann nach dem EPÜ für diesen Anspruch das Recht auf Teilpriorität bezüglich eines alternativen Gegenstands verweigert werden, der im Prioritätsdokument erstmals, direkt - oder zumindest implizit - und eindeutig (ausführbar) offenbart ist?

2. Lautet die Antwort ja, unter bestimmten Bedingungen, ist dann die in Nummer 6.7 der Gründe von G 2/98 aufgestellte Bedingung "sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird" als Maßstab der rechtlichen Beurteilung der Frage, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist, heranzuziehen?

3. Falls Frage 2 bejaht wird, wie sind dann die Kriterien "beschränkte Zahl" und "eindeutig definierte alternative Gegenstände" auszulegen und anzuwenden?

4. Falls Frage 2 verneint wird, wie ist dann zu beurteilen, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist?

In Bezug auf die weitere Problematik, ob die Stammanmeldung D1 dem Anspruch 1 als Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) EPÜ entgegen gehalten werden kann, legte die Kammer der GBK folgende Frage vor:

5. Kann im Fall einer zustimmenden Antwort auf Frage 1 ein in einer Stamm- oder Teilanmeldung zu einer europäischen Patentanmeldung offenbarter Gegenstand als Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ einem Gegenstand entgegengehalten werden, der im Prioritätsdokument offenbart ist und als Alternative von einem generischen "ODER"-Anspruch dieser europäischen Patentanmeldung oder des darauf erteilten Patents umfasst wird?

Diese Vorlage ist unter dem Aktenzeichen G 1/15 anhängig.

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