1.2.4
Wesentlichkeits- und Dreipunkte-Test  

In Fällen, in denen die Änderung darin besteht, dass ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs ersetzt oder gestrichen werden soll, wenden die Kammern gelegentlich den Wesentlichkeits- oder Dreipunkte-Test an. Dieser Test ist auch in den Richtlinien beschrieben (H‑V, 3.1 – Stand November 2015). In der Entscheidung T 2311/10, bei der es um eine Teilverallgemeinerung ging, erachtete die Kammer jedoch den Dreipunkte- oder Wesentlichkeitstest für wenig hilfreich, wenn nicht sogar irreführend (s. auch T 1118/10; vgl. auch die Fassung der Richtlinien von Juni 2012 (H‑V, 3.2.1), wo auf den Wesentlichkeitstest im Rahmen einer Zwischenverallgemeinerung Bezug genommen wurde, und spätere Fassungen, in denen die Bezugnahme nicht mehr enthalten ist). In T 755/12 wies die Kammer darauf hin, dass manche Tests, wie der Wesentlichkeitstest, zwar unterstützend bei der Beurteilung der Gewährbarkeit von Änderungen angewendet werden, solche Tests aber kein Ersatz für die notwendige Beantwortung der Frage sind, was der Fachmann der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag objektiv entnehmen konnte (G 3/89, ABl. 1993, 117, s. Kapitel II.E.1.2.1 "Goldstandard: unmittelbar und eindeutig ableitbar").

In T 331/87 (ABl. 1991, 22) stellte die Kammer fest, dass das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 verstoße, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass erstens das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden sei, zweitens es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen solle, nicht unerlässlich sei und drittens das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordere. Die Kammer präzisierte außerdem, dass das in Frage stehende Merkmal auch dann unwesentlich sein kann, wenn es zwar am Rande, aber durchweg in Verbindung mit anderen Merkmalen der Erfindung angegeben wurde (vielfach zitiert, s. z. B. T 708/07, T 775/07, T 747/10 und ebenso T 910/03, in der die Kammer im Hinblick auf G 2/98 (ABl. 2001, 413) die Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen kritisierte).

In T 260/85 (ABl. 1989, 105) wird festgestellt, dass es nicht zulässig ist, aus einem unabhängigen Anspruch ein Merkmal zu streichen, das in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als wesentliches Erfindungsmerkmal hingestellt worden ist, da dies gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 verstieße. S. auch T 496/90, T 415/91, T 628/91, T 189/94 und T 728/98 (ABl. 2001, 319; hinsichtlich der Streichung des Merkmals "substantially pure"). Siehe auch T 2202/08, wo die Kammer festgestellt hatte, dass es möglicherweise in Fällen, die so einfach gelagert sind wie der ihr vorliegende, weder immer notwendig noch immer zweckmäßig ist, beim Test nach T 260/85 die drei in T 331/87 genannten Kriterien anzuwenden.

Was das Ersetzen oder Streichen eines Merkmal aus einem Anspruch betrifft, bestätigte die Kammer in T 648/10, dass ein Merkmal, das durchgängig als wesentliches Merkmal der Erfindung hingestellt wird, nach ständiger Rechtsprechung nicht aus einem unabhängigen Anspruch gestrichen werden darf, da damit Gegenstand hinzugefügt würde. Sie stellte jedoch klar, dass das EPÜ für die Beurteilung der Frage, ob ein Gegenstand hinzugefügt worden ist, nicht die Anwendung eines bestimmten Tests verlangt. Derartige Tests sind vielmehr ein Hilfsmittel, das in bestimmten Situationen helfen kann, zu beurteilen, ob Gegenstand hinzugefügt worden ist.

Die Kammer stellte in T 404/03 fest, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern, in denen die gebräuchliche Palette an "Tests" im Zusammenhang mit unterschiedlichen Arten von Änderungen beschrieben und angewandt werde, einige Verwirrung stiften könnten. Betrachtet man die Offenbarung - nicht den Schutzumfang - einer Gruppe von Merkmalen, so geht sowohl das Verallgemeinern eines Merkmals in einem Anspruch als auch das Isolieren von Merkmalen aus Ausführungsformen der Beschreibung im Wesentlichen damit einher, dass Merkmale gestrichen werden, nämlich im einen Fall das spezifische Merkmal und im anderen die übrigen Merkmale der Ausführungsform. Nach Auffassung der Kammer sind diese Fälle daher denselben Kriterien zu unterwerfen wie reine Streichungen, im Prinzip also dem Dreipunktetest. Dieser Test verlangt keine spezifische Erklärung oder Anregung in der ursprünglichen Offenbarung und ist für den Anmelder großzügiger, weil er die Streichung eines Merkmals im Wesentlichen erlaubt, wenn der Fachmann aufgrund des allgemeinen Fachwissens auf dem betreffenden Gebiet erkennen würde, dass das Merkmal nichts mit der Erfindung zu tun hat. Im Hinblick auf die Gewährbarkeit von Änderungen nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 sollte zwischen dem Fall der Streichung und dem Fall der Hinzufügung von Merkmalen unterschieden werden, da im ersteren Fall lediglich ursprünglich offenbarte Elemente entfernt werden, die somit vom Fachmann als für die Erfindung unwesentlich angesehen werden können, während im letzteren Fall neue Elemente hinzugefügt werden, für die in der ursprünglichen Offenbarung jede Grundlage fehlt (s. auch T 2359/09, in der der vorstehend beschriebene Dreipunkte-Test angewandt wird und, die sich mit dem Beitrag aus T 404/03 und T 331/87, ABl. 1991, 22 auseinandersetzt).

T 133/85 (ABl. 1988, 441) betraf den Fall, dass ein Merkmal in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als für die Erfindung wesentlich beschrieben, jedoch im Anspruch nicht enthalten war. Der Anspruch war damit nicht von der Beschreibung gestützt (Art. 84 EPÜ 1973). Eine Änderung der Beschreibung zur Stützung dieses Anspruchs war jedoch nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 nicht zulässig, weil eine geänderte Beschreibung mit der Angabe, dass dieses Merkmal für die Erfindung nicht wesentlich sei, einen Gegenstand enthalten hätte, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgegangen wäre.

In T 628/91 ließ es der Offenbarungsgehalt der Anmeldung zu, ein strukturelles Merkmal durch ein funktionelles zu ersetzen, da einerseits dieses Merkmal nicht als wesentlich offenbart, andererseits dessen Funktion beschrieben war.

In T 236/95 stellte die Kammer fest: Sei diese Aufgabe ohne die betreffenden Merkmale nicht mehr zu lösen, so könnten sie nicht als unwesentlich betrachtet werden.

In T 396/95 befand die Kammer, dass das gestrichene Merkmal der "Carbonisierung" zwar nicht ausdrücklich als für die Erfindung wesentlich bezeichnet werde, die ganze Darstellung der Erfindung aber indirekt hierauf schließen lasse. Das Merkmal sei im Lichte der technischen Aufgabe, deren Lösung es diene, für die Funktion der Erfindung unverzichtbar.

In T 374/93 argumentierte der Einsprechende gegenüber der Kammer, dass die der Suspension gemäß Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung zuzusetzende Menge des Polymers ein wesentliches Merkmal sei und daher nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 nicht gestrichen werden dürfe. Die Kammer sah dies anders. Im vorliegenden Fall erschien das aus der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 gestrichene Merkmal, eher unvereinbar mit der Lehre der ursprünglichen Anmeldung. Die Kammer befand dann jedenfalls, dass der Fachmann bei der Lektüre der fraglichen Textstelle, die mehrere relativierende Begriffe und Ausdrücke wie "in einigen Fällen", "z. B.", "normalerweise" und "in der Regel" enthielt, das aus dem ursprünglichen Anspruch 1 gestrichene Merkmal nicht unmittelbar und eindeutig als zwingend notwendig erkannt hätte.

In T 784/97 führte der Patentinhaber an, dass ein vorveröffentlichtes Dokument den Fachmann darauf aufmerksam gemacht hätte, dass das strittige Merkmal nicht wesentlich sei. Die Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, dass die Frage, ob ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs als "wesentlich" zu erachten ist, keine Frage der Offenbarung im Stand der Technik sein könne. Es müsse vielmehr bewertet werden, welche Lehre ein Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmen würde. Im vorliegenden Fall wusste der Fachmann auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Unterlagen, dass die Teilchengröße einen Teil der angeblichen Erfindung darstellte, sodass dieses Merkmal nicht zu einem späteren Zeitpunkt aus einem unabhängigen Anspruch gestrichen werden könne, da dies Art. 123 (2) und Art. 100 c) EPÜ 1973 verletzen würde.

In T 583/93 (ABl. 1996, 496) stellte die Kammer fest, dass der Versuch des Beschwerdegegners, Art. 123 (2) EPÜ 1973 dahin gehend auszulegen, dass die Aufnahme von zuvor als nicht wesentlich beschriebenen Merkmalen in einen Anspruch unzulässig ist, zwangsläufig fehlgehen muss. Das Übereinkommen steht der Neuformulierung einer Erfindung nicht entgegen, solange die Erfordernisse des Art. 123 (2) und (3) EPÜ 1973 erfüllt sind. Eine Neuformulierung ist häufig erforderlich, wenn einem Stand der Technik Rechnung zu tragen ist, der dem Anmelder am Prioritätstag nicht bekannt war. Es kann also durchaus sein, dass Merkmale, die am Prioritätstag als bloße Möglichkeit beschrieben werden, später als wesentlich zu betrachten sind, weil sie die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik abgrenzen müssen. Die Einführung solcher Merkmale ist unter der Voraussetzung zulässig, dass erstens die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine geeignete Grundlage für Abgrenzungen dieser Art bietet und zweitens die daraus resultierende Merkmalskombination noch mit der Lehre der Anmeldung in Einklang steht.

In T 211/95 hatte die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dass eine Merkmalsgruppe des ursprünglichen Anspruchs der Stammanmeldung im Anspruch der Teilanmeldung ganz fehle. Die Kammer konnte dem nicht zustimmen. Die Kammer stellte fest, dass die Erfordernisse des Art. 76 (1) EPÜ 1973 erfüllt sind, wenn für den Fachmann offensichtlich ist, dass zwei technisch unverknüpfte technische Lehren vorlagen, die getrennt beansprucht werden konnten, und wenn für den Fachmann war klar, dass die Merkmalsgruppe gemäß dem in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstand für den in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand unwesentlich war. Im vorliegenden Fall war der Gegenstand der Teilanmeldung in der Stammanmeldung unmittelbar und unzweideutig offenbart. Siehe auch 341/06 zur Frage zweier technisch unverknüpfter technischer Lehren.

In T 2300/12 stellte die Kammer fest, dass es beim Wesentlichkeitstest darum geht zu prüfen, ob das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals in einem ursprünglich eingereichten unabhängigen Anspruch eine Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung darstellt. Im vorliegenden Fall betraf der erteilte Anspruch ein Verfahren; der ursprünglich eingereichte Anspruchssatz enthielt jedoch überhaupt keinen Verfahrensanspruch. Schon aus diesem Grund war der Wesentlichkeitstest im vorliegenden Fall bei der Prüfung nicht direkt anwendbar.

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