1.2.5
Der "Neuheitstest" 

In T 201/83 (ABl. 1984, 481) wird ausgeführt, die Prüfung darauf, ob Art. 123 (2) EPÜ 1973 eingehalten sei, sei im Grunde eine Neuheitsprüfung, d. h. durch die Änderung dürfe kein neuer Gegenstand entstehen (s. auch T 136/88). T 17/86 (ABl. 1989, 297, Korr. 415) ergänzt, dass die Neuheit sowohl in einer Beschränkung, in der Aufnahme eines weiteren Merkmals in den Anspruch als auch in einer Auslassung eines der Bestandteile einer Vorrichtung liegen könne. Gemäß G 2/10 ist zu prüfen, ob die Änderung dazu führt, dass der Fachmann "neue technische Informationen" erhält.

Der "Neuheitstest" findet sich in der jüngeren Rechtsprechung der Beschwerdekammern selten. Er wird etwa in den Entscheidungen T 60/03, T 1374/07, T 2202/08, T 2270/09 herangezogen; laut T 2537/10 ist der Neuheitstest nicht mehr relevant für die Beurteilung nach Art. 123 (2) EPÜ. Jedoch wird auch in den Richtlinien H‑IV, 2.2 – Stand November 2015 stets darauf verwiesen, zumindest dann, wenn die Änderung in einer Hinzufügung besteht.

In T 194/84 (ABl. 1990, 59) ging es um Änderungen, die zu einer Verallgemeinerung des Anmeldungsgegenstands oder zur Streichung eines Merkmals führten. Der Patentinhaber hatte argumentiert, die Änderung sei zulässig, weil die ursprüngliche Anmeldung für einen Gattungsanspruch auf Zellulosefasern neuheitsschädlich wäre. Nach Auffassung der Kammer beruhte diese Sichtweise auf einer falschen Anwendung des "Neuheitstests". Die Prüfung auf eine Erweiterung entspreche der Neuheitsprüfung nur insoweit, als bei beiden festgestellt werden müsse, ob sich aus dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder in einer Vorveröffentlichung Offenbarten Informationen unmittelbar und eindeutig ableiten ließen. Eine Änderung sei nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Änderung des Inhalts der Anmeldung oder, anders ausgedrückt, der durch die Änderung entstandene Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung neu sei oder wenn - unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet - die Änderung des Inhalts für einen hypothetischen künftigen Anspruch neuheitsschädlich wäre, der ursprüngliche Inhalt hingegen nicht. Wichtig sei dabei, dass die Änderung des Inhalts geprüft werde, d. h. der geänderte Inhalt abzüglich des ursprünglichen; diese Prüfung sei auch auf Änderungen durch Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals anwendbar.

In T 133/85 (ABl. 1988, 441) wurde daran erinnert, dass Sorgfalt geboten sei, wenn die für die Neuheit geltenden Rechtsvorschriften auf Fragen angewandt würden, die sich im Zusammenhang mit Art. 123 (2) EPÜ 1973 stellten. In T 177/86 wird der Neuheitstest als "wenig hilfreich" bei der Prüfung der Frage der Zulässigkeit der Erweiterung eines Anspruchs bezeichnet (s. auch T 150/07 betreffend einen Fall, in dem die bevorzugten Ausführungsformen einer Erfindung mit ihrer allgemeineren technischen Lehre kombiniert worden waren).

Eine distanzierte Haltung zum Neuheitstest wird in der Entscheidung T 118/89 eingenommen, wenn dort ausgeführt wird, dass die Zulässigkeit von Änderungen während des Erteilungsverfahrens losgelöst vom Stand der Technik allein aufgrund eines Vergleichs des mit den jeweils gültigen Ansprüchen verfolgten Schutzbegehrens und des Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglichen Fassung festgestellt werden könne. Es bestehe somit keine sachliche Notwendigkeit, Neuheitstests bzw. modifizierte Neuheitstests vorzunehmen.

In T 187/91 (ABl. 1994, 572) räumte die Kammer ein, dass ein enger gedanklicher Zusammenhang zwischen der Bewertung der Neuheit und der Beurteilung der Frage bestehe, was eine nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 zulässige Änderung darstelle. Sie führte jedoch weiter aus, dass hinter Art. 123 (2) EPÜ 1973 zwei dem Art. 54 EPÜ 1973 fremde Überlegungen stünden: Zum einen solle der Leser einer Patentanmeldung, die gemäß Art. 93 (1) EPÜ 1973 nach Ablauf von 18 Monaten veröffentlicht werde, Aufschluss über die maximale Ausdehnung ihres Gegenstands und damit ihren größtmöglichen Inhalt erhalten, und dies geraume Zeit bevor die Anmeldung einschließlich der Ansprüche nach der Erstellung des europäischen Recherchenberichts und der sich anschließenden Prüfung ihre endgültige Fassung erhalte. Zum anderen liege der Bestimmung, die eine Verbindung zwischen den Ansprüchen und dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung herstelle, der Gedanke zugrunde, dass die Ansprüche des erteilten Patents, soweit erforderlich nach entsprechender Änderung, einen angemessenen Schutz für den in der eingereichten Anmeldung enthaltenen erfinderischen Gegenstand gewähren sollten.

In T 288/92 wurde ausgeführt, dass maßgebendes Kriterium für die Prüfung einer Änderung auf ihre Zulässigkeit nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 daher die "Ableitbarkeit" (s. T 383/88) und nicht ein bloßer Vergleich zwischen dem Umfang des geänderten und dem des ursprünglichen Anspruchsgegenstands sei. Die Kammer sah hierin ein schlüssiges Verfahren zur Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung. Jeder andere "Test" wie der "Neuheitstest" werfe zwangsläufig hypothetische Fragen auf.

In T 873/94 (ABl. 1997, 456) wurde dagegen ausgeführt, dass der Neuheitstest zur Beurteilung der Frage, ob eine Änderung Art. 123 (2) EPÜ 1973 genüge, nicht geeignet sei, wenn die vorgeschlagene Änderung der Anmeldung darauf hinauslaufe, dass einem Anspruch ein beschränkendes Merkmal hinzugefügt werde. Im Anschluss an G 1/93 (ABl. 1994, 541) wies die Kammer darauf hin, dass Art. 123 (2) EPÜ 1973 eindeutig der Gedanke zugrunde liege, dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Angesichts dieser Überlegungen kann die Aufnahme eines nicht offenbarten beschränkenden Merkmals in einen Anspruch vor der Patenterteilung je nach den Umständen einen Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 darstellen oder nicht.

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