3.4.2
Einwände fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit 

In der Sache T 135/01 gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass mit der bloßen Aussage eines Beteiligten oder der Einspruchsabteilung im Verlauf eines Einspruchsverfahrens der Gegenstand eines Anspruchs sei gegenüber dem Stand der Technik neu, nicht der Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit eingeführt wird. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beginnt nämlich im Allgemeinen mit einer Neuheitsprüfung, die die Feststellung impliziert, dass der Anspruchsgegenstand neu ist. Würde eine solche routinemäßige Neuheitsbestätigung als Einführung des Einspruchsgrunds der mangelnden Neuheit behandelt, so würde dieser damit zu einer den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit begleitenden Konstanten gemacht, was der Entscheidung G 7/95 (ABl. 1996, 626 – s. dieses Kapitel IV.D.3.4.1) zuwiderliefe.

In dem Fall, in dem gegen ein Patent wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einspruch eingelegt wurde und nur der Einwand der mangelnden Neuheit begründet worden ist, ist eine gesonderte Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht erforderlich. Eine gesonderte Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ist überhaupt nicht möglich, denn die Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit gegenüber einem Dokument des Stands der Technik setzt Neuheit voraus, d. h. einen Unterschied zwischen der beanspruchten Erfindung und diesem Stand der Technik, und dies würde der Begründung der mangelnden Neuheit widersprechen. Der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit stellt somit keinen neuen Einspruchsgrund dar und kann im Beschwerdeverfahren ohne das Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden (T 597/07; siehe auch T 131/01, ABl. 2003, 115).

In der Sache T 635/06 hatte der Einsprechende den Einwand mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen das Streitpatent erhoben, indem er die betreffenden Kästchen auf dem EPA-Standardformblatt angekreuzt und in der Einspruchsschrift beide Gründe ausdrücklich genannt hatte. Aufgrund der Konstellation im vorliegenden Fall konnte er seinen Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit jedoch nicht in einer Form substantiieren, die über seine Argumente zur Stützung des Neuheitseinwands hinausging. Er musste sich somit auf das Vorbringen beschränken, dass ein Vergleich des offenbarten Stoffgemischs und des beanspruchten Gegenstands kein Unterscheidungsmerkmal erkennen lasse, das aber seinerseits Voraussetzung für einen detaillierten Einwand gegen die erfinderische Tätigkeit wäre. Die Kammer erachtete den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit daher für ausreichend behandelt und in der Einspruchsschrift ordnungsgemäß vorgebracht.

Nach Auffassung der Kammer in T 514/04 konnte der ursprünglich gegen den Verfahrensanspruch 5 erhobene Einwand der mangelnden Neuheit nicht auf die durch dieses Verfahren hergestellten Erzeugnisse, mithin auch nicht auf die Erzeugnisse nach Anspruch 1 bis 4, ausgedehnt werden. Deswegen war der im Beschwerdeverfahren erstmals vorgebrachte Neuheitseinwand gegen die Ansprüche 1 bis 4 als neuer Einspruchsgrund zu werten.

In T 1959/09 beantragte der Patentinhaber (Beschwerdegegner), die Kammer möge der Großen Beschwerdekammer die Frage vorlegen, ob ein bestehender, bereits gegen einen anderen unabhängigen Anspruch vorgebrachter Einspruchsgrund einen neuen Einspruchsgrund im Sinne von G 10/91 darstellte. Hierfür verwies der Patentinhaber auf T 514/04 (siehe oben), wo die Kammer festgestellt hatte, dass Einspruchsumfang und Einspruchsgrund nach R. 55 c) EPÜ 1973 (vgl. R. 76 (2) c) EPÜ) in der Weise zusammenhängen, dass aufgrund eines bestimmten Einspruchsgrunds (oder mehrerer Einspruchsgründe) Einspruch gegen einen bestimmten Anspruch (oder mehrere Ansprüche) eingelegt wird. Der Patentinhaber behauptete, es sei nicht zulässig, den Einspruch ohne das Einverständnis des Patentinhabers über dieses Grundkonzept hinaus zu erweitern, das sowohl den Umfang festlege, in dem ursprünglich gegen das Patent Einspruch eingelegt worden sei (vgl. G 9/91), als auch die ursprünglich gegen den angegriffenen Gegenstand angeführten Einspruchsgründe nach Art. 99 (1) EPÜ und R. 55 c) EPÜ (vgl. G 10/91). Die Kammer sah keine Notwendigkeit für eine solche Vorlage, da sowohl der Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ als auch die Frage, ob die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ erfüllt seien, in der angefochtenen Entscheidung gebührend berücksichtigt worden seien. Die Kammer grenzte außerdem den vorliegenden Fall, in dem die Ansprüche 1 und 17 des Hauptantrags beide zur selben Kategorie gehörten und praktisch denselben Gegenstand umfassten, von dem Fall in T 514/04 ab, in dem sich die Frage stellte, ob ein gegen einen Verfahrensanspruch vorgebrachter Einspruchsgrund gleichermaßen auf einen Anspruch auf ein mit diesem Verfahren hergestelltes Erzeugnis anwendbar sei. T 514/04 sei somit für den vorliegenden Fall nicht relevant.

Die Kammer merkte am Rande an, dass G 10/91 keine Grundlage für die allgemeine Annahme biete, dass ein gegen einen unabhängigen Anspruch vorgebrachter Einspruchsgrund vom Einsprechenden nicht später gegen einen anderen unabhängigen Anspruch geltend gemacht werden könne, der vom Umfang des Einspruchs mitumfasst sei, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt würde. Die relevanten Stellen in G 10/91, die diese Annahme stützten, würden in T 514/04 weder genannt noch erläutert. Tatsächlich werde in G 10/91 offenbar davon ausgegangen, dass ein neuer Einspruchsgrund ein "durch die Erklärung gemäß R. 55 c) EPÜ nicht abgedeckter Einspruchsgrund" sei; nichts in dieser Entscheidung lasse darauf schließen, dass damit aufgrund einer weiten Auslegung viel mehr gemeint sei als nur irgendein gegen einen bestimmten Anspruch vorgebrachter Einspruchsgrund, der nicht von der Erklärung gemäß R. 55 c) EPÜ 1973 (vgl. R. 76 (2) c) EPÜ) abgedeckt werde.

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