4.2.2
Umfang der Befugnis zur Prüfung geänderter Ansprüche auf ihre Vereinbarkeit mit Artikel 84 EPÜ

Inwieweit die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer im Rahmen des Art. 101 (3) EPÜ die Klarheit prüfen kann, war Gegenstand von Vorlagefragen, mit denen die Große Beschwerdekammer in G 3/14 (ABl. 2015, A102) befasst wurde. Im zugrunde liegenden Fall (T 373/12, ABl. 2014, A115) bestand der Anspruch 1 des erstmals im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantrags 1 aus einer Kombination der Merkmale des Anspruchs 1 der erteilten Fassung und des abhängigen Anspruchs 3 der erteilten Fassung.

Die Große Beschwerdekammer unterschied vorab die folgenden Hauptarten von Änderungen: Zum einen Änderungen, bei denen Elemente aus abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung wörtlich in einen unabhängigen Anspruch übernommen werden (Typ A); dazu gehören Änderungen, bei denen ein abhängiger Anspruch alternative Ausführungsformen enthält, von denen eine mit dem zugehörigen unabhängigen Anspruch kombiniert wird (Typ A i)), und Änderungen, bei denen ein Merkmal aus einem abhängigen Anspruch in einen unabhängigen Anspruch übernommen wird, wobei dieses Merkmal zuvor mit anderen Merkmalen dieses abhängigen Anspruchs verbunden war und nun von ihnen losgelöst ist (Typ A ii)); zum anderen Änderungen, die die wörtliche Übernahme von vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch umfassen (Typ B, der Fall, mit dem die vorlegende Kammer befasst war).

Die Große Beschwerdekammer betrachtete ihre frühere Rechtsprechung, d. h. G 1/91 (ABl. 1992, 253), G 9/91 (ABl. 1993, 408) und G 10/91 (ABl. 1993, 420). Unter Verweis auf Nr. 19 der Gründe von G 9/91 und G 10/91, wonach "Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ […] zu prüfen sind", wies sie daraufhin, dass wenn die Große Beschwerdekammer damals allerdings der Auffassung gewesen wäre, dass die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammern umfassende Befugnisse zur Prüfung geänderter Ansprüche haben, sie dies auch so geäußert hätte. Folglich ist der oben verwendete Begriff "Änderungen" dahin gehend zu verstehen, dass der zu prüfende Gegenstand in irgendeiner Weise unmittelbar mit der Änderung zusammenhängen muss.

Die Große Beschwerdekammer ging auf die drei Hauptargumentationslinien in der Rechtsprechung der technischen Kammern ein: der "herkömmliche" Ansatz, der auf der Prüfung beruht, ob es durch die Änderung zu einem Verstoß gegen Art. 84 EPÜ kommt, sowie der Grundsatz, dass Art. 101 (3) EPÜ keine auf Art. 84 EPÜ gestützten Einwände zulässt, die nicht auf diese Änderung zurückgehen (s. T 301/87 und T 227/88, die in vielen weiteren Fällen angewandt wurden, s. z. B. T 381/02, T 1855/07, T 367/96 und T 326/02). Im Rahmen einer zweiten Argumentationslinie wurde eine weniger restriktive Interpretation vertreten: Danach kann eine mangelnde Klarheit auch untersucht werden, wenn durch die Änderung eine bereits vorher vorhandene Unklarheit hervorgehoben und das Augenmerk darauf gelenkt wird (T 472/88, s. auch T 681/00 und T 1484/07). Die dritte Rechtsprechungslinie bezeichnete sie als "abweichend": Nach T 1459/05 (s. auch T 1440/08 und T 656/07) muss eine Kammer die Klarheit im Rahmen ihres Ermessens von Fall zu Fall prüfen können, wenn das aufgenommene Merkmal das einzige Merkmal ist, durch das sich der beanspruchte Gegenstand vom Stand der Technik unterscheidet. Unter den abweichenden Entscheidungen am weitesten geht T 459/09, wonach geänderte Ansprüche im Einzelfall grundsätzlich und unabhängig von der Art der Änderung auf Klarheit geprüft werden können.

Zur Auslegung des Art. 101 (3) EPÜ hob die Große Beschwerdekammer hervor, dass die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ für die Zwecke des Art. 101 (3) EPÜ zu den "Erfordernissen dieses Übereinkommens" zählen. Allerdings gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass Sinn und Zweck des Art. 101 (3) EPÜ darin bestünde, eine vollständige Neuprüfung des Patents auf Klarheit oder auf sonstige Erfordernisse des EPÜ zu ermöglichen. Maßgeblich sind vielmehr die Änderung selbst und ihre Auswirkungen für den jeweiligen Einspruchsgrund. Selbstverständlich darf die Änderung selbst keine neuen Einwände aufwerfen.

Der Gesetzgeber – wie aus den vorbereitenden Materialien zum EPÜ 1973 hervorgeht – hat sich ganz bewusst dagegen entschieden, Art. 84 EPÜ zu einem Einspruchsgrund zu machen, weil es unbefriedigend wäre, wenn ein Einsprechender das Verfahren bei jeder Änderung hinauszögern könnte, indem er diverse Einsprüche nach Art. 84 EPÜ erhöbe. Nichtsdestotrotz könnte ein Klarheitsmangel im Einspruchsverfahren relevant sein, weil er unter Umständen die Entscheidung über die Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ (ausreichende Offenbarung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit) beeinflusst, oder sich auf die in einem nationalen Verfahren gegen ein europäisches Patent vorgebrachten Nichtigkeitsgründe auswirkt. Auch wurde bei der Abfassung des EPÜ 2000 keine Änderung im Sinne einer Abkehr von der damaligen ständigen Rechtsprechung vorgeschlagen, d. h. von dem auf T 301/87 basierenden "herkömmlichen" Ansatz. De facto würde Art. 84 EPÜ, wenn die Streichung eines unabhängigen Anspruchs einschließlich der von ihm abhängigen Ansprüche eine Klarheitsprüfung der übrigen Ansprüche ermöglichen würde, in zahlreichen Fällen zu einem Einspruchsgrund – dies liefe der Absicht des Gesetzgebers zuwider. Im Falle einer Kombination von Ansprüchen, bei der im Grunde der ursprüngliche unabhängige Anspruch gestrichen und der vormals abhängige Anspruch entsprechend ausformuliert wird, zu einem anderen Schluss zu gelangen, wäre willkürlich und ungerechtfertigt.

Letztlich schloss sich die Große Beschwerdekammer der mit T 301/87 begründeten herkömmlichen Rechtsprechungslinie an und beantwortete die Vorlagefragen wie folgt:

"Bei der Prüfung nach Art. 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, können die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ geprüft werden, sofern – und dann auch nur soweit – diese Änderung einen Verstoß gegen Art. 84 EPÜ herbeiführt."

In T 616/12 (die vor der oben erörterten Entscheidung G 3/14 ergangen ist) erklärte die Kammer die vom Einsprechenden/Beschwerde-führer erhobenen Einwände mangelnder Klarheit des geänderten Anspruchs 1 für unzulässig. Ein Einwand mangelnder Klarheit von erteilten Ansprüchen sei im Einspruchs-verfahren nicht vorgesehen, da mangelnde Klarheit kein Einspruchs-grund sei. Da es sich bei Anspruch 1 um eine Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 15 handle, laufe ein Klarheitseinwand gegen diesen Anspruch darauf hinaus, einen Einwand mangelnder Klarheit gegen die Ansprüche in der erteilten Fassung zu erheben. Außerdem sei nicht ersichtlich, wie eine aus der Kombination von erteilten Ansprüchen bestehende Änderung zu mangelnder Klarheit geführt haben sollte, und der Beschwerdeführer habe dies auch nicht dargelegt. In dem erteilten Patent sei Anspruch 15 unmittelbar und tatsächlich von Anspruch 1 abhängig und umfasse daher – in Einklang etwa mit R. 43 (4) EPÜ – alle Merkmale dieses Anspruchs. Anspruch 15 in der erteilten Fassung sei somit nichts weiter als eine Kurzfassung der Kombination der in den beiden Ansprüchen 1 und 15 definierten Merkmale. Da Anspruch 15 von jedem der Ansprüche 1 bis 14 abhängig sei, könne die Änderung von Anspruch 1 dahin gehend, dass dieser die Merkmale nur der Ansprüche 1 und 15 umfassen solle, nur als Streichung von Anspruch 1 und seine Ersetzung durch Anspruch 15 verstanden werden. Die Streichung der Rückverweisung auf Anspruch 1 im erteilten Anspruch 15 sei nichts weiter als eine aus sprachlichen Gründen erfolgte, angemessene und in der Tat notwendige Anpassung beim Wechsel von der Kurz- zur vollständigen Fassung. Der Anspruch werde durch die Ersetzung des Passus "dadurch gekennzeichnet, dass" durch "wobei" und die Streichung einiger nicht mehr benötigter Bezugsziffern inhaltlich nicht verändert, und die Klarheit des erteilten, zu diesem Zeitpunkt von Anspruch 1 abhängigen Anspruchs 15 könne davon auch nicht beeinträchtigt werden. S. auch z. B. T 1577/10.

Mit Blick auf die verschiedenen Typen von Änderungen, die in G 3/14 unterschieden wurden, merkte die Kammer in T 1112/12 an, dass eine für alle Änderungstypen zutreffende Grundaussage, die der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer zu entnehmen ist, offenbar lautet, dass die Änderung eines Anspruchs durch bloße Streichung oder Ausschließung von Ausführungsformen aus dem beanspruchten Gegenstand nicht zu einer Änderung führt, gegen die ein Einwand nach Art. 84 EPÜ erhoben werden kann (s. auch T 1977/13 und T 260/13).

Quick Navigation