1.2.4
Test du caractère essentiel et test en trois points  

En ce qui concerne les affaires dans lesquelles la modification consiste à substituer ou supprimer une caractéristique dans une revendication indépendante, les chambres ont parfois appliqué le test du caractère essentiel ou test en trois points. Ce test est également présenté au point H‑V, 3.1 des Directives, édition 2015. Cependant, la décision T 2311/10, dans une affaire concernant une généralisation intermédiaire, discute du caractère peu utile, voire trompeur du test en trois points (voir aussi T 1118/10 ; comparer également le point H‑V, 3.2.1 des Directives, édition de juin 2012, qui faisait référence au test du caractère essentiel dans le contexte d'une généralisation intermédiaire, avec les versions ultérieures, dans lesquelles cela n'est plus le cas). Dans l'affaire T 755/12, la chambre a souligné que même si la recevabilité des modifications est évaluée à l'aide de certains critères comme le test du caractère essentiel, il n'en reste pas moins nécessaire de répondre à la question de savoir ce que l'homme du métier pouvait objectivement déduire de la description, des revendications et des dessins d'une demande de brevet européen à la date de dépôt (G 3/89, JO 1993, 117 ; cf. chapitre II.E.1.2.1 ci-dessus, intitulé "Norme de référence ("gold standard") : possibilité de déduire l'objet directement et sans ambiguïté").

Dans la décision T 331/87 (JO 1991, 22), la chambre a constaté que la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973 s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier 1) que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, 2) qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et 3) que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques. La chambre a précisé que la caractéristique en question peut ne pas être essentielle même si, comme élément accessoire, elle est systématiquement présentée en même temps que d'autres caractéristiques de l'invention (cette décision a été très souvent citée : voir par exemple les affaires T 708/07, T 775/07, T 747/10, mais également T 910/03, dans laquelle la chambre a critiqué, à la lumière de l'avis G 2/98 (JO 2001, 413), la distinction établie entre caractéristiques essentielles et non essentielles).

Dans la décision T 260/85 (JO 1989, 105), il est énoncé qu'il n'est pas admissible de supprimer dans une revendication indépendante une caractéristique qui est systématiquement présentée, dans la demande telle qu'elle a été déposée, comme une caractéristique essentielle de l'invention, car cela contreviendrait aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973. Voir aussi T 496/90, T 415/91, T 628/91, T 189/94, et T 728/98 (JO 2001, 319 ; à propos de la suppression de la caractéristique "substantially pure"). Voir également la décision T 2202/08, dans laquelle la chambre, se référant au test pratiqué dans l'affaire T 260/85, a fait observer qu'il n'est peut-être pas toujours nécessaire, ni opportun, d'appliquer le test utilisant les trois critères de la décision T 331/87 dans une affaire aussi simple que celle en cause.

La chambre, dans l'affaire T 648/10, a confirmé qu'en ce qui concerne la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication, il découle de la jurisprudence constante qu'une caractéristique présentée systématiquement comme essentielle dans l'invention ne peut être supprimée d'une revendication indépendante puisque cette suppression ajouterait des éléments. La chambre précise toutefois que la CBE n'exige pas l'utilisation de tests particuliers pour évaluer si des éléments ont été ajoutés. En revanche, ces tests sont des outils qui peuvent être utiles, dans certaines situations, pour établir s'il y a ajout d'éléments.

Dans l'affaire T 404/03, la chambre a considéré que les décisions des chambres de recours, qui décrivent et utilisent l'actuelle gamme de "tests" en relation avec différents types de modifications, peuvent engendrer une certaine confusion. S'agissant de la divulgation d'un groupe de caractéristiques considérées indépendamment de leur étendue, le fait de généraliser une caractéristique dans une revendication et d'isoler des caractéristiques des modes de réalisation de la description, reviennent en fin de compte à supprimer des caractéristiques, à savoir la caractéristique spécifique dans le premier cas et les autres caractéristiques du mode de réalisation dans l'autre. La présente chambre considère donc que ces cas de figure peuvent être soumis aux mêmes critères qu'une suppression pure et simple, et donc, en principe, au test des trois questions. Ce test est plus favorable au demandeur que l'obligation de faire figurer dans l'exposé original une mention spécifique, explicite ou suggérée, car il permet essentiellement de supprimer une caractéristique si l'homme du métier vient à s'apercevoir, compte tenu de ses connaissances générales dans ce domaine, que la caractéristique n'a aucun rapport avec l'invention. S'agissant de l'admissibilité des modifications au sens de l'art. 123(2) CBE 1973, elle estime qu'il convient d'établir une distinction entre la suppression et l'ajout de caractéristiques, étant donné que dans le premier cas on se contente de retirer des éléments qui ont été divulgués à l'origine, et peuvent donc être jugés comme non essentiels à l'invention par l'homme du métier, alors que dans le dernier cas on ajoute de nouveaux éléments dépourvus de toute base dans la divulgation initiale (voir aussi T 2359/09, qui fait une application du test en trois points discutant de l'apport de T 404/03 et T 331/87, JO 1991, 22).

Dans la décision T 133/85 (JO 1988, 441), une caractéristique avait été décrite comme une caractéristique essentielle de l'invention dans la demande telle que déposée initialement. Elle n'était cependant pas reprise dans la revendication, ce qui fait que cette dernière n'était pas fondée sur la description (art. 84 CBE 1973). Une modification apportée à cette description pour lui permettre de servir de fondement à la revendication ne serait pas admissible au regard de l'art. 123(2) CBE 1973, car l'objet de la description modifiée en ce sens que cette caractéristique n'était pas essentielle à l'invention s'étendrait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Dans la décision T 628/91, les éléments divulgués dans la demande autorisaient le remplacement d'une caractéristique structurelle par une caractéristique fonctionnelle, vu que, d'une part, la première n'était pas divulguée comme une caractéristique essentielle et que, d'autre part, sa fonction était décrite.

Dans l'affaire T 236/95, la chambre a constaté que si ce problème ne pouvait plus être résolu sans les caractéristiques en question, celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme non essentielles.

La chambre, dans l'affaire T 396/95, a estimé que même s'il n'était pas dit expressément que la caractéristique supprimée ("carbonatation") était essentielle pour l'invention, cela découlait implicitement de la présentation globale de l'invention. Elle a considéré qu'à la lumière du problème technique à la base de l'invention, cette caractéristique était indispensable à la fonction de l'invention.

Dans l'affaire T 374/93, l'opposant avait allégué devant la chambre que la quantité de polymères à ajouter à la suspension telle que définie dans la revendication 1 de la demande initiale constituait une caractéristique essentielle, dont la suppression n'était pas admissible au regard de l'art. 123(2) CBE 1973. La chambre n'a pas partagé cet avis. Dans la présente espèce, la caractéristique supprimée de la revendication 1 initialement déposée, semblait plutôt être en contradiction avec l'enseignement de la demande initiale. En tout état de cause, la chambre a estimé que l'homme du métier ne déduirait pas immédiatement et sans ambiguïté dudit passage que la caractéristique supprimée de la revendication 1 initiale était obligatoire, compte tenu des expressions et termes relatifs qu'il contenait, tels que "dans certains cas", "par ex.", "normalement" et "habituellement".

Dans l'affaire T 784/97, le titulaire du brevet avait soutenu que l'homme du métier se serait rendu compte, en se fondant sur une antériorité, que la caractéristique litigieuse n'était pas essentielle. La chambre a déclaré quant à elle que la question de savoir si une caractéristique contenue dans une revendication indépendante devait ou non être considérée comme "essentielle" n'était pas fonction de l'antériorité. Il convient au contraire de déterminer ce que les pièces initiales de la demande enseignent à l'homme du métier. En l'espèce, l'homme du métier pouvait déduire des pièces telles que déposées que la taille de la particule faisait partie de la prétendue invention, si bien que cette caractéristique ne pouvait pas être supprimée d'une revendication indépendante à un stade ultérieur sans contrevenir aux exigences des art. 123(2) et 100 c) CBE 1973.

Dans la décision T 583/93 (JO 1996, 496), la chambre a constaté que la tentative faite par l'intimé d'interpréter l'art. 123(2) CBE 1973 comme signifiant que l'introduction dans une revendication de caractéristiques précédemment présentées comme non essentielles ne serait pas admissible, est vouée à l'échec. La Convention ne contient aucune disposition interdisant de redéfinir une invention dès lors que les conditions fixées à l'art. 123(2) et (3) CBE 1973 ont été respectées. Une telle redéfinition est souvent nécessaire pour tenir compte d'un état de la technique inconnu du demandeur à la date de priorité. Aussi se peut-il que des caractéristiques présentées comme facultatives à la date de priorité deviennent par la suite essentielles dans la mesure où elles sont nécessaires pour délimiter l'invention par rapport à la technique antérieure. L'introduction de ces caractéristiques est admissible à condition qu'une telle délimitation puisse se fonder valablement sur la demande telle que déposée initialement.

Dans l'affaire T 211/95, la division d'examen avait rejeté une demande divisionnaire, au motif qu'un groupe de caractéristiques figurant dans la revendication de la demande initiale avait entièrement été omis dans la revendication de la demande divisionnaire. La chambre n'a pas suivi ce raisonnement. Elle a considéré que les exigences de l'art. 76(1) CBE 1973 seraient remplies s'il était évident pour l'homme du métier qu'il y avait deux enseignements techniques non liés entre eux et susceptibles d'être revendiqués séparément, et si l'homme du métier constatait manifestement que le groupe de caractéristiques selon l'objet revendiqué dans la demande initiale était sans importance pour l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire. En l'espèce, celui-ci était divulgué directement et sans ambiguïté dans la demande initiale. S'agissant de la question de deux enseignements techniques non liés entre eux, voir également la décision 341/06.

Dans l'affaire T 2300/12, la chambre a fait observer que le test du caractère essentiel consiste à examiner si la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication indépendante telle que déposée constitue une extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Dans l'affaire en cause, la revendication du brevet délivré concernait un procédé, tandis que le jeu de revendications tel que déposé ne comportait aucune revendication de procédé. Pour cette raison déjà, le test du caractère essentiel n'était pas directement applicable lors de l'examen.

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