1.2.5
Le "test de nouveauté" 

Dans la décision T 201/83 (JO 1984, 481), il a été énoncé que l'examen de conformité avec l'art. 123(2) CBE 1973 équivaut fondamentalement à un examen de nouveauté, c'est-à-dire que nul objet nouveau ne doit résulter de la modification (voir aussi T 136/88). Dans la décision T 17/86 (JO 1989, 297, corr. 415), il est ajouté que la nouveauté peut résider dans une limitation, une addition d'une caractéristique à une revendication, et dans l'absence de l'un des éléments d'un dispositif. Selon la décision G 2/10, la modification ne peut avoir pour effet d'apporter "de nouvelles informations techniques" à l'homme du métier.

Le "test de nouveauté" est peu rencontré expressément dans la jurisprudence récente des chambres de recours. Les décisions T 60/03, T 1374/07, T 2202/08, T 2270/09 y ont fait par exemple référence ; selon la décision T 2537/10, ce test n'est plus pertinent pour l'évaluation au titre de l'art. 123(2) CBE. Cependant, il y est toujours fait référence dans les Directives (H‑IV, 2.2 ; version 2015), tout au moins lorsque la modification revêt la forme d'un ajout.

Dans la décision T 194/84 (JO 1990, 59), le problème s'est posé de l'admissibilité de modifications conduisant à une généralisation de l'objet d'une demande ou à la suppression d'une caractéristique. Le titulaire du brevet était d'avis que la modification était admissible parce que la demande telle que déposée pouvait à juste titre être citée comme détruisant la nouveauté de l'objet d'une revendication plus générale relative à des fibres de cellulose. Cette manière de voir reposait, selon l'opinion de la chambre, sur une application erronée du "test de nouveauté". L'examen visant à déterminer s'il y a extension de l'objet de la demande ne correspond à l'examen de nouveauté que dans la mesure où, dans les deux cas, il faut vérifier si une information dérive ou non directement et sans aucune équivoque de celles déjà contenues dans un document, à savoir respectivement la demande telle qu'elle a été déposée ou un document de l'état de la technique. Une modification n'est pas admissible si le changement de contenu de la demande qui en résulte, c'est-à-dire si l'objet généré par la modification est nouveau par rapport au contenu de la demande telle que déposée ou, en d'autres termes, si le changement de contenu est susceptible de détruire la nouveauté d'une éventuelle revendication produite postérieurement, alors que le contenu original ne la détruirait pas. Ce qu'il importe d'examiner, c'est le changement de contenu, c'est-à-dire le contenu modifié moins le contenu initial, et, dans ces conditions, ce "test de la nouveauté" est applicable à des modifications conduisant à une généralisation ou à la suppression d'une caractéristique.

En effet, dans la décision T 133/85 (JO 1988, 441), la chambre a rappelé que la prudence s'impose pour l'application des dispositions régissant l'examen de la nouveauté dans le cas où il s'agit de trancher des problèmes soulevés par l'application de l'art. 123(2) CBE 1973. Dans la décision T 177/86, le test de nouveauté est qualifié de "peu utile" au regard de l'examen de l'admissibilité de l'extension d'une revendication (voir également l'affaire T 150/07, dans laquelle les modes de réalisation préférés d'une invention étaient combinés à l'enseignement plus général de celle-ci).

Une attitude défavorable vis-à-vis du test de nouveauté a été tenue dans la décision T 118/89, dans laquelle la chambre a observé que l'admissibilité de modifications au cours de la procédure de délivrance peut être déterminée, abstraction faite de l'état de la technique, en comparant simplement l'objet de la protection recherchée dans les revendications présentées avec les éléments divulgués dans les pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. Il n'y a donc pas lieu sur le fond de procéder à un test de la nouveauté, voire à un test modifié de la nouveauté.

Dans l'affaire T 187/91 (JO 1994, 572), la chambre a reconnu que, du point de vue des concepts, il existait une relation étroite entre l'appréciation de la nouveauté et l'appréciation de l'admissibilité d'une modification au regard de l'art. 123(2) CBE 1973. Toutefois, la chambre a expliqué en outre que les considérations qui ont été à l'origine de l'art. 123(2) CBE 1973 diffèrent sur deux points de celles qui ont inspiré l'art. 54 CBE 1973 : premièrement, le lecteur d'une demande qui a été publiée, conformément à l'art. 93(1) CBE 1973, après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt, sera informé de l'étendue maximale que peut avoir son objet et, par conséquent, de son contenu maximal, quelque temps avant qu'il soit procédé à la mise au point finale du texte de la demande (y compris les revendications) compte tenu de la rédaction du rapport de recherche européenne, puis de l'examen de la demande. Deuxièmement, s'agissant des relations existant entre les revendications et le contenu d'une demande de brevet européen, l'idée qui a prévalu est qu'après modifications appropriées, le cas échéant, les revendications du brevet délivré devraient assurer une protection équitable à l'objet impliquant une activité inventive de la demande telle qu'elle a été déposée.

Dans l'affaire T 288/92, la chambre a considéré que l'examen de l'admissibilité d'une modification au titre de l'art. 123(2) CBE 1973 porte sur ce processus de "déduction" (cf. également T 383/88), en tant qu'il se distingue d'une simple comparaison de l'étendue de l'objet modifié par rapport à celle de l'objet non modifié. La chambre est d'avis que c'est là la méthode à retenir en définitive pour l'examen de l'admissibilité d'une modification. Tout autre "test", tel que le "test de nouveauté" ne peut être que de nature hypothétique.

En revanche, il est indiqué dans la décision T 873/94 (JO 1997, 456) que l'application d'un "test de nouveauté" n'est pas approprié pour établir si une modification est conforme à l'art. 123(2) CBE 1973 lorsqu'une proposition visant à modifier une demande implique l'ajout d'une caractéristique limitant la portée d'une revendication. Suivant la décision G 1/93 (JO 1994, 541), la chambre a fait observer qu'il est clair que l'idée sous-jacente de l'art. 123(2) CBE 1973 est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale. À la lumière de ces considérations, que l'adjonction d'une caractéristique restrictive non divulguée à une revendication avant la délivrance puisse ou non contrevenir à l'art. 123(2) CBE 1973 dépend des circonstances.

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