2.3.2
Sur la notion de point de non-retour 

Les décisions ci-dessous abordent aussi la notion de l'étendue de la protection, mais également la question de savoir si la délivrance du brevet constitue un "point de non-retour" pour les modifications qu'il est possible d'apporter aux pièces de la demande.

Dans l'affaire T 1149/97 (JO 2000, 259), la chambre a déclaré que s'il n'a pas été formé opposition, la décision de délivrer un brevet européen constitue normalement un "point de non-retour" pour les modifications qu'il est possible d'apporter aux pièces de la demande dans le cadre de la procédure européenne. Si une opposition a été formée, cet effet irréversible produit par la délivrance du brevet se traduit par les restrictions auxquelles est soumise la modification ultérieure du fascicule du brevet en vertu des règles 57bis et 87 CBE 1973, ainsi que de l'art. 123(3) CBE 1973. Bien que l'art. 123(3) CBE 1973 vise uniquement les revendications du brevet européen, les modifications apportées à la description et aux dessins peuvent également étendre la protection conférée conformément à l'art. 69(1) CBE 1973. Si, eu égard aux art. 84 et 69 CBE 1973, les pièces de la demande ont été adaptées avant la délivrance pour tenir compte des modifications apportées aux revendications, ce qui a conduit à supprimer des éléments divulgués initialement afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, il n'est pas possible normalement, à moins d'enfreindre l'art. 123(3) CBE 1973, de rétablir dans le fascicule du brevet ou dans les revendications du brevet tel que délivré un objet qui avait été supprimé pour cette raison. Il en va de même pour les éléments qui, lors de cette adaptation, ont été maintenus dans le fascicule du brevet pour faciliter la compréhension, mais dont il est précisé qu'ils sont sans rapport avec l'invention revendiquée. L'apport de la décision T 1149/97 est par exemple résumé dans la décision T 1481/05. L'issue de la décision T 1481/05 diffère toutefois de T 1149/97 car les faits de la cause étaient substantiellement différents.

Dans l'affaire T 81/03, où la chambre a examiné la question de l'admissibilité des modifications, elle a expliqué en détail pourquoi elle considérait que les faits de la cause traités dans l'affaire T 1149/97 (JO 2000, 259) étaient différents de ceux de la présente espèce, contrairement à l'allégation des opposants selon laquelle la délivrance d'un brevet européen produit un effet irréversible fondamental. La chambre a en outre souligné, en réponse à la seconde argumentation présentée par les opposants, que l'art. 69 CBE 1973 et son protocole interprétatif doivent être appliqués dans les procédures devant l'OEB chaque fois qu'il est nécessaire de déterminer la protection conférée (voir, par exemple, la décision G 2/88, JO 1990, 93). De toute évidence, les considérations relatives à l'équivalence jouent souvent un rôle primordial dans les procédures nationales en contrefaçon et, bien que les équivalents ne soient pas mentionnés dans la CBE 1973, ils le seront dans le protocole de l'art. 69 de la Convention révisée, CBE 2000 (JO éd. spéc. 1/2003, 73). Néanmoins, en dépit de l'importance incontestable de la notion d'équivalence pour la détermination de l'étendue de la protection, si les allégations des opposants étaient justes, il ne serait jamais possible de modifier une revendication pendant la procédure d'opposition - bien que la Convention le prévoie - puisque l'ajout de toute nouvelle caractéristique réduit nécessairement, dans une certaine mesure, la portée des caractéristiques de la revendication du brevet tel que délivré. Cela s'applique en particulier lorsque l'objet de la revendication du brevet tel que délivré n'est pas nouveau, à savoir dans un cas où les modifications sont particulièrement nécessaires. Par conséquent, l'argument ne pouvait être accepté. La chambre a donc estimé que la crainte générale et abstraite que l'ajout d'une caractéristique à une revendication après la délivrance du brevet conduise à étendre le domaine de la protection, parce que la combinaison de caractéristiques qui en résulte pourrait donner lieu à une évaluation différente des équivalents dans les procédures en contrefaçon, n'était pas à elle seule une raison suffisante pour ne pas autoriser l'ajout de caractéristiques restrictives au titre de l'art. 123(3) CBE 1973.

La chambre s'est ralliée à l'avis du titulaire du brevet selon lequel rien dans la CBE 1973 ne permet de considérer que les modifications apportées après la délivrance du brevet doivent être basées sur l'objet du fascicule de brevet. Le libellé de l'art. 123(2) CBE 1973 n'est pas ambigu. C'est l'art. 123(3) CBE 1973 qui est destiné à protéger les intérêts des tiers, comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/93 (JO 1994, 541). Selon la chambre, les modifications apportées à un brevet européen peuvent donc être fondées sur l'ensemble des caractéristiques initialement exposées dans la demande correspondante, sous réserve que ces modifications n'enfreignent pas les dispositions de l'art. 123(3) CBE 1973, compte tenu des exigences de l'art. 69(1) CBE 1973.

Dans l'affaire T 241/02, la chambre a estimé que ni le fait que le requérant titulaire du brevet avait approuvé le texte du brevet en cause, ni certaines considérations relatives à la sécurité juridique ne venaient s'ajouter aux exigences attachées aux modifications, telles que prévues à la règle 57bis ou à l'art. 123(2) CBE 1973. La délivrance d'un brevet ne constitue donc pas nécessairement un point de non-retour définitif et automatique excluant toute réinsertion d'éléments supprimés (il s'agissait en l'occurrence de la réinsertion de passages de la description concernant le procédé revendiqué). Cette réinsertion respectait, en l'espèce, les dispositions de la règle 57bis et de l'art. 123(2) CBE 1973. La chambre n'avait donc plus qu'à examiner si la réinsertion demandée satisfaisait aux exigences de l'art. 123(3) CBE 1973. La division d'opposition avait conclu, sur la base de la décision T 1149/97 (JO 2000, 259), que la réintroduction n'était pas possible car elle contreviendrait à l'art. 123(3) CBE 1973. Toutefois, elle ne s'était référée à aucun passage spécifique et n'avait établi aucun lien entre les passages à rétablir et la moindre conclusion concrète sur la façon dont l'objet des revendications de produit serait étendu, en violation de l'art. 123(3) CBE 1973. La chambre a estimé qu'en l'espèce, contrairement à la situation qui se présentait dans l'affaire T 1149/97, le requérant avait supprimé une trop grande partie du texte de la description, sans tenir compte de sa pertinence pour les revendications maintenues. En outre, la décision T 1149/97 ne contient pas de règle stricte. Elle énonce seulement qu'il y a lieu de procéder à l'examen d'une requête visant la réintroduction de passages supprimés, afin d'établir si celle-ci contreviendrait effectivement à l'art. 123(3) CBE 1973 sur la base des faits de la cause. Puisqu'il convenait d'examiner en détail la réintroduction demandée, la conclusion de la division d'opposition n'était pas suffisante en l'espèce pour rejeter cette réintroduction dans son ensemble. En effet, on ne savait pas à ce stade quels passages dont la réintroduction était demandée pourraient éventuellement enfreindre certaines exigences de la Convention, et les autres critères de brevetabilité n'avaient pas encore été examinés au cours de la procédure d'opposition. Aussi la chambre a-t-elle décidé de renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner.

Dans l'affaire T 975/03, une caractéristique supprimée avant la délivrance du brevet avait été réintroduite dans la revendication 1. L'opposant a invoqué les décisions T 420/86 et T 61/85 pour étayer le point de vue qu'il défendait et selon lequel le titulaire du brevet ne pouvait pas réintroduire dans le brevet une caractéristique qu'il avait supprimée pendant la procédure d'examen car cette suppression équivalait à une renonciation. La chambre a toutefois estimé qu'il n'y avait pas dans la décision T 420/86 (ni dans la décision T 61/85) de base juridique permettant d'affirmer que la suppression équivalait à une renonciation. Cette décision avait de surcroît été rendue avant la décision G 7/93 (cf. point 2.1 des motifs). La chambre a même constaté que la délivrance d'un brevet ne constituait pas forcément un point de non-retour excluant toute réintroduction d'objets supprimés. La modification concernée en l'espèce était ainsi admissible dans la mesure où elle ne contrevenait pas aux exigences de la règle 57bis et de l'art. 123(2) et (3) CBE 1973. La caractéristique en question avait été introduite par le titulaire du brevet pour lever l'objection du défaut de nouveauté, autrement dit la modification satisfaisait aux exigences de la règle 57bis CBE 1973. La caractéristique figurait par ailleurs dans le texte de la demande telle que déposée, par exemple dans la revendication 1, si bien qu'il était satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE 1973. Enfin, étant donné que la caractéristique limitait la portée de la revendication, il était également satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE 1973. La chambre a dès lors conclu que l'introduction de la caractéristique dans la revendication 1 était admissible au regard des exigences formelles de la CBE. La chambre a en outre décidé à ce sujet de rejeter la requête en saisine de la Grande Chambre de recours. Après avoir entre autres analysé la jurisprudence, la chambre a conclu que l'on ne retrouvait dans aucune des affaires en question une situation où une caractéristique était certes admissible au regard de l'art. 123(3) CBE 1973, mais n'avait pas été admise en raison d'un prétendu effet de rupture ou d'une renonciation.

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