b)
Technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand 

Die Präsidentin des EPA legte der Großen Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage vor (G 3/08, ABl. 2011, 10; Vorlagefrage 3 a) V): Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten? Den Entscheidungen T 163/85 und T 190/94 zufolge müsse eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorgerufen werden. Dies sei jedoch in T 125/01 und T 424/03 nicht verlangt worden (s. oben G 3/08, Frage 3). In diesen Entscheidungen seien die technischen Wirkungen im Wesentlichen auf die jeweiligen Computerprogramme beschränkt gewesen.

In ihrer Stellungnahme G 3/08 (ABl. 2011, 10) stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Ganzen insoweit konsistent ist, dass es alle beanspruchten Merkmale zu betrachten gilt. Die Kammern haben Ansätze, die mit der Gewichtung von Merkmalen einhergehen oder mit der Entscheidung, welche Merkmale das "Wesen" der Erfindung ausmachen, stets vermieden. Zwar kann es vorkommen, dass im Zuge des COMVIK/Hitachi-Ansatzes (T 641/00, T 258/03) bei der Entscheidung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, einige Merkmale unberücksichtigt bleiben; zunächst aber werden alle Merkmale zusammen betrachtet, um zu bestimmen, ob der Anspruchsgegenstand technischen Charakter hat. Erst danach kann sich die Kammer der Frage zuwenden, welche beanspruchten Merkmale zum technischen Charakter beitragen und deshalb in die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einbezogen werden sollten (s. auch T 528/07).

Die Große Beschwerdekammer erklärte weiter, dass es in der Tat ein fest verankerter Grundsatz ist, dass Merkmale, die isoliert betrachtet zu den nach Art. 52 (2) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenständen gehören würden, dennoch zum technischen Charakter einer beanspruchten Erfindung beitragen können und deshalb nicht aus der Betrachtung der erfinderischen Tätigkeit ausgeklammert werden können. Dieser Grundsatz wurde bereits – wenn auch im Kontext des sogenannten Beitragsansatzes – in einer der frühesten Entscheidungen der Beschwerdekammern zu Art. 52 (2) EPÜ festgelegt, nämlich in T 208/84.

Das zweite Problem mit der angeblichen Abweichung liegt darin, dass nach der Vorlage die Entscheidungen T 163/85 und T 190/94 eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt als erforderlich ansehen sollen, was schlicht nicht stimmt. Sie haben lediglich akzeptiert, dass dies für die Überwindung des Patentierungsverbots ausreicht; für notwendig erklärt haben sie es nicht. Passagen, denen zufolge ein solcher Effekt erforderlich sein soll, sind in der Vorlage nicht angeführt und können auch von der Großen Beschwerdekammer nicht ausfindig gemacht werden. Eine Abweichung ist daher nicht gegeben. Die zwei anderen angeführten Entscheidungen gingen davon aus, dass technische Wirkungen vorlagen; ob sie diese als technische Wirkungen auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt auffassten, ist unerheblich. Diese Frage ist somit ebenfalls unzulässig.

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