3.4.7 Überlassung von Proben/Produkten zu Testzwecken

In den folgenden Fällen lag eine Geheimhaltungsverpflichtung vor:

Bei einer Überlassung von Proben wird normalerweise davon ausgegangen, dass sie einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. Der Verkauf einer begrenzten Stückzahl wird als Probeverkauf angesehen, wenn das Erzeugnis üblicherweise in großen Mengen verkauft wird (vgl. T 221/91, T 267/91, T 782/92). In T 221/91 wurde die Auffassung vertreten, dass der Patentinhaber die Vereinbarung einer Geheimhaltungsverpflichtung beweisen muss, wenn der Einsprechende bewiesen hat, dass die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist, und der Patentinhaber eine Geheimhaltungsverpflichtung geltend macht (s. auch T 1407/09).

In T 37/98 war drei Kunden des Beschwerdeführers eine begrenzte Menge von mehrschichtigem Verschlussband geliefert worden. Das gelieferte Material wurde – auch nach dem Prioritätstag des Streitpatents – ausschließlich zu Testzwecken verwendet. Bestätigt wurde dies durch den Umstand, dass ein solches Verschlussband in der Regel in großen Mengen ausgeliefert wird. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass das gelieferte Material vertraulich zu behandeln war. Wenn einem Kunden nur Proben geschickt würden, sei grundsätzlich davon auszugehen, dass zumindest eine implizite Geheimhaltungsverpflichtung vorliege. Sollte dies ausnahmsweise nicht zutreffen, so müsse die Ausnahme von der üblichen Praxis nachgewiesen werden. Die bloße Erklärung wie im vorliegenden Fall, es habe keine Geheimhaltungsverpflichtung gegeben, ist hierfür nicht ausreichend.

Nach Ansicht der Kammer in T 1847/12 ist das Verhältnis zwischen zwei Firmen, von denen die eine die andere beauftragt, Prototypen zu entwickeln und zu liefern, nicht mit dem Verhältnis zwischen Händler und Kunden gleichzusetzen. Durch die Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller an den Händler wird das Fahrzeug nach allgemeiner Lebenserfahrung der Öffentlichkeit übergeben. Jedermann kann es erwerben. Bei einem Entwicklungsvertrag liegen die Dinge anders. Die Entwicklung selbst erfolgte unter Geheimhaltung. Bei dieser Gelegeheit äußerte sich die Kammer zur Position von Dritten. Die Kammer befand auch, dass die Aussage des Herrn M, wonach "soweit [er] weiß, die Prototypen ohne Geheimhaltungsverpflichtung an unseren Kunden Opel übergeben worden [sind]", deshalb unerheblich war, weil die Bestimmung über die Geheimhaltung nicht durch die Auftragnehmerin, sondern die Auftraggeberin vorgenommen wurde. Nicht die Aufragnehmerin Schrick GmbH hatte darüber zu entscheiden, ob die Motoren unter Geheimhaltung entwickelt werden, sondern die Aufraggeberin Opel.

In den folgenden Fällen war keine Geheimhaltungsverpflichtung gegeben:

In T 7/07 hatte ein Dritter unter anderem behauptet, die Hauptansprüche des Patents seien nicht neu gegenüber einer Vorbenutzung, nämlich der Durchführung klinischer Versuche mit Empfängnisverhütungsmitteln, die das im Patent beanspruchte Stoffgemisch enthielten. Die Teilnehmer seien über die Bestandteile informiert worden, hätten aber keine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet, und nicht alle nicht verwendeten Arzneimittel seien zurückgegeben worden. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass das Arzneimittel durch die Aushändigung an die Teilnehmer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei und befand, dass der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des bei den klinischen Versuchen verwendeten Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren konnte.

In T 945/09 wurde die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents von einem Patienten während der "heimparenteralen Ernährung" (HPE) angewandt. Die Einspruchsabteilung war zu dem Schluss gekommen, dass alle Informationen über die Verwendung von Taurolidin als Katheter-Lock, die für das behandelnde medizinische Team, den Patentinhaber (Lieferant von Taurolidin) und den Patienten zugänglich waren, einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung unterlagen, die sich aus den besonderen Umständen des Falls ergab. Nach Auffassung der Kammer gab es für den Patienten keinen Anlass, dieses Wissen als Geheimnis zu behandeln, weil die behandelnden Ärzte zu dem Zeitpunkt lediglich versuchten, Taurolidin beliebiger Herkunft mit einer Technik zu verwenden, die sie frei und problemlos von dem ihnen damals verfügbaren Stand der Technik ableiteten.

Im Fall T 602/91 verneinte die Kammer das Vorhandensein einer stillschweigend vereinbarten Geheimhaltungsverpflichtung, da zwischen den Parteien weder ein Entwicklungs- noch ein Auftragsverhältnis bestand, aufgrund dessen ein besonderes Interesse an der Geheimhaltung hätte angenommen werden können. Außerdem genüge die Zusammenarbeit zwischen einem Produzenten und einem potenziellen Anwender des Produktes in einem Einzelfall nicht, um eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung anzunehmen.

In T 809/95 richtete sich das erteilte Patent unter anderem auf eine Kunststoffflasche, deren besondere Merkmale ihre Faltbarkeit betrafen. Die von der Einsprechenden geltend gemachte Vorbenutzungshandlung basierte auf der Durchführung einer Akzeptanzuntersuchung ("Markttest") durch ein Institut für Marktforschung bezüglich derartiger Flaschen im Auftrag einer Drittfirma. Der Patentinhaber behauptete, beide Vorbenutzungen seien unter Geheimhaltungspflicht erfolgt. Die Kammer entschied, dass allein die Tatsache, dass die Drittfirma eine Testvariante gewählt hatte, bei der die Testpersonen die betreffenden Flaschen mit nach Hause nehmen durften, darauf schließen ließ, dass sie auf eine Geheimhaltung im patentrechtlichen Sinne keinen besonderen Wert legte. Eine Geheimhaltungsverpflichtung ergab sich auch nicht aus den Umständen, da die Testpersonen in keinem Arbeitnehmer- bzw. Geschäftsverhältnis zum Marktforschungsinstitut standen.

In T 1464/05 stellte die Kammer fest, dass die bloße Tatsache, dass ein Erzeugnis möglicherweise für die Durchführung von Versuchen in einem Rahmen geliefert worden sei, der als Ergebnis einer gewöhnlichen geschäftlichen Transaktion erscheine, für sich genommen in Ermangelung anderweitiger besonderer Umstände oder entsprechender Beweise den Schluss nicht hinreichend stützen könne, dass das Erzeugnis zwangsläufig mit der Maßgabe einer impliziten Geheimhaltungsvereinbarung geliefert worden sei (s. diesbezüglich die Entscheidungen T 602/91, T 264/99, T 913/01, T 407/03 und T 1510/06). Es gab keinen Anhaltspunkt dafür, dass zwischen den beiden Gesellschaften entweder eine ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung oder ein besonderes oder außergewöhnliches Verhältnis bestanden hätte, das über die gewöhnliche Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer hinausgegangen wäre. Wie es in der Entscheidung T 681/01 heißt: "Den Umständen muss ein Anhaltspunkt für das Vorliegen eines vertraulichen Verhältnisses zu entnehmen sein, wenn eine Lieferung, die als Ergebnis einer gewöhnlichen geschäftlichen Transaktion erscheint, außer Betracht gelassen werden soll, weil die gelieferten Waren damit nicht einem Mitglied der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden".

In dem der Entscheidung T 1054/92 vom 20. Juni 1996 zugrunde liegenden Fall hatte der Einsprechende behauptet und auch nachgewiesen, dass die beanspruchte Erfindung, die sich auf eine absorbierende Struktur für Windeln bezog, in einer breit angelegten Aktion von einigen Hundert Personen mehrere Wochen lang an verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten getestet worden war. Die Kammer hielt es aufgrund der allgemeinen Erfahrung für sehr unwahrscheinlich, dass diese Tests vertraulich behandelt wurden, zumal einige der Windeln nach Gebrauch nicht an den Beschwerdeführer zurückgesandt worden waren.

In T 2068/15 räumte die Kammer ein, dass gemeinsame Entwicklungsprojekte häufig – explizit oder implizit – mit einer Geheimhaltungsverpflichtung verbunden werden. Im vorliegenden Fall jedoch sah die Kammer nicht genug überzeugende Hinweise auf ein gemeinsames Entwicklungsprojekt. Die Umstände deuteten eher auf einen normalen Verkauf hin als auf den Versand von Mustern im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts.

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