4.3. Berücksichtigung von impliziten Merkmalen

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern nimmt ein Dokument des Stands der Technik einen beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich vorweg, wenn dieser sich unmittelbar und eindeutig aus dem Dokument einschließlich der Merkmale, die für den Fachmann vom Inhalt implizit miterfasst sind, ableiten lässt. Eine angebliche Offenbarung kann jedoch nur dann als "implizit" angesehen werden, wenn für den Fachmann sofort erkennbar ist, dass nichts anderes als das angebliche implizite Merkmal Teil des offenbarten Gegenstands war (T 95/97, T 51/10). Mit anderen Worten ist eine zum Stand der Technik gehörende Offenbarung für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus dieser Offenbarung hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt sind, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind (vgl. T 677/91, T 465/92, ABl. 1996, 32; T 511/92, T 2170/13, eine neuere Entscheidung, in der eine implizite Offenbarung des strittigen Merkmals durch den Stand der Technik festgestellt wurde und die lange technische Ausführungen zu dieser Frage enthält).

Wichtig ist die Begrenzung auf den Gegenstand, der sich aus dem Dokument "unmittelbar und eindeutig ableiten lässt". Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern darf die wie auch immer geartete Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass sie in dem Dokument nicht offenbarte Äquivalente einschließt (T 167/84, T 517/90, T 536/95). Dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (vgl. Richtlinien G‑VI, 2 – Stand November 2018).

In T 701/09 stellte die Beschwerdekammer fest, dass eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung nicht auf explizite oder wortwörtliche Angaben beschränkt ist, sondern gleichermaßen implizite Offenbarungen umfasst, die sich für den fachkundigen Leser aus dem Gesamtzusammenhang einer Entgegenhaltung zweifelsfrei erschließen.

In der Entscheidung T 1523/07 führte die Kammer den allgemein geltenden Grundsatz an, dass es für den Einwand der mangelnden Neuheit eine explizite oder implizite, unmittelbare und eindeutige Offenbarung im Stand der Technik geben muss, die den Fachmann zwangsläufig zu Gegenständen führt, die in den Geltungsbereich der Ansprüche fallen. Unter "impliziter Offenbarung" ist in diesem Zusammenhang eine Offenbarung zu verstehen, die jeder Fachmann objektiv als sich aus dem expliziten Inhalt zwangsläufig ergebend ansehen würde, etwa aufgrund von allgemeinen naturwissenschaftlichen Gesetzen. Nicht darunter zu verstehen ist hier ein Sachverhalt, der nicht zum technischen Informationsgehalt eines Dokuments gehört, von diesem aber möglicherweise nahegelegt wird. Dennoch muss das allgemeine Fachwissen zwar bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist; ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens nahelegt. Als implizite Offenbarung ist danach lediglich das anzusehen, was sich klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen ergibt (s. auch T 823/96, T 297/11). Eine implizite Offenbarung liegt vor, wenn jeder Fachmann diese Offenbarung objektiv als sich aus dem expliziten Inhalt zwangsläufig ergebend ansehen würde (T 2522/10 vom 16. April 2015). T 1523/07 wurde im jüngeren Fall T 1085/13 angeführt (Neuheit des höheren Reinheitsgrads).

Zusammenfassend stellte die Kammer in T 51/10 fest, dass das angeblich "implizite" Merkmal aus dem Gesamtzusammenhang einer Entgegenhaltung zweifelsfrei erkennbar sein (T 701/09) oder sich aus diesem zwangsläufig ergeben muss (T 1523/07). Dies bedeutet insbesondere, dass der Fachmann sich keine realistische Alternative zu dem angeblich impliziten Merkmal vorstellen kann (T 287/16).

In T 6/80 (ABl. 1981, 434) stellte die Kammer fest: Bestandteil des Stands der Technik einer in einem Dokument offenbarten Vorrichtung ist auch eine über die darin angeführte Wirkungsweise hinausgehende Wirkungsweise eines Elements, die sich für den Fachmann zweifelsfrei beim Lesen des Dokuments ergibt.

In T 666/89 (ABl. 1993, 495) stellte die Kammer fest, dass der Begriff "zugänglich" eindeutig über eine schriftliche oder zeichnerische Beschreibung hinausgeht und auch die explizite oder implizite Vermittlung technischer Informationen auf andere Weise einschließt. Als Beispiel für den zugänglichen Informationsgehalt eines Schriftstücks, der über den wörtlich beschriebenen oder grafisch dargestellten Inhalt hinausgeht, sei der Fall angeführt, in dem die Ausführung eines Verfahrens, das in einer Vorveröffentlichung spezifisch oder wörtlich beschrieben wurde, zwangsläufig zu einem Erzeugnis führt, das als solches nicht beschrieben wird. In einem solchen Fall ist die Vorveröffentlichung neuheitsschädlich für einen Produktanspruch. Es ist daher – ob explizit oder implizit – der Inhalt, und nicht die Form, der über das Vorliegen von Neuheit im Allgemeinen und Neuheit in "Auswahlfällen" im Besonderen entscheidet (T 793/93).

In T 270/97 war die Einspruchsabteilung der Ansicht, das beanspruchte Erzeugnis werde durch die Substanz vorweggenommen, die sich durch Wiederholung von Beispiel 1 und 2 einer Entgegenhaltung erzeugen ließ und die man dabei unweigerlich erhielt. Die Kammer stellte fest, dass seit T 12/81 (ABl. 1982, 296) in der Rechtsprechung grundsätzlich anerkannt ist, dass das Erzeugnis, das man unweigerlich mit Hilfe eines Verfahrens enthält, dessen Ausgangstoffe und Reaktionsbedingungen hinreichend genau definiert sind, auch dann als offenbart gilt, wenn es im betreffenden Dokument nicht ausdrücklich genannt wird. Demgegenüber gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass das im Text zu Beispiel 2 offenbarte Verfahren eine Handlungsweise implizierte, die im Verfahren gemäß dem angefochtenen Patent nicht in Betracht gezogen wurde. Die Versuche der Beteiligten, zu beweisen, dass die gemäß Beispiel 2 hergestellten Partikel mit den Erzeugnissen gemäß dem angefochtenen Patent identisch – bzw. nicht identisch – seien, führten zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass man je nach Versuchsbedingungen, die in Beispiel 2 nicht offenbart wurden, verschiedene Erzeugnisse erhalten konnte. Somit erhielt man nicht unweigerlich das beanspruchte Erzeugnis, wenn man sich an das Verfahren nach Beispiel 2 hielt.

In T 583/01 stellte die Kammer in Anschluss an T 270/97 fest, dass Neuheit eine Frage der Unvermeidlichkeit und nicht der Wahrscheinlichkeit sei.

In T 1456/14 betraf das Streitpatent ein Saugreinigungsgerät mit einem Filter. Anspruch 1 war auf ein Verhältnis zwischen der Gesamtlänge und der Fläche gerichtet. Die Kammer stellte fest, dass die fehlende Offenbarung der Gesamtlänge in D14 für die Frage der Neuheit solange unerheblich sei, wie gezeigt werden könne, dass das fragliche Verhältnis in D14 vorhanden sei, und zwar zweifellos. Der Beweis, dass das so war, könne auch durch den Nachweis erfolgen, dass bereits ein kleinerer, und von der Vorrichtung in D14 unvermeidlich übertroffener Zahlenwert das beanspruchte Verhältnis erfülle, so dass auch die Vorrichtung in D14 unvermeidlich dieses Verhältnis aufweisen müsse. Das Vorhandensein eines impliziten (oder auch expliziten) Vorrichtungsmerkmals in einer bekannten Vorrichtung sei keine Frage der Wahrscheinlichkeit, ob die Aufmerksamkeit des Fachmanns genau auf dieses Merkmal gelenkt wurde oder nicht, sondern ob die Entgegenhaltung das Merkmal rein objektiv verwirkliche. Das Kriterium der "unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung" setze nicht voraus, dass der Fachmann auch ohne Kenntnis des Patents das Merkmal erkennen muss, sondern dass die Prüfung der Offenbarung zwar mit den Augen und dem Verständnis des Fachmanns, aber von einem Organ des EPA und bewusst gezielt, in voller Kenntnis des zu identifizierenden Merkmals durchgeführt werde. Eine solche Betrachtung stelle keine unzulässige Berücksichtigung von Äquivalenten dar.

In T 518/91 stellte die Kammer fest, dass eine fachmännisch-logische Interpretation explizit angegebener technischer Fakten eines vorveröffentlichten Dokuments – insbesondere eine über die explizite Offenbarung dieses Dokuments hinausgehende weitere Spezifizierung allgemein beschriebener Merkmale des Stands der Technik – nicht zu den technischen Sachverhalten einer dem Dokument implizit entnehmbaren Lehre gehört, die der Fachmann automatisch mitliest, wenn sie anderen expliziten technischen Angaben der in sich konsistenten Gesamtoffenbarung dieses Dokuments widerspricht.

In T 2387/13 (keine implizite Offenbarung einer möglichen Verwendung) erklärte die Kammer, die bloße Tatsache, dass die offenbarte elektrische Übertragungsleitung in D2 als Sensor verwendet werden konnte, bedeute nicht, dass ein Sensor offenbart sei. Damit eine solche Verwendung möglich sei, seien weitere Installationen erforderlich. Solche Installationen waren jedoch nicht offenbart.

In T 624/91 wurde die Auffassung vertreten, dass punktuelle Offenbarungen von Legierungszusammensetzungen im Stand der Technik angesichts der bei der Herstellung und Analyse bekanntermaßen auftretenden Schwankungen als Durchschnitts- oder Nennwerte innerhalb eines kleinen Bereichs zu verstehen seien, sofern keine Beweise für das Gegenteil vorlägen. Die Kammer wies auf Folgendes hin: Wolle ein Metallurg eine Legierung mit einer bestimmten theoretischen Zusammensetzung herstellen, so weiche die Zusammensetzung des Endprodukts immer etwas von dieser Zielvorgabe ab oder bleibe sogar innerhalb gewisser enger Grenzen unbestimmt. Der metallurgische Herstellungsprozess lasse sich nämlich nicht in immer gleicher idealer Form wiederholen, sodass die tatsächliche Zusammensetzung verschiedener Chargen, für die dieselbe theoretische Zusammensetzung vorgegeben gewesen sei, in einem gewissen Bereich um diese Zielvorgabe gestreut sei (s. auch T 718/02, T 324/12).

In T 71/93 befand die Kammer, dass ein Merkmal, das in einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument nicht ausdrücklich erwähnt werde, von dem aber allgemein bekannt sei, dass es zur Überwindung eines auf demselben technischen Gebiet weit verbreiteten Nachteils beitrage, nicht als implizit offenbart angesehen werden könne, wenn aus dem betreffenden früheren Dokument nicht unmittelbar hervorgehe, dass der Nachteil als untragbar angesehen werde, und/oder andere Lösungen zur Überwindung dieses Nachteils vorgeschlagen würden.

In den Entscheidungen T 572/88 und T 763/89 warnten die Beschwerdekammern davor, mit dem Begriff der "impliziten Vorbeschreibung" in die Beurteilung der Neuheit Überlegungen einzubeziehen, die für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit geboten seien. Die gerechte Beurteilung einer Erfindung bezüglich ihrer Patentierbarkeit setze die strikte Trennung der Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit voraus. So konnte in T 763/89 der Einsprechende nicht mit dem Einwand gehört werden, ein Material mit genau drei Schichten, wie es im Streitpatent beansprucht wurde, sei deshalb "implizit vorbeschrieben", weil der Fachmann aufgrund seines Wissens um den hohen Aufwand für weitere Teilschichten und deren begrenzten Nutzen für die Erhöhung der Bildqualität die dem Wortlaut entsprechend nach oben unbegrenzte Anzahl von Schichten hier als praktisch gleichbedeutend mit "zwei oder drei Schichten" verstanden hätte. Ein solches Vorbringen entspreche einer typischen Erwägung zur erfinderischen Tätigkeit.

Auch in T 71/93 vertrat die Kammer die Auffassung, dass eine "implizite Vorbeschreibung" eines Merkmals nicht damit begründet werden könne, dass dem Fachmann gewisse Nachteile und das Fehlen sonstiger Verbesserungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Merkmal bekannt gewesen seien, da dies ein Kriterium für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei.

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