4.4.2 Nachträglich geltend gemachte technische Wirkung

Grundsätzlich können bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auch zusätzliche Vorteile berücksichtigt werden, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht beschrieben sind, aber einen darin genannten Anwendungsbereich betreffen, sofern diese Vorteile nicht das Wesen der Erfindung verändern (T 440/91, T 1062/93, T 67/98, T 1983/07, T 1422/12, T 321/16). Hingegen ist eine behauptete technische Wirkung eines Merkmals bei der Formulierung der zu lösenden Aufgabe nicht zu berücksichtigen, wenn der Fachmann diese Wirkung aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen vor dem Hintergrund des nächstliegenden Stands der Technik nicht eindeutig ableiten kann bzw. wenn diese Wirkung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht wenigstens angedeutet wird (T 440/91, mit Hinweis auf T 386/89 und T 344/89; s. auch T 67/98, T 532/00, T 321/16, T 867/13). Wird nun die technische Aufgabe, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung angegeben ist, um derartige Vorteile ergänzt, so bleibt das Wesen der Erfindung dann unverändert, wenn der Fachmann sie aufgrund ihrer engen technischen Beziehung zur ursprünglichen Aufgabe in Erwägung ziehen konnte (s. auch T 440/91, T 1062/93, T 321/16).

In T 235/04 ließ der vergleichende Versuchsbericht keinen Schluss darüber zu, ob die technischen Vorteile des beanspruchten Stoffgemischs gegenüber dem nächsten Stand der Technik über den gesamten Schutzbereich von Anspruch 1 hinweg erzielt wurden. Die Kammer stimmte der Formulierung der technischen Aufgabe nicht zu, da nicht nachgewiesen worden sei, dass die angebliche Verbesserung im gesamten beanspruchten Bereich eintrete. Bei der Definition der technischen Aufgabe könne eine Wirkung nicht berücksichtigt werden, wenn das versprochene Ergebnis sich nicht im gesamten Bereich erzielen lasse, auf den sich der beanspruchte Gegenstand erstrecke. Die technische Aufgabe müsse daher auf weniger ehrgeizige Weise neu definiert werden (T 626/90, T 1057/04, T 824/07).

Auch in T 259/05 konnte die Kammer die behauptete Verbesserung nicht anerkennen, da sie weder durch Versuche belegt wurde noch anderweitig glaubhaft gemacht wurde. Folglich wurde die formulierte ambitionierte Aufgabe nicht als erfolgreich gelöst betrachtet. Damit ergab sich, dass die Erfindung, wie sie im Anspruch 1 definiert war, keine erfolgreiche Lösung dieser technischen Aufgabe darstellte, mit der Folge, dass die behauptete Verbesserung der Effizienz des Verfahrens bei der Festlegung der objektiven Aufgabenstellung des Streitpatentes und der Beurteilung dessen erfinderischer Qualität unberücksichtigt blieb. Infolgedessen war die technische Aufgabe weniger anspruchsvoll umzuformulieren.

In T 1188/00 stellte die Beschwerdekammer fest, dass eine Aufgabenneuformulierung, die sich auf eine im Beschwerdeverfahren erstmals geltend gemachte Wirkung bezieht (ehrgeizigere Aufgabe), nur dann zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden kann, wenn glaubhaft ist, dass sich die geltend gemachte Wirkung über den gesamten beanspruchten Bereich erzielen lässt. Die Beweislast dafür liegt beim Patentinhaber (s. auch T 134/00).

In T 357/02 musste die technische Aufgabe weniger anspruchsvoll formuliert werden. Nach Auffassung der Kammer folgte aus dem minimalistischen Charakter der technischen Aufgabe, die sich objektiv aus dem nächstliegenden Stand der Technik ergab und sich als bloße Abwandlung dieses Stands der Technik formulieren ließ, unabhängig von einem Erfolg oder Scheitern der angewandten Maßnahmen, dass nahezu jede Abwandlung des letztgenannten Verfahrens vom Fachmann als gangbare Alternative und somit als naheliegend angesehen werden konnte, weil jede dieser Lösungen gleich nützlich (oder nutzlos) war.

Ein anderer Aspekt wurde in T 155/85 (ABl. 1988, 87) dargestellt. Danach darf sich der Anmelder nicht auf eine von ihm zuvor als unerwünscht und nutzlos bezeichnete Wirkung berufen, diese nun plötzlich unter einem anderen Gesichtspunkt als möglicherweise vorteilhaft darstellen und davon ausgehen, dass dieser Umkehrung in der technischen Aufgabe und bei der Würdigung der erfinderischen Tätigkeit Rechnung getragen wird. Eine Neuformulierung der technischen Aufgabe darf nicht im Widerspruch zu früheren Aussagen über den allgemeinen Zweck und Charakter der Erfindung stehen, die in der Anmeldung enthalten sind (s. auch T 115/89). Die Kammer in T 2245/10 erinnerte daran, dass eine Definition der technischen Aufgabe, die im Widerspruch zur ursprünglichen Lehre steht, nicht zulässig ist.

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