9.1. Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale

Die Beschwerdekammern hatten sich mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Fällen zu befassen, in denen die Erfindung aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestand. In der Entscheidung T 154/04 (ABl. 2008, 46) wird die Rechtsprechung zur Patentfähigkeit von Erfindungen analysiert, und die wichtigsten Grundsätze zu Mischerfindungen werden folgendermaßen zusammengefasst: Bei der Prüfung auf Patentfähigkeit einer Erfindung in Bezug auf einen Anspruch sind die technischen Merkmale der Erfindung, d. h. die Merkmale, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, durch Auslegung des Anspruchs zu bestimmen. Es ist zulässig, dass ein Anspruch eine Mischung aus technischen und "nichttechnischen" Merkmalen aufweist, wobei die nichttechnischen Merkmale sogar den bestimmenden Teil des beanspruchten Gegenstands bilden können. Neuheit und erfinderische Tätigkeit können jedoch nur auf technische Merkmale gestützt werden, die somit im Anspruch deutlich definiert sein müssen. Nichttechnische Merkmale, die nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer technischen Aufgabe zusammenwirken, d. h. nichttechnische Merkmale "als solche", leisten keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik und werden daher bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht berücksichtigt. Schließlich muss es sich für die Zwecke des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes bei der Aufgabe um eine technische Aufgabe handeln, die einem Fachmann des betreffenden technischen Gebiets am relevanten Prioritätstag zur Lösung angetragen werden könnte. Die technische Aufgabe kann unter Verweis auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet formuliert werden, die folglich nicht Teil des technischen Beitrags ist, den die Erfindung zum Stand der Technik leistet. Dies kann insbesondere durch die Definition einer zu erfüllenden Bedingung erreicht werden (auch wenn sich die Zielsetzung erst a posteriori in Kenntnis der Erfindung erschließt).

Diese Grundsätze haben eine klare und solide Basis im Übereinkommen und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere der Großen Beschwerdekammer. Die Große Beschwerdekammer stellte diesbezüglich in G 3/08 (ABl. 2011, 10) fest, dass ihr keinerlei Divergenz in dieser Rechtsprechung bekannt sei, was darauf schließen lasse, dass die Kammern generell gut damit zurechtkämen. Offenbar habe die Rechtsprechung ein praktikables System dafür entwickelt, patentwürdige Innovationen abzugrenzen (s. auch T 116/06, T 1769/10).

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