9. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit
Dies ist die 9. Ausgabe (2019) dieser Publikation; für die 10. Ausgabe (2022) siehe hier |
Für einen Fachmann ist es nicht naheliegend, ein einzelnes sehr altes Dokument (z. B. ein 50 Jahre altes Dokument), das für die Entwicklung der Technik nicht bestimmend gewesen ist und dessen Lehre dem heutigen Trend zuwiderläuft, mit dem den nächstkommenden Stand der Technik wiedergebenden Dokument zu kombinieren (T 261/87, T 366/89, T 404/90).
In T 278/14 wies die Kammer das Argument zurück, es liege erfinderische Tätigkeit vor, weil drei Dokumente des Stands der Technik kombiniert werden müssten, um zu dem beanspruchten Verfahren zu gelangen. Die Kammer befand, es gab keinen allgemeinen Grundsatz, wonach lediglich dann eine mangelnde erfinderische Tätigkeit festgestellt werden darf, wenn nur zwei Dokumente kombiniert werden.
In T 745/92 wies die Kammer darauf hin, dass die Offenbarungen zweier Vorveröffentlichungen – auch wenn sie in dieselbe IPC-Klassifikation fielen – nur dann so kombiniert werden dürften, dass auf mangelnde erfinderische Tätigkeit erkannt wird, wenn eine solche Kombination für den Fachmann bei der Lösung der Aufgabe naheliegend gewesen wäre, die der beanspruchten Erfindung zugrunde lag (T 104/95, T 395/00).
In T 715/09 machte der Beschwerdegegner geltend, dass die Plasma-Abscheidungstechnologie dem Fachmann für Glühkerzen nicht als Teil seines allgemeinen Fachwissens geläufig wäre. Dies belege die Tatsache, dass Glühkerzen und Oberflächenbehandlungstechniken nach der internationalen Patentklassifikation zu zwei völlig verschiedenen Klassen gehörten. Die Kammer verwarf diese Auffassung und wies darauf hin, dass die IPC-Klassifikation allein nicht dafür maßgeblich sein kann, ob zwei Dokumente aus dem Stand der Technik miteinander kombiniert werden können. Aus der bloßen Tatsache, dass zwei Dokumente die gleiche Klassifikation aufwiesen, könne nicht geschlossen werden, dass die Kombination ihrer Lehren naheliegend sei (T 745/92). Umgekehrt bedeute die bloße Tatsache, dass den Technologien unterschiedliche IPC-Klassen zugewiesen worden seien, nicht unbedingt, dass sie nicht miteinander kombiniert werden könnten.
In T 454/13 betraf die Erfindung eine Probenblockvorrichtung und ein Verfahren zur Unterhaltung einer Mikrokarte auf einem Probenblock. Die zu lösende Aufgabe bestand in der Verbesserung der Temperaturstabilität zwischen mehreren Proben auf einer einzigen Mikrokarte. Nach Ansicht des Beschwerdeführers 2 (Einsprechenden) war die Lösung naheliegend in Anbetracht der Kombination von Dokument D1 mit den Dokumenten D6 bis D8. Zu den Dokumenten D6 bis D8 stellte die Kammer fest, dass sie zu einem technischen Gebiet gehören, das weitab vom Gebiet biologischer Versuche liegt, d. h. diese Dokumente betrafen sämtlich die Herstellung von Halbleitervorrichtungen und konnten daher keinen Hinweis darauf geben, wie die Temperaturstabilität zwischen mehreren Proben biologischen Materials auf einer Mikrokarte zu verbessern ist. Da die Problematik biologischer Proben auf dem Gebiet der Halbleiterherstellung normalerweise nicht auftritt, hat der Fachmann keinen Anlass, auf diesem Gebiet nach einer Lösung zu suchen. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass der Fachmann davon abgehalten worden wäre, die Dokumente D6 bis D8 zu konsultieren.
Die Beschwerdekammer bestätigte in T 552/89, dass es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zulässig sei, die Lehren verschiedener Dokumente des Stands der Technik miteinander zu verbinden, um die mangelnde erfinderische Tätigkeit einer beanspruchten Erfindung zu beweisen, es sei denn, dies wäre am Anmeldetag für den Fachmann naheliegend gewesen. Bestehe die objektive Aufgabe, die anhand des in einem Primärdokument offenbarten nächstliegenden Stands der Technik ermittelt worden sei, aus einzelnen Teilaufgaben, so könne nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern vom Fachmann erwartet werden, dass er die in verschiedenen Sekundärdokumenten desselben oder eines angrenzenden technischen Gebiets vorgeschlagenen Lösungen der Teilaufgaben mit heranziehe. Die Lehre der Sekundärdokumente könne also mit der Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik kombiniert werden, wenn die Sekundärliteratur vom nächstliegenden Stand der Technik ausgehende Lösungen für bestimmte zur objektiven Aufgabenstellung gehörende Einzelaufgaben enthalte, und zwar insbesondere dann, wenn diese Einzellösungen in der beanspruchten Erfindung lediglich aneinander gereiht seien (s. auch T 302/02, T 881/09).
In T 302/02 fügte die Kammer dem hinzu, dass, wenn sich eine Erfindung aus einer neuen Kombination von Merkmalen aus verschiedenen Gebieten der Technik zusammensetze, sich eine Erörterung der Frage, ob sie naheliegend sei, in der Regel auf mindestens ebenso viele Dokumente stütze, wie Gebiete der Technik abgedeckt werden. Die Kammer schloss sich dem in T 552/89 vertretenen Standpunkt an, wonach eine technische Aufgabe aus "einzelnen Teilaufgaben" bestehen könne. Die Zahl der einzelnen Teilaufgaben hänge selbstredend davon ab, wie detailliert der zu beurteilende Anspruch formuliert sei, und aus der angeführten Entscheidung lasse sich nicht ableiten, dass man ab einer bestimmten Zahl das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit voraussetzen könne. Es sei im Gegenteil davon auszugehen, dass versucht werde, die einzelnen Teilaufgaben zu lösen, sofern die entsprechenden Lösungen im Anspruch "lediglich aneinander gereiht" seien.
In T 881/09 stellte die Kammer fest, dass zwischen den Lehren der beiden Dokumente eine grundlegende Diskrepanz bestand und dass eine Kombination dieser Dokumente angesichts ihrer Unvereinbarkeiten daher nicht naheliegend war (T 552/89), sondern künstlich und nur das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse sein konnte.