5.2. Grenzen der Verallgemeinerung der in der Beschreibung aufgeführten technischen Angaben und Beispiele

Die Frage, inwieweit die in der Beschreibung aufgeführten technischen Angaben und Beispiele bei der Anspruchsformulierung verallgemeinert werden dürfen, wird meistens in Zusammenhang mit den Voraussetzungen des Art. 83 EPÜ geprüft (s. dazu insbesondere Kapitel II.C.5. "Deutliche und vollständige Offenbarung"). Sie wird aber teilweise auch im Rahmen des Erfordernisses der Stützung durch die Beschreibung erörtert. S. auch Kapitel II.C.8. "Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ".

Das Patent in der Sache T 2231/09 betraf ein Verfahren zur Darstellung und Analyse von Bildern. In Anspruch 1 des Hauptantrags hieß es: "… wobei mindestens eines dieser Deskriptor-Elemente nur anhand einer Untergruppe von Pixeln in diesem Bild abgeleitet wird." Der Anmelder hatte eine Auslegung vorgebracht, wonach eine "Untergruppe" alle Pixel des Bilds umfassen könne; nach Auffassung der Kammer stand diese Auslegung jedoch im Widerspruch zu wesentlichen Teilen der beschriebenen Ausführungsformen. Die Kammer betonte, dass zwar ein gewisser Grad an Verallgemeinerung zulässig sein kann, die beanspruchten Merkmale es aber ermöglichen sollten, durch den Wortlaut der Ansprüche abgedeckte Merkmale von Ausführungsformen eindeutig zu identifizieren. Außerdem sollte es der verallgemeinerte Anspruchsgegenstand ermöglichen, die zu lösende technische Aufgabe zu verstehen. Der Inhalt eines Anspruchs sollte dem technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen. Sie erachtete die Unterteilung des Bildes in Regionen und Untergruppen als maßgeblich für die Erzielung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Wirkung. Daher war Anspruchs 1 nicht durch die Beschreibung gestützt und verstieß gegen Art. 84 EPÜ 1973.

In T 659/93 vertrat die Kammer die Auffassung, dass die geforderte Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung nicht nur bedeutet, dass die Ansprüche alle in der Beschreibung als wesentlich dargestellten Merkmale enthalten müssen, sondern dass sie auch den effektiven Beitrag des Anmelders so wiederzugeben haben, dass sie im gesamten von ihnen abgedeckten Bereich vom Fachmann ausgeführt werden können (ähnlich T 332/94 unter Verweis auf T 409/91, ABl. 1994, 653).

In T 939/92 (ABl. 1996, 309) hatte die Prüfungsabteilung den Einwand vorgebracht, der streitige Anspruch stelle eine ungebührliche Verallgemeinerung der in der Beschreibung enthaltenen Beispiele dar. Die Kammer vertrat hingegen die Auffassung, Art. 84 EPÜ 1973 sei nicht zu entnehmen, dass ein Anspruch allein schon deshalb zu beanstanden sei, weil er "unverhältnismäßig breit" sei. Der Ausdruck "von der Beschreibung gestützt" bedeute, dass die in der Beschreibung als erfindungswesentlich bezeichneten technischen Merkmale auch zur Definition der Erfindung in den Ansprüchen verwendet werden müssten, da andernfalls die Ansprüche keine echten Definitionen, sondern nur Beschreibungen wären. Betreffe ein Anspruch eine Gruppe chemischer Verbindungen als solche, so dürfe ein Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung nicht allein deshalb erhoben werden, weil die Beschreibung nicht genügend Angaben enthält, die glaubhaft machen, dass alle beanspruchten Verbindungen eine behauptete technische Wirkung aufweisen (die aber nicht Bestandteil der Definition der beanspruchten Verbindung ist) (bzg. Art. 83 EPÜ, s. auch T 2001/12). Der vorliegende Fall sei anders gelagert als der der Entscheidung T 409/91 zugrunde liegende.

In T 94/05 rief die Kammer in Erinnerung, dass durch das Erfordernis der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung sichergestellt werden soll, dass der durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmte Schutzbereich eines Patents dem technischen Beitrag entspricht, den die tatsächlich offenbarte Erfindung zum Stand der Technik leistet (s. auch T 409/91, T 435/91). Deshalb müssen die Ansprüche den effektiven Beitrag zum Stand der Technik so wiedergeben, dass sie vom Fachmann im gesamten von ihnen abgedeckten Bereich ausgeführt werden können (T 659/93). Eine rein formale Stütze in der Beschreibung, also die wortwörtliche Wiedergabe eines Anspruchsmerkmals, konnte diesen Anforderungen nach Auffassung der Kammer nicht genügen. Um zulässig zu sein, müssen funktionelle Merkmale dem Fachmann eine klare Lehre offenbaren, die er mit zumutbarem Denkaufwand ausführen kann (s. T 68/85, ABl. 1987, 228). Daraus ergebe sich, dass dem Fachmann zumindest nach dem Lesen der Patentschrift unter Berücksichtigung seines allgemeinen Fachwissens und unter Umständen auch erst nach Durchführung üblicher Versuche zumindest eine Vielzahl verschiedener Ausführungsvarianten tatsächlich zur Verfügung stehen müsse. Aus der Patentschrift ergab sich die Ausführbarkeit des genannten funktionell definierten Merkmals lediglich im Umfang des einzigen Ausführungsbeispiels. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die in Anspruch 1 verwendete funktionelle Definition dem tatsächlichen, in der Patentschrift beschriebenen technischen Beitrag nicht gerecht werde. Auch widersprachen sich Anspruch 1 und die Beschreibung der Patentschrift. Anspruch 1 war nicht durch die Beschreibung gestützt und somit waren der Erfordernisse des Art. 84 EPÜ nicht erfüllt.

In T 568/97 war in den Ansprüchen des Patents die physiologische Wirkung definiert, die sich durch eine ausreichend hohe Konzentration von vasoaktivem intestinalem Polypeptid und/oder Prostaglandinen als Wirkstoffen in einem Arzneimittel zur transurethalen Verabreichung erzielen lässt. In der Patentschrift waren weder Einzelwerte noch Bereiche für die Mengen von vasoaktivem intestinalem Polypeptid und/oder Prostaglandinen offenbart. Zudem war es ohne unzumutbaren Aufwand nicht möglich, allein auf der Grundlage des allgemeinen Fachwissens die anspruchsgemäßen physiologisch wirksamen Dosen zu ermitteln. Die Kammer war der Auffassung, dass die Ansprüche in Bezug auf die Mengen von vasoaktivem intestinalem Polypeptid und/oder Prostaglandinen, die für eine physiologisch wirksame Dosis erforderlich sind, nicht im Sinne des Art. 84 EPÜ 1973 durch die Patentbeschreibung gestützt seien. Der Fachmann müsse das funktionelle Merkmal nicht nur verstehen, sondern auch in die Praxis umsetzen können.

In T 484/92 gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass in diesem Fall anders als in T 409/91 das Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung erfüllt und der Beschwerdeführer berechtigt sei, die angebliche Erfindung in einem breit gefassten, funktionellen Wortlaut, d. h. ausgedrückt als gewünschtes Endergebnis, zu beanspruchen. Nachdem nämlich ein Weg zur Erreichung dieses Ziels offenbart sei, stünden dem Fachmann auch alternative Möglichkeiten zur Ausführung der Erfindung zur Verfügung, die sich ihm beim Lesen der Beschreibung auf der Grundlage seines allgemeinen Fachwissens erschlössen.

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