5.3. Einheitlichkeit von Einzelansprüchen mit mehreren Alternativen ("Markush-Ansprüche")

R. 44 (1) EPÜ und R. 13.2 PCT sind auch dann anwendbar, wenn in einem einzigen Anspruch mehrere Alternativen definiert werden ("Markush-Anspruch"). Gemäß R. 44 (2) EPÜ und R. 13.3 PCT hat die Feststellung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander so eng verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Ansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden (s. auch W 35/91).

Die Kammer in W 3/94 (ABl. 1995, 775) verwies im Rahmen ihrer Prüfung, ob die ISA ihre Feststellung der Nichteinheitlichkeit hinreichend begründet habe, auf den Abschnitt zur "Markush-Praxis" in Anlage B, Teil 1 (f) der PCT-Verwaltungsvorschriften in der seit 1.7.1992 geltenden Fassung (s. nunmehr Anlage B, Absatz (f) der PCT-Verwaltungsvorschriften in der Fassung vom 1.1.2019). Darin heißt es, dass die Erfordernisse des technischen Zusammenhangs und gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale nach der Definition in R. 13.2 PCT als erfüllt gelten, wenn die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind. Anschließend wird in diesem Urteil näher ausgeführt, wann Alternativen als "von ähnlicher Beschaffenheit" anzusehen sind.

In der Entscheidung W 1/94 stellte das EPA in seiner Eigenschaft als ISA fest, dass die Verbindungen gemäß den von ihm identifizierten "Erfindungen" kein neues Strukturelement aufwiesen. Nach Ansicht der Kammer hat dies aber nicht automatisch zur Folge, dass die Einheitlichkeit der Erfindung nicht mehr gegeben ist. Vielmehr sei den PCT-Verwaltungsvorschriften zu entnehmen, dass bei einer Gruppe alternativer chemischer Verbindungen, z. B. allen Verbindungen, die eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufweisen, ein technischer Zusammenhang zuzuerkennen sei, und eine solche gemeinsame Wirkung sei im vorliegenden Fall gegeben. Daher könne die neue Verwendung die allgemeine erfinderische Idee darstellen, die die Gegenstände der Ansprüche nach R. 13.1 PCT miteinander verbinde, und müsse als funktionelles Merkmal betrachtet werden, das einen Zusammenhang zwischen den anspruchsgemäßen chemischen Verbindungen herstelle.

In W 6/95 verwies die Kammer auf die PCT-Verwaltungsvorschriften, die nicht nur für die ISA verbindlich sind, sondern auch für die als "Ausschuss aus drei Mitgliedern" im Sinne der R. 40.2 c) PCT tätigen Beschwerdekammern (s. G 1/89, ABl. 1991, 155; zum 1.4.2005 sind in der Ausführungsordnung zum PCT die Verweise auf den "Ausschuss aus drei Mitgliedern" durch Verweise auf das "Überprüfungsgremium" ersetzt worden – s. auch dieses Kapitel II.B.1. "Einleitung"). Die Kammer stellte fest, dass es nach Anlage B, Teil 1 (f) i) dieser Vorschriften (s. nunmehr unter Anlage B, Absatz (f) der PCT-Verwaltungsvorschriften in der seit 1.1.2019 geltenden Fassung) für die Feststellung der Einheitlichkeit a posteriori nicht genüge, wenn alle durch einen Markush-Anspruch abgedeckten Alternativen einer chemischen Verbindung eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufwiesen, sich also für die Lösung einer gemeinsamen technischen Aufgabe eigneten; denn Buchstabe B.1 mache die Einheitlichkeit der Alternativen auch von einem gemeinsamen "wesentlichen Strukturelement" abhängig. Die Kammer machte dabei deutlich, dass aus den Ausführungen in der Anlage B, Teil 1 (f) ii) der PCT-Verwaltungsvorschriften aber nicht geschlossen werden dürfe, dass das "wesentliche Strukturelement" an sich neu sein müsse. Gemeint sei vielmehr, dass es in Verbindung mit der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung eine gemeinsame chemische Teilstruktur geben müsse, durch die sich die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterschieden (s. auch W 6/97).

In T 169/96 befand die Kammer, die Tatsache, dass Anspruch 1 auch eine bereits bekannte Verbindung umfasse, die von Anspruch 2 nicht abgedeckt werde, sei für die Frage der Einheitlichkeit ohne Belang, da R. 30 b) EPÜ 1973 (in der bis 31.5.91 gültigen Fassung, sowie auch in der danach geltenden Fassung) keine gemeinsame, die verschiedenen "Mittel" vereinende Idee verlange. Hier spiele es keine Rolle, dass die drei verschiedenen Klassen chemischer Verbindungen, die die Prüfungsabteilung ausgemacht habe, ganz unterschiedliche chemische Strukturen als Rest hätten. In Kapitel C‑III, 7.4a der damals geltenden Prüfungsrichtlinien des EPA, auf die die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung gestützt hatte, sowie in Anlage B, Teil 1 (f) der PCT-Verwaltungsvorschriften (s. jetzt Anlage B, Absatz (f) der PCT-Verwaltungsvorschriften in der Fassung vom 1.1.2019) bei den Markush-Ansprüchen heiße es richtig, dass das wesentliche Strukturelement eine Kombination einzelner, miteinander verbundener Bestandteile sein könne. Dass die Kombination einzelner Strukturelemente als solche neu sein müsse, werde dort nicht gesagt und ergebe sich auch nicht aus Art. 82 EPÜ 1973. Die Richtlinien seien vielmehr so zu verstehen, dass die chemische Struktur im Zusammenhang mit der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung einen gemeinsamen Teil aufweisen müsse, der die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheide (s. jetzt Richtlinien F‑V, 2.2.2.2 – Stand November 2018).

In der Entscheidung W 4/96 (ABl. 1997, 552) stellte die Kammer fest, dass das Erfordernis eines technischen Zusammenhangs im Sinn der R. 13.2 Satz 1 PCT erfüllt sein kann, wenn alle beanspruchten Alternativen zu einer Klasse von Verbindungen gehören, die sich im Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung voraussichtlich gleich verhalten ("Markush-Ansprüche"). Der technische Zusammenhang kommt in den gemeinsamen besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck, die einen Beitrag zum Stand der Technik bestimmen (R. 13.2 Satz 2 PCT; s. auch W 6/96, W 1/10). Die Kammer räumte jedoch ein, dass ein solcher auf der voraussichtlichen Verhaltensweise beruhender Beitrag nicht anerkannt werden kann, wenn der Stand der Technik bereits belegt, dass sich Vertreter der Klasse so verhalten wie in der Anmeldung offenbart. Sie fügte hinzu, dass die Frage der Einheitlichkeit vom Prüfer nochmals, also a posteriori, geprüft werden muss, wenn nachgewiesen werden kann, dass mindestens eine Markush-Alternative gegenüber dem Stand der Technik nicht neu ist (Anlage B, Teil 1 (f) v) PCT-Verwaltungsvorschriften i. V. m. PCT-Rechercherichtlinien; s. jetzt Anlage B der Verwaltungsvorschriften in der Fassung vom 1.1.2019 geworden; s. auch PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung in der seit 1.1.2019 geltenden Fassung).

Die Beschwerdekammer vertrat ferner die Auffassung, dass ein Einwand wegen Uneinheitlichkeit in Bezug auf alle Kategorien von Gruppen alternativer chemischer Verbindungen im Nachhinein erhoben werden kann. Bei der nachträglichen Beurteilung der Einheitlichkeit muss unter allen Umständen immer gleich vorgegangen werden, da das rechtliche Erfordernis der R. 13 PCT in allen Fällen dasselbe ist. Besteht zwischen den Verbindungen einer Gruppe ein funktioneller Zusammenhang, so muss die Einheitlichkeit a posteriori demnach in derselben Weise beurteilt werden wie im Falle eines strukturellen Zusammenhangs. Dies gilt für Verbindungen mit gemeinsamer Struktur ebenso wie für solche mit gemeinsamer Funktion. Der strukturelle Zusammenhang im Sinne von Anlage B, Teil 1 f) i) B.1 und der Zusammenhang im Sinne von Anlage B, Teil 1 f) i) B.2 und iii) haben denselben Zweck: Beide Prüfungskriterien sollen klären, ob die alternativen Verbindungen von ähnlicher Beschaffenheit sind, wie es in Anlage B, Teil 1 f) i) einleitend heißt. Sie dienen lediglich als Hilfsmittel, um festzustellen, ob die Erfindung im Sinne der R. 13 PCT einheitlich ist.

In W 34/07 war Anspruch 1 auf Stoffgemische zum Beschichten eines Keramikträgers gerichtet, die mikronisierte Glasfritten und/oder nanopartikulares Zirkoniumhydroxid enthielten. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die beiden beanspruchten Alternativen weder gemeinsame explizite Merkmale aufwiesen, deren Kombination aus dem Stand der Technik nicht bekannt war, noch zwei Lösungen für ein und dieselbe technische Aufgabe darstellten. Die Wirkungen, die durch Verwendung entweder von mikronisiertem Glas oder von nanopartikularem Zirkoniumhydroxid erzielt wurden, waren unterschiedlich und voneinander unabhängig, obwohl sich damit unter Umständen "optimale Ergebnisse" erzielen ließen, nämlich bei Verwendung eines Gemischs, das beide Komponenten enthielt.

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